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上海连和五金机械有限公司与株式会社卡那兹侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案
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添加日期：2009/12/30 16:37:00 点击次数：2597次 |
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中华人民共和国上海市高级人民法院
民事判决书
（2009）沪高民三（知）终字第101号
上诉人（原审被告）上海连和五金机械有限公司，住所地中华人民共和国上海市松江区强民第二工业园区6号房-3。
法定代表人贺健，经理。
委托代理人刘鹏，上海宏仑宇君律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）株式会社卡那兹（Kanatsu Co, Ltd），住所地日本国东京都千代田区外神田一丁目6番1号。
法定代表人小仓寿之，董事长。
委托代理人计时俊，上海汇鸿律师事务所律师。
委托代理人李瑾，上海汇鸿律师事务所律师。
原审第三人上海希世五金机械有限公司，住所地中华人民共和国上海市嘉定区叶城路1288号L-22室。
法定代表人何志樑，总经理。
委托代理人金缨，上海市金源方程律师事务所律师。
上诉人上海连和五金机械有限公司因侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院（2009）沪一中民五（知）初字第79号民事判决，向本院提起上诉。本院于2009年8月26日受理后，依法组成合议庭，于同年10月28日公开开庭审理了本案。上诉人上海连和五金机械有限公司（以下简称连和公司）的委托代理人刘鹏，被上诉人株式会社卡那兹（以下简称卡那兹）的委托代理人计时俊、李瑾，第三人上海希世五金机械有限公司（以下简称希世公司）的委托代理人金缨均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：2003年9月14日，原告经核准注册“静音”文字商标，核定使用商品为第12类手推车，有效期至2013年9月13日。
2009年1月16日，原告代理人在公证员的监督下，接入互联网，进入被告网站（网址为www.sh-lhwj.com），在“关于我们”网页，被告自称为中日合资企业，专业生产并销售日本KANATSU公司著名品牌静音PLA系列塑料手推车，凭借原告的优质模具和精良工艺，产品在国内外的物流行业中获得了广大用户的认可。被告在“特别声明”中还自称其系原告在中国唯一代理销售其产品的公司。被告在其网页中多处标注“静音”商标。同日，原告代理人还进入万国商业网的相关网页（网址为shlhwj.cn.busytrade.com），在该网页有关被告的介绍中，除了上述类似宣传外，被告还自称“在中国全权总代理KANATSU公司一切物流产品”，“作为国内同行中最优秀的专业集成公司之一，连和公司如今已拥有一支高级专业设计队伍，由多年从事产品设计与制造的高级工程师组成，并且与日本东京KANATSU总部以及国内各大高等院校、设计研究院紧密协作……”同日，原告代理人再进入阿里巴巴网站的相关网页（网址为shxswj.cn.alibaba.com/athena/companyprofile/shxswj.html），其中亦记载了上述类似信息，并记载被告为原告和第三人的合资企业。上海市卢湾公证处为原告的上述网络证据保全出具了公证书。此外，被告的宣传资料中亦作了类似宣传。该宣传资料封面右上角标有“LH”标识，在静音系列手推车图片介绍中显示，车板上刻有“PLA-DIA”标识。
2009年1月16日，原告代理人还在上海新世界五金机电有限公司新一五金商场购得179647静音手推车一辆，该车规格为PLA300-DX，售价600元。手推车上标有“静音”商标，车板上刻有“PLA-LH”标识。
另查明，2000年4月1日，第三人与上海胜德塑料厂汽车塑料件分厂（以下简称胜德厂）签订保管证，由后者保管原告PLA300产品的模具和图纸。 2006年3月28日，被告与第三人联合出具《重要通知》，称第三人有关原告产品在中国大陆地区的总代理权，从即日起由被告全权负责，第三人仅负责出口业务。同月30日，双方签订《协议书》，约定第三人在中国大陆地区的所有原告产品的代理权全部转给被告负责，第三人负责全部出口业务；被告销售原告产品，均自行向原告产品供应商（厂家）采购，被告的采购价与第三人出口采购价一致；第三人出口原告PLA300等产品的车板、轴承全部由被告指定的公司向厂家采购。被告和第三人确认，该协议约定的合作事项现已终止。
再查明，原告为诉讼支出律师费2万元，公证费6,000元，交通费33元，工商查档费40元，翻译费360元，公证认证费114,500日元。
原审法院认为：原告是“静音”文字商标的注册人，其所享有的注册商标专用权依法应受保护。
当事人的争议焦点之一是被告生产“静音”手推车的行为是否属于未经商标注册人许可的商标使用行为。被告辩称，其生产行为是获得第三人授权的，而第三人则是获得原告授权的，所以其生产行为合法，即使被告违反了其与第三人的约定，商标授权也不会受到影响，因此原告无权提起商标侵权之诉。对此，原告和第三人均认为，根据被告与第三人的协议，被告并没有生产“静音”手推车的权利，而是只能从原告指定的供应商那里购得手推车零件后进行组装销售。现被告自行生产“静音”手推车，属未经授权的商标使用行为，构成侵权。根据本案查明的事实，原审法院同意原告和第三人的意见，理由如下：
首先，被告生产的“静音”手推车是否系从原告指定的供应商处购买零件后组装。本案的证据显示，原告就“静音”手推车的生产，在中国大陆地区备有模具和图纸，这些物品保存在案外人胜德厂处，该厂亦即所谓供应商。被告宣传资料中显示的“静音”系列手推车的车板上刻有“PLA-DIA”字样，原告主张此系用其模具生产的车板，而原告购得的同为被告生产的“静音”PLA 300-DX手推车的车板上却刻有“PLA-LH”字样。这显然不是使用原有模具所生产的，而其中的“LH”正是被告宣传资料封面上所印的标识，亦即被告字号“连和”的拼音首字母缩写。被告未能对此作出合理解释，原审法院理应认定被告系从原告指定的供应商之外，采用其它模具生产了系争产品。
其次，被告另行生产“静音”手推车的行为是否属于商标侵权行为。被告在本案审理中一再强调，即使其存在违约行为，这也是其与第三人的合同关系，与原告无关。原审法院认为，被告的此一抗辩主张不能成立。尽管原告和第三人均确认被告与第三人所签协议的有效性，但原告提起本次起诉的诉因仍是商标侵权。根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项的规定，未经商标注册人许可的商标使用行为属于商标侵权行为，所以对本案被告的行为审查亦以此为依据。从《协议书》的约定来看，被告获得授权的是中国大陆地区“静音”手推车的总代理权，总代理权通常都是指独家销售权，这一点在协议中也有所体现，因为协议明确约定，被告销售原告产品均自行向原告产品的供应商处采购，其中并未提及被告自行生产的权利。这与第三人出口部分的约定形成了对照，后者是由被告指定的公司向原告的供应商采购车板、轴承等零件转卖给第三人用以出口的。因此，从协议的约定来看，被告在国内销售这部分业务中连组装的权利都没有，更勿论自行生产了。即使原告和第三人在诉讼中确认，赋予被告从原告指定的供应商处采购零件进行组装的权利，原告有关商标使用的授权亦仅止于此。由于商标与企业信誉和商品声誉密切相关，故原告此举可以认为是以零件质量控制产品质量，进而维护商标声誉的举措。在这种情况下，商标使用的授权至多也只是附条件的授权行为，任何超出该授权范围使用原告商标的行为都属于未经授权的商标使用行为，本案被告使用其它模具生产“静音”手推车的行为即属此列，显然构成商标侵权，理应承担相应的侵权责任。
当事人争议的焦点之二是被告有没有实施虚假宣传行为。被告辩称，其在网上及宣传资料上所作的宣传并无虚假之处，但其所谓中日合资企业、专业生产“静音”手推车、与原告东京总部紧密协作等宣传均与事实不符。被告自称其于2008年8月即停止使用原告商标，且在案证据也证明被告使用非原告模具生产了“静音”手推车，但其于2009年1月仍在网站上宣传其为原告在中国大陆地区有关“静音”手推车产品的总代理，产品使用原告模具及工艺等，显然亦有悖于事实，故被告的上述宣传均为引人误解的不实宣传，系《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条所指的虚假宣传行为。被告应对该行为承担相应的民事责任。
原告在本案中要求被告赔偿损失，但未能提供证据证明其损失或被告获利的具体数额，故原审法院综合考虑被告侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉及制止侵权行为的合理开支等因素酌情确定被告应承担的赔偿数额。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项、第（九）项、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十六条第一款、第二款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款、第二十条第一款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款的规定，判决：一、被告连和公司于判决生效之日起立即停止侵犯原告卡那兹对“静音”商标所享有的注册商标专用权；二、被告连和公司于判决生效之日起立即停止虚假宣传的不正当竞争行为；三、被告连和公司于判决生效之日起十日内赔偿原告卡那兹经济损失及合理费用人民币8万元；四、被告连和公司于判决生效之日起三十日内在其网站首页（网址为www.sh-lhwj.com）、万国商业网的相关网页（网址为shlhwj.cn.busytrade.com）和阿里巴巴网的相关网页（网址为shxswj.cn.alibaba.com/athena/companyprofile/shxswj.html）同时刊登声明，消除影响（声明的内容须经原审法院审核，费用由该被告负担，为期一周）。本案一审案件受理费人民币9,155元，由原告卡那兹负担人民币3,894元，被告连和公司负担人民币5,261元。
判决后，连和公司不服，向本院提起上诉，请求依法改判，驳回被上诉人的诉讼请求。其主要上诉理由为：一审判决认定上诉人的行为侵犯了被上诉人的商标权，以此判决上诉人侵权，并承担责任。上诉人认为该判决事实不清，适用法律不当。第一，一审判决主文第一项非被上诉人之诉请。被上诉人从未要求对上诉人与第三人的《协议书》的履行进行审理，而一审判决却认定上诉人在履行《协议书》时有违约行为，并进一步认定该行为及商标侵权行为。此明显违反民法基本原则，属判非所请。第二，一审判决认定事实不清。1、被上诉人提起诉讼是基于其未授权上诉人使用其注册商标。上诉人提交的《协议书》证明上诉人已获得了第三人希世公司的授权，上诉人可以在中国大陆使用系争注册商标，被上诉人对该《协议书》亦在一审中当庭予以了确认。故上诉人的侵权行为已得到明确否定。2、一审判决关于“被告系从原告指定的供应商之外。采用其它模具生产了系争产品”的事实认定是错误的。上诉人系从被上诉人指定的供应商上海定富实业有限公司（以下简称定富公司）处购得该零件。原审法院未查明该事实即推定上诉人有侵权行为，显属不当。3、一审中上诉人只确认停止生产，并未确认协议解除，原审法院认定《协议书》解除没有事实依据。第三，一审判决曲解且适用法律不当。本案案由是侵权之诉，被上诉人无证据证明上诉人存在侵权事实。上诉人提交的证据证明上诉人通过《协议书》获得了使用系争注册商标的授权。即使上诉人在履行合同时存在不当，亦应由希世公司另行起诉。原审法院混淆侵权与违约两个不同的法律关系，将上诉人在履行《协议书》中的行为认定为侵权，实属无理。
被上诉人卡那兹当庭答辩称：第一，被上诉人的诉讼请求明确要求上诉人停止商标侵权行为。第二，上诉人的侵权事实已经很清楚，一审证据均已确认。第三，原审法院没有混淆上诉人与原审第三人之间的《协议书》与商标侵权的法律关系。在多次庭审中，上诉人均明确《协议书》已终止履行。被上诉人从未追认希世公司与上诉人之间的协议关系。上诉人的上诉请求与事实不符，请求二审法院维持原判。
原审第三人希世公司陈述称：对原审法院的判决没有意见。
二审中，上诉人连和公司向本院提交以下新的证据材料：1、（2009）长民二（商）初字第1058号《民事判决书》；2、采购合同、协议书及发票。上述证据欲证明被控侵权产品的车板是上诉人向《协议书》指定的厂家采购的，车板模具的改变是厂家的行为，与上诉人无关。
对上诉人提交的上述证据材料，被上诉人卡那兹质证认为：上述证据材料均不是二审程序中的新的证据；《民事判决书》是上诉人在本案一审后起诉的，目的是为本案制造证据，而且被告定富公司在《协议书》中是上诉人连和公司指定的，定富公司与上诉人是关联企业；对采购合同、协议书和发票的真实性不能确认。
原审第三人希世公司质证认为：定富公司不是《协议书》中确定的定点购买厂家，定富公司是中间商，不能证明上诉人是从定点厂家购买的车板。
根据上诉人提交的证据材料以及被上诉人、原审第三人的质证意见，本院认为：上诉人连和公司提交的采购合同、协议书以及发票均形成于一审庭审结束之前，上诉人应当在一审期间向原审法院提交，故上述证据材料不属于二审程序中的新的证据；且《民事判决书》以及上述采购合同、协议书、发票均反映了上诉人连和公司与定富公司之间的协议履行关系，与本案的商标侵权行为缺乏关联性。故本院对上诉人提交的上述证据材料均不予采纳。
被上诉人卡那兹以及原审第三人希世公司均未向本院提交新的证据材料。
经审理查明，一审庭审中，上诉人连和公司陈述称，2008年第三季度其与希世公司之间发生纠纷后即停止了系争注册商标的使用；原审第三人希世公司则陈述，《协议书》约定的合作事项已终止。原审法院关于“被告和第三人确认，该协议约定的合作事项现已终止”的认定与上诉人的上述陈述不一致，本院予以纠正。原审法院认定的其余事实属实，本院予以确认。
本院认为，被上诉人株式会社卡那兹是“静音”文字注册商标的权利人，对该注册商标享有专用权，有权禁止他人在同一种商品或者类似商品上使用与该注册商标相同或者近似的商标。
上诉人称，其通过与希世公司签订的《协议书》获得了被上诉人“静音”注册商标在中国大陆的使用权。对此，本院认为，上诉人所称的《协议书》是上诉人与原审第三人希世公司签订的，而希世公司并非“静音”注册商标的专用权人。诉讼中，被上诉人卡那兹明确表示作为商标被许可人的希世公司无权擅自将系争注册商标许可他人使用，也未对希世公司的无权许可行为进行追认。现上诉人也无证据证明希世公司有权许可上诉人使用系争注册商标，在此情况下，上诉人关于其通过与希世公司签订的《协议书》获得了系争注册商标使用权的上诉理由不能成立。因此，上诉人生产、销售“静音”手推车的行为均属于未经被上诉人许可的商标使用行为，依法构成对被上诉人注册商标专用权的侵害。至于希世公司的无权许可行为，上诉人可以另行追究其相应的民事责任。
一审庭审中，被上诉人卡那兹表示其对上诉人连和公司从被上诉人指定的供应商处采购零件后进行组装销售的行为予以确认。在被上诉人未对《协议书》的授权进行追认的情况下，被上诉人的上述表示仅能理解为其对上诉人该部分未经许可的商标使用行为不予追究侵权责任。本案现有证据表明，被控侵权手推车的车板上刻有“PLA-LH”字样，而被上诉人认可的模具生产的车板上刻有的字样为“PLA-DIA”，因此，可以认定被控侵权手推车的车板并不是从被上诉人指定的供应商处采购的。本院认为，上诉人连和公司擅自使用其他模具生产、销售“静音”手推车的行为当然属于未经被上诉人许可的商标使用行为，构成对被上诉人注册商标专用权的侵害，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
二审中，上诉人连和公司提供的《民事判决书》以及采购合同、协议书、发票等证据材料，仅仅只能反映其与定富公司之间的协议关系，上诉人并不能据此对抗被上诉人依法主张对其商标专用权的保护，故上述证据材料均与本案商标侵权的判定缺乏关联性。即使上诉人关于定富公司擅自更改模具的辩称成立，则上诉人可以依法追究定富公司的相关责任，但该节事实并不影响被上诉人依法追究上诉人侵犯其注册商标专用权的民事责任。
此外，关于“一审中上诉人只确认停止生产，并未确认协议解除，原审法院认定《协议书》解除没有事实依据”的该点上诉理由，本院已在事实查明部分对原审法院的相关表述不当予以纠正，但该点上诉理由仅涉及上诉人连和公司与原审第三人希世公司之间的合同关系，并不影响本案商标侵权纠纷的处理。
综上所述，上诉人的上诉请求缺乏事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币1,800元，由上诉人上海连和五金机械有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 钱光文
代理审判员 李 澜
代理审判员 马剑峰
二○○九年十一月十七日
书 记 员 刘 伟
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