对《此案应适用〈商标法〉还是〈反不正当竞争法〉？》的讨论

〖2014-10-16 16:58:33时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国工商报  信息整理编辑：紫藤
 
    案情回放
    
    2014年8月28日，商标法苑版刊登了《此案应适用〈商标法〉还是〈反不正当竞争法〉？》一文，文中所述案情为：某市工商局接到中国黄金China Gold及图（图一）注册商标权利人中国黄金集团公司投诉，称该市某商场内一珠宝首饰专柜（以下称当事人）销售标注“香港中国黄金”字样的黄金饰品，涉嫌侵犯中国黄金集团公司注册在第14类上的图一商标专用权，请求工商部门予以查处。经执法人员调查，当事人在某商场内的店堂广告上标注了“香港中国黄金”（图二）字样，在专柜招牌、黄金珠宝饰品的吊牌上标注了“香港中国黄金BN·HK CHINA GOLD”及图（图三）。当事人提供了香港××中国黄金有限公司在中国香港特别行政区登记的公司注册证书和图三的商标注册证以及深圳市C珠宝有限公司于2014年2月19日向国家工商总局商标局申请注册图三商标的受理通知书（香港××中国黄金有限公司2012年向商标局申请注册图三商标被驳回），香港××中国黄金有限公司委托深圳市C珠宝有限公司负责销售标注图三的产品和结算工作的授权书，香港××中国黄金有限公司授权当事人使用“香港中国黄金”的授权书。按照香港××中国黄金有限公司的授权说明，所有合作方销售的使用图三字样的黄金、珠宝首饰产品，均须从深圳市D珠宝有限公司进货。
    
    办案机构和法制部门对此案如何定性有四种不同意见。第一种意见认为，当事人的行为应当认定为《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的违法行为，依据《反不正当竞争法》第二十一条第二款查处。第二种意见认为，当事人的行为构成《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定的“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”的行为，应转致《产品质量法》第五十三条查处。第三种意见认为，当事人的行为构成《商标法实施条例》第七十六条规定的“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众”的行为，属于《商标法》第五十七条第（二）项规定的侵犯注册商标专用权行为。鉴于当事人符合《商标法实施条例》第七十九条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形，应依据《商标法》第六十条第二款查处。第四种意见认为，当事人的行为构成《反不正当竞争法》第九条第一款所指的“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”的行为，应依据《反不正当竞争法》第二十四条查处。原文作者倾向于第四种意见。
    
    讨论意见
    
    （一）
    
    在本案中，中国黄金集团公司注册的图一商标中的文字部分，虽然既含有《商标法》第十条规定的不得作为商标注册的“国家名称”，又含有第十一条规定的不得作为商标注册的“商品的通用名称”，但依据《商标法》第七十三条第二款“本法施行前已经注册的商标继续有效”的规定，中国黄金集团公司注册的图一商标是合法有效的。
    
    当事人的行为既构成《商标法》第五十七条第（二）项规定的侵犯注册商标专用权行为，又构成虚假宣传行为。
    
    当事人在某商场内的店堂广告上标注图二字样，在专柜招牌、黄金珠宝饰品的吊牌上标注图三，前者与图一被侵权注册商标中的文字内容近似，后者不仅整体结构与图一被侵权注册商标排列一致，而且涵盖被侵权注册商标中的文字内容。当事人主观上具有利用图一注册商标的商业信誉来销售自己商品的故意，客观上实施了足以使相关公众对当事人销售的黄金商品的来源产生误认，或认为当事人与中国黄金集团公司具有许可或关联关系的行为。
    
    根据《商标法》第四十八条“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”的规定，当事人的上述使用属于商标使用行为。根据《商标法》第五十七条第（二）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”规定，当事人的行为构成商标侵权行为。
    
    因为当事人是初次从事黄金珠宝销售行业并加盟涉案品牌的销售商，并不知道所售商品是侵权商品，且如实提供了供货单位认可的供货清单、进货发票、授权书，属于《商标法实施条例》第七十九条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形，应依据《商标法》第六十条第二款“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售”和《商标法实施条例》第八十条“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售，并将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商行政管理部门”的规定，责令当事人停止销售，同时将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商部门。
    
    在本案中，当事人的行为实质是利用店堂广告和商品吊牌将图一注册商标中的文字部分作为在中国香港特别行政区登记的企业名称中的一个组成部分进行使用，其目的是借助图一注册商标所有权人在中国黄金市场的影响力，使消费者对商品生产者产生混淆误认，提高黄金商品的销售量，属于不正当竞争行为。《商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第10条规定：“在中国境外取得的企业名称等商业标识，即便其取得程序符合境外的法律规定，但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的，按照知识产权的独立性和地域性原则，依照我国法律认定其使用行为构成商标侵权或者不正当竞争。企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、 违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。”当事人的行为违反了《反不正当竞争法》第九条第一款“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”的规定，构成对商品的生产者作引人误解的虚假宣传行为，可以依据《反不正当竞争法》第二十四条第一款“经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣传的，监督检查部门应当责令停止违法行为，消除影响，可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款”的规定处罚。
    
    综上所述，当事人在某商场内的店堂广告上标注图二字样，在专柜招牌、黄金珠宝饰品的吊牌上标注图三的行为，既侵犯他人的注册商标专用权，又构成《反不正当竞争法》规定的虚假宣传行为，属于法条竞合。笔者认为，参照对法条竞合行为“从重处罚”的处理原则，应依据《反不正当竞争法》的规定定性处罚，同时将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商部门。
    
        （二）
    
    从《商标法》第十一条第二款可知，商品通用名称经特定经营者长期商业使用后，有可能取得显著性并得到《商标法》保护。中国黄金集团公司多年来一直在黄金商品上使用图一商标以及“中国黄金”字样，近年来广告投入上亿元，已有连锁店近 2000 家，在业内具有较高知名度。因此，该公司使用的“中国黄金”字样已具有较强显著性，在内地黄金零售行业已具备唯一指向该公司商品来源的功能，不再是仅表示产自中国的黄金这一通用语，就像“中国电信”“中国移动”字样已在中国内地唯一指向特定电信经营者一样。
    
    本案当事人在其店堂广告上标注图二字样，在专柜招牌、黄金珠宝饰品的吊牌上标注图三，已起到标示其店内黄金珠宝饰品的商品来源的功能，实际上是作商标使用。当事人提交的“香港中国黄金BN·HK  CHINA GOLD”图文商标受理通知书，也能证明当事人及其供货商深圳市D珠宝有限公司主观上存在将图二及图三作商标使用的意图。涉案黄金饰品若在中国内地生产，就不能标注“香港”字样；若在香港生产，可标注“产地香港”“产地中国香港”或“中国香港产黄金”，标注“香港中国黄金”字样有违常理。因此，当事人在涉案黄金珠宝饰品上使用“香港中国黄金”字样，并非对商品名称及产地的合理标注方式，不属正当使用。由于图一商标已有较高知名度，涉案黄金珠宝饰品上标注图二，足以让消费者误认为是中国黄金集团公司的品牌产品。所以，当事人在店堂广告、专柜招牌上使用图二、图三，属于在相同商品上使用与图一注册商标近似的商标，构成《商标法》第五十七条第（二）项规定的商标侵权行为；当事人销售供货商在吊牌上标注图三的黄金珠宝饰品，构成《商标法》第五十七条第（三）项规定的商标侵权行为。二者属牵连违法。
    
    当事人是将“香港中国黄金”字样作商标使用，并非作企业名称或字号使用，不宜认定为《反不正当竞争法》第五条第（三）项禁止的“擅自使用他人企业名称”行为。当事人的行为既构成商标侵权，也构成《反不正当竞争法》第九条所禁止的虚假宣传行为，二者属法条竞合违法，可按“分别适用但同种处罚不重复”的原则定性处罚。
    
    （三）
    
    中国黄金集团公司自1979年成立以来，一直在黄金商品上使用图一商标，至今已连续使用30多年，已使相关公众将使用该商标的黄金商品与中国黄金集团公司之间紧密联系。当事人在某商场内的店堂广告上标注图二字样，在专柜招牌、黄金珠宝饰品的吊牌上标注图三，易使相关公众对当事人销售黄金商品的来源产生误认，或认为当事人与中国黄金集团公司具有许可或关联关系，从而误导消费者。当事人的行为构成《商标法》第五十七条第（二）项规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”侵权行为。
    
    根据原文所述，当事人是初次从事黄金珠宝销售行业和初次加盟涉案品牌的销售商，且提供了供货单位认可的供货清单、进货发票、授权书等并说明了商品的提供者，因此，可以按照《商标法》第六十条第二款予以查处。
    
    当事人提供的深圳市C珠宝有限公司于2014年2月19日申请注册图三商标的受理通知书（香港××中国黄金有限公司2012年向商标局申请注册图三商标被驳回）并不能证明C珠宝有限公司使用的图三可以受到法律保护。受理通知书只表示商标局已收到申请人提交的申请，并不表示其申请的商标已受到法律保护。现在某些经营者在境外注册公司，公司名称与国内驰名商标相同或类似，然后再以委托、加工等方式在境内生产、销售类似商品，如何在商标监管工作中更好地规范此种行为，确实值得思考。
    
    （四）
     
    《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”当事人在店堂广告上标注图二字样，在专柜招牌、商品吊牌上标注图三的行为，属于商标使用。理由有三：
    
    1.图三是“香港××中国黄金有限公司”在香港注册的商标，且当事人还提供了深圳市C珠宝有限公司申请注册图三商标的受理通知书。显然，当事人是将图三作为商标来使用的。
    
    2.“香港中国黄金”字样是图三商标最显著的部分，与图一商标构成近似。当事人在店堂广告上突出标注图二字样的行为，也属于商标的使用，不是作为商品名称或者商品装潢使用。
    
    3.图三商标在中国香港特别行政区的持有人是“香港××中国黄金有限公司”，其字号为“××”，“香港中国黄金”的称呼不是企业名称或者字号的使用方式。
    
    图一是中国黄金集团公司的合法有效注册商标，受到《商标法》保护，虽然其含有国家名称和商品的通用名称，但该商标是由文字（中文和英文）和图形构成的组合商标，且经过中国黄金集团公司长期商业使用，在中国市场上具有较高的信誉和相当的知名度，已使相关公众将使用该商标的黄金商品与中国黄金集团公司紧密联系起来。
    
    当事人使用的图二及图三均含有“中国黄金”字样，与图一商标构成近似。当事人的行为足以使相关公众对其销售的黄金商品的来源产生误认，或者认为当事人与中国黄金集团公司具有许可或者关联关系，构成《商标法》第五十七条第（二）项规定的侵权行为，应按照《商标法》第六十条“责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款”的规定进行处理。
    
    （五）
    
    笔者认为此案应定性为不正当竞争行为。
    
    根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。可见在相同行业中，如果企业的字号和注册商标文字相同，判定商标侵权的关键在于是否构成突出使用。本案当事人并未将“中国黄金”字样作为商标突出使用。中国黄金集团公司注册的图一商标既含有国家名称，又含有商品的通用名称，按照《商标法》第五十九条的规定，虽然是注册商标，但无权禁止他人正当使用。因此，不宜将此案定性为侵犯注册商标专用权的行为。
    
    本案当事人虽未突出使用“中国黄金”字样，但其使用图二、图三的行为，足以使消费者对黄金饰品的来源产生混淆，或误认为当事人与中国黄金集团公司之间具有某种关联。
    
    《商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第10条规定：“在中国境外取得的企业名称等商业标识，即便其取得程序符合境外的法律规定，但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的，按照知识产权的独立性和地域性原则，依照我国法律认定其使用行为构成商标侵权或者不正当竞争。企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。”最高人民法院（2004）民三他字第10号函指出：“对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，根据当事人的诉讼请求，可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定，审查是否构成不正当竞争行为，追究行为人的民事责任。”
    
    由上述规定可以看出，利用他人商标声誉的攀附行为，目的不是区别商标所代表的商品或服务提供者，而是为了提升自身的形象，推销自己的商品以获得不正当利益的不正当竞争行为。香港××中国黄金有限公司在我国香港特别行政区登记注册，企业名称的取得不受内地法律调整，但其使用企业名称在内地从事经营活动必须遵守相关法律规定。当事人使用“香港××中国黄金有限公司”的企业名称，字号应为“××”。中国黄金文字商标在行业内具有一定知名度，对于这些事实，同属黄金饰品行业的当事人理应知晓。当事人本应遵循诚实信用原则，合理避免与他人在先的商业标志相冲突，却在使用企业名称时刻意省略“××”字号，不规范地使用企业名称，攀附和利用中国黄金集团公司商标及字号的声誉，造成市场混淆，误导相关公众，构成《反不正当竞争法》第九条第一款所指的不正当竞争行为。
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