不正当利用驰名商标市场声誉的商标不应被核准注册
〖2014-10-22 8:11:49时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国知识产权 信息整理编辑：紫藤
与传统侵犯注册商标专用权的行为不同，商标淡化行为具有更大的隐蔽性。商标淡化行为将不合理地利用驰名商标所具有的信誉优势，既是一种侵权行为，又是一种不正当竞争行为，而且还是一种损害消费者利益的行为。因认为广东省自然人郑惠文申请注册在学校（教育）、健身俱乐部等服务上的“前程无忧”商标构成对其驰名商标的淡化，国内知名人力资源服务供应商“前程无忧”发起了一场商标阻击战。历经商标异议、异议复审、一审及二审行政诉讼程序，日前“前程无忧”方面提出的驰名商标反淡化保护主张最终得到二审法院的支持。
根据北京市高级人民法院作出的（2014）高行终字第1664号行政判决书，法院支持了前程无忧网络信息技术（北京）有限公司（下称前程无忧公司）的上诉主张，撤销了一审法院维持国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）对第4191273号“前程无忧”商标（下称被异议商标）在学校（教育）、培训等服务上不予核准注册，在（在计算机网络上）提供在线游戏、健身俱乐部、动物训练等服务上予以核准注册裁定的判决结果，并判令商评委重新作出裁定。
记者日前通过中国商标网查询获悉，目前被异议商标的商标流程一栏显示为：“商标无效”。
行家点评：
汤学丽 盈科（北京）律师事务所 律师：该案主要涉及以下3个问题的理解和适用：
首先，根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第十三条有关“误导公众”的理解问题。
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条规定，“误导公众”主要体现为：减弱驰名商标的显著性（淡化）、贬损驰名商标的市场声誉（丑化）、不正当利用驰名商标的市场声誉（利用）。
该案中，一审法院主要从对驰名商标的丑化和淡化两方面进行考虑，认为被异议商标不构成对驰名商标的丑化、淡化，并且郑惠文是否具有恶意，与商标法第十三条的认定无关联，从而不予支持前程无忧公司的主张。
二审法院认为，“误导公众”还应包括“不正当利用驰名商标的市场声誉（利用）”，而郑惠文抢注他人38件有知名度商标及其作为商标领域专业人员的特殊身份，其申请被异议商标是否具有恶意，直接关系到认定其是否构成不正当利用驰名商标的市场声誉的“误导公众”的情形，也正是基于此种理由，二审法院作出撤销一审判决、判令商评委重新作出裁定的判决。
其次，关于驰名商标的反淡化保护问题。
一审法院认为驰名商标的反淡化保护并非针对全部驰名商标均可适用，通常情况下其仅适用于具有极高知名度，且为社会普通公众（而非仅仅是核定使用商品或服务的相关公众）广为知晓的商标，该案驰名商标未达到获得反淡化保护的要求，不予支持前程无忧公司的诉讼主张。二审法院关于是否构成对驰名商标的淡化未予评述，主要对是否构成“不正当利用驰名商标市场声誉”的情形进行考虑作出的判决。
实践中，人民法院在很多案件中对驰名商标给予了反淡化保护，之所以给予反淡化保护，是因为驰名商标的价值很大程度上源于其所具有的驰名商标与其所有人在特定商品或服务上的唯一对应关系，反淡化保护的目的在于使得这一唯一对应关系免遭破坏。驰名程度越高、显著性越强、驰名商标与商品或服务的唯一对应关系越强，就越容易获得反淡化保护，达到众所周知程度的驰名商标，甚至可以进行全商品类别的反淡化保护。
我国商标法第十三条规定以“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”为要件，体现了我国对于驰名商标采取的不是纯粹的反淡化保护，仍具有较强的相对性。
此外，涉案当事人在诉讼中未提及漏审事宜，人民法院是否应主动审查的问题。
商评委在评审时漏审了被异议商标在“翻译”服务上是否应予注册的问题，前程无忧公司在诉讼中未就此提出主张，二审法院认为行政诉讼是对行政机关具体行政行为的合法性进行审查，在具体行政行为存在明显错误的情况下，法院应主动审查并予以纠正。可见，在行政诉讼案件中，法院的审理范围并不限于当事人的主张，而是“全面审查”。
王卫东 大成律师事务所 知识产权部主任：该案主要涉及依据我国现行商标法第十三条对在中国注册的驰名商标进行跨类保护规定的适用，即对驰名商标的反淡化保护问题。
该案争议焦点主要集中在对侵犯驰名商标权益行为的认定，以及如何依法合理确定对其进行跨类保护的边界。
对于驰名商标权益的侵权行为，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条的规定，主要包括3种行为：减弱驰名商标显著性的行为（弱化行为）、贬损驰名商标市场声誉的行为（丑化行为）、不正当利用驰名商标市场声誉的行为（恶意搭便车行为）。
该案从司法角度明确了对驰名商标的弱化行为并非一概给予全面的跨类保护，需要区分驰名商标的驰名范围进行综合判定。一般而言，法律仅对于具有极高知名度，且为社会普通公众（而非仅仅限于核定使用商品或服务领域的相关公众）广为知晓的商标，才给与其全面的反淡化保护。而对于一般性驰名商标的反淡化保护，则仅限于与原驰名商标所核定使用的商品或服务有关联性的商品或服务领域，对于与驰名商标赖以驰名的商品或服务差别较大的申请内容，不致误导公众并致使驰名商标所有人的利益可能受到损害的，则不适用于跨类保护。
该案中，二审法院除了认同上述观点外，同时根据最高人民法院相关司法解释中对不当利用驰名商标市场声誉行为的规定，要求商评委结合上诉人诉讼中主张的原审第三人抢注他人多件有知名度商标及其具体身份的事实，对其申请注册在（计算机网络上）提供在线游戏等服务上的被异议商标是否具有恶意，是否构成不正当利用驰名的引证商标一的市场声誉角度进行评述，从而对第三人申请在其他服务中的申请是否合法进行认定。由此可见，如果驰名商标存在被他人不正当利用其市场声誉的恶意搭便车行为，则会被法院要求进行相对全面（非相关核定领域）的反淡化保护，其保护范围要高于对驰名商标一般的反淡化保护范围。
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