【英文标题】Trademark Fair Use： A Concept Should Be Reconsidered and Clarified
【作者简介】熊文聪，法学博士，上海交通大学凯原法学院博士后，中央民族大学法学院讲师。
【内容提要】作为一种侵权抗辩事由，“商标合理使用”并非指基于特定利益考量，第三人即使未经许可使用了他人商标也不构成侵权，而是为了强调某些情形不构成商标意义上的使用，因而不可能侵犯商标权，即以反向列举的方式重申“商标使用”概念。是否为“商标意义上的使用”是判定侵犯商标权的前提与门槛，虽仍由原告负举证责任，但相比“混淆可能规则”有更为明确客观的识别依据，可以降低诉讼成本，避免寒蝉效应，在公众言论表达与商标权人保护范围之间划定一条较为清晰的边界。
【关 键 词】商标合理使用/商誉/混淆可能/举证责任
近年来，作为一项起源于美国司法判例并最先成文化于美国联邦商标法(即《兰哈姆法》)的规则，“商标合理使用”(trademark fair use)已经成为国内学界热烈讨论的话题和司法实务界广为接受的一项制度，①并体现在我国2013年8月修订的《商标法》之中(第59条)。②按照一些学者的观点，“商标合理使用”是为了维系公众利益而对商标权施加的合理限制，指商标权人以外的人在生产经营活动中未经许可，以描述性使用、指明性使用等方式善意使用商标权人的商标而不构成侵犯商标权的行为。③但值得注意的是，在该规则的原发地——美国，不同法院对所谓“商标合理使用”的解读与适用仍存在分歧。④而评论者也从多个视角对其进行反思与批判，⑤乃至呼吁美国联邦最高法院应尽快澄清：法院无权在成文法之外创造一个独立的抗辩事由，“商标使用”、“混淆可能”等既有规则、原理及相关程序性安排完全可以应对新挑战，而“商标合理使用”是一个多余的概念。⑥它不但没能实现对商标权的合理限制，反而因其混乱、不确定、令人困惑而导致了寒蝉效应(chilling effect)，⑦提高了公众言论表达的成本。⑧
所谓“商标合理使用”并非像国内学界理解的那样，已然成为不容置疑的真命题和必须引入的好制度。恰如研究者所言，“我们在引进国外先进理论的同时，似乎还缺少一种批判精神，更多强调的是引进本身，而很少关注制度在他国的运行条件和施行状况，对许多在国外都还尚存争议的问题，还缺乏一种独立省思的能力。”⑨在考虑是否移植外国法时，应本着尊重法律的基本原理和规范体系的前提，首先审视中国现有制度是否能够解决新问题，是否有移植的必要，而不能盲目迷信，否则只会造成更大的矛盾，妨碍法律的高效运行。本文即从考察“商标合理使用”概念产生、演变及遭受质疑的历程出发，借由商标法的基本原理及其追求的目标价值，找出问题的根源，以求澄清误读与混淆。
一、何谓“商标”？
无疑，商标是商标法的基石，但恰恰是因为没有准确理解这个看似简单的概念，才曲解了“商标合理使用”的本意。TRIPS协议将商标界定为任何能够将一个企业的商品或服务区别于另一个企业的商品或服务的符号或符号组合。⑩作为符号的商标，其功能就在于以可视化的标志(一般表现为文字、图案、数字、色彩或三维造型以及上述要素的组合)来指代特定的商品或服务，通过不断在市场中使用，产生固定的联系(即商标的显著性)，从而让消费者产生心理印记。(11)可见，商标是作为一种“工具”存在的，其作用就在于区分商品或服务的来源。随着贸易全球化，某一商品(如“耐克”鞋)可能由不同国家、不同生产商制造，但商品品质是一致的，购买者已分不清也不关心其具体的生产厂家。据此，有学者提出，商标的功能已由原来的区分商品来源衍生为商品品质的信誉保证。(12)但笔者认为，将“商品来源”理解为商品生产厂家的名称、地域过于狭隘，因为指示厂商出处、地域等信息原本就不是商标的任务，而是商号及企业名称的任务。“商品来源”不是别的，而恰恰是一种特定商品区别于其他相同或类似商品之差异。这种差异凝结了经营者在市场竞争的各个环节(生产研发、营销推广、售后服务等)所采取的不同经营策略及成果。综合起来，这些差异化信息就是“商誉”。诚如美国法官所言，只要商标权人对商品品质享有充分的控制权，就可视为商品的“来源”，至于其是否自己生产这些商品，则在所不问。(13)可见，商标的价值均源自商誉，保护商标就在于保护商誉，这恰如学者所言，商标“本身不是其财产价值的源泉，它的价值，来源于所标记的商品或服务，来源于它所标记的工商业主体的商业信誉”；(14)“商标不过是影子，商誉才真正是实体”；(15)“商誉涵盖了吸引消费者重复购买该商品的一切原因，因此，它才是需要法律保护的财产”。(16)
既然商标法的宗旨在于维护经营者的商业信誉，那为何又要节外生枝创造一个“影子”——商标？这与商誉非实体的、难以描述的自然属性有关。和许多概念一样，商誉进入法学视界最早也源自法庭，在一个古老的英国判例中，法官认为商誉是“顾客回到原有购货地点的可能性”。(17)后来，卡多佐法官扩展了商誉的概念：顾客出于喜欢某商品品牌或除了地理位置以外的其他原因而回到同一购货地点或公司的倾向。也就是说，是因为卖者经营有方而形成某种优势才让顾客回到原购货地点而不是另外选择一家，是“你无我有”、“你少我全”、“你次我好”之差异吸引到了“回头客”。因此，商誉是一种信息体系，建立商誉就是一个信息披露的过程，也是消费者据此商誉选择商品的过程。(18)消费者的信任意味着利润，经营者无时无刻不在琢磨如何提升并维护其商品或服务的信誉。但“冰冻三尺非一日之寒”，信誉的建立是一个长期的过程，它是经营者的产品质量、技术水平、服务态度等的综合体。正因为其寓意广泛、难以言说，商誉才必须找到一个形象化的表征，以直观的方式告知、展示给它的目标受众，并希望其牢记于心。这个表征就是符号化的标志。申言之，商标是“标志＋商誉”双面统一体，它的全部价值皆源于标志背后的商誉，说商标也就是在说商誉。按照符号“能指＋所指”的双面结构(19)可以得出：商标不是符号的能指部分，而是符号的全部，是“标志＋商誉”、“能指＋所指”的统一体。以下以一枚硬币图形加以形象说明。
图1中，硬币的正面是标志，即符号能指部分；反面则是商誉，即符号所指部分。而商标则是整个硬币，即符号。作为能指的标志是形象的，彰显于外的；而作为所指的商誉则是隐在的，难以言说的。用有形指代无形，不仅方便了经营者向购买者传递特定的商业信息，也降低了购买者的搜寻成本。同时，不同能指恰好可用来区分不同的商品或服务，让消费者知晓特定商品或服务的来源或出处，如学者所言：“在通常情况下，处于商事交易中的消费者，能够从商标得知使用该商标的商品之来源，尽管不一定是确切的来源，因此从来源上而不是从其他方面将商品区别开来，就足够了。是谓商品来源或者出处表示功能”。(20)
应当特别指出的是，商标只承载和传递既有的信息(即商誉)，而不添加额外的信息。也就是说，商标只能保证其所指代的商品品质的同一性，而不能保证该商品质量一定好。恰恰由于这一误解，我国《商标法》第1条才将“促使生产者、经营者保证商品和服务质量”作为商标法的立法宗旨，使得一部以私权为核心的民事立法附加了行政管制色彩。(21)同时，商标不是人们生活中用于交流的文字、短语或符号，商标权也不可能对这些日常表达施以控制。商标的功能仅在于指示特定商品或服务的出处，即特定的商誉。商誉的范围是由商品的类别划定的，也不可能扩张到一个符号的所有含义。以“长城牌”电脑为例。“长城”作为符号之能指，其所指原本是中国古代用于防御外族入侵的城墙，此为其“第一含义”；之后被经营者“借来”，用于指代其生产的某种电脑，此为其“第二含义”。这种“兼具”第一含义的商标在现实中非常普遍，学界通常称其为暗示性商标、描述性商标或借用商标。(22)实际上，这种现象是语言学上常见的“隐喻”、“借喻”或“换喻”。(23)一种观点认为，上述几类商标因缺乏显著性，更容易产生识别上的困难和维权上的成本，应尽量避免使用。(24)但为什么仍有很多经营者会选其作为商标而不是臆造一个新词(如“EXXON”)？“因为它向消费者传达了了信息，不仅是关于商品的来源，还有关于其它特征的信息，因此，它是广告的一个部分替代品。”(25)例如，“长城”原指一段城墙，在“长城牌”电脑中，其被赋予了文化内涵，有“坚固持久”之意。法国结构主义文学理论家罗兰·巴特称此为“象征”。他举了个例子，电视上出现一个士兵向国旗敬礼的镜头，本来是很简单的征兵启事，但经过反复强化就变成了一种爱国主义意识形态。(26)显然，经营者使用了同样的技巧，因为在一般消费者也许认为，长城电脑应该比其他电脑更加结实耐用，更有质量保证。可见，所谓的暗示性商标、描述性商标或借用商标实际上不是单纯的商标，而是商标与广告的结合体。商标只具有指代和区分商品出处的功能，只能传递信息而无法增添信息。“长城”的第一含义(中国古代城墙及其引申义“坚固持久”)并不是商标，而其第二含义(一种电脑)才是商标，这恰如美国学者所言，“第二含义是商标的同义词”。(27)在商标司法实践中，法院从来只保护第二含义，而不保护第一含义。(28)因此，所谓商标具有广告、表彰、美学乃至实用功能(29)都是假命题，为了澄清这些对商标概念本身及其功能的误解，美国法院才创造性地引入了“商标合理使用”规则。
二、何为“商标意义上的使用”？
学界通常将商标合理使用分为三大类，即所谓的“描述性合理使用”、“驰名商标淡化合理使用”和“指明性合理使用”(nominative fair use)。三种合理使用虽均源于美国司法判例，但只有前两者写入了美国联邦商标法。(30)其§1115(b)(4)规定，当被告将涉诉名称、短语或图案合理善意地用于描述自己的商品、服务及其地理来源，而非作为商标使用时，便构成一种不侵犯商标权的抗辩。此处有两个用语值得特别关注：“非作为商标”和“描述”。一个符号的能指并非只对应一个所指(如“长城”即可指某段城墙，也可指某种电脑)，故仅使用商标的能指，不意味着一定使用了商标。其次，被告使用该符号仅仅是出于“描述”商品的某些性能、特点，而非直接“指称”该商品，《兰哈姆法》§1127明确界定了商标指任何用于指称和区分商品或服务的词语、名称、符号或图案。可见，立法者指出了：描述性合理使用乃“非商标意义上的使用”。
Sunmark案(31)可以更清楚地说明其中的差别。在该案中，原告生产一种水果糖，并注册了“SWEETART”(“甜酸”)商标。被告生产一种添加了糖精的酸果饮料，并在广告中描述该饮料“sweet and tart”(“甜而酸”)。很显然，被告不是用“甜而酸”来指称自己的饮料，而仅仅是描述它的某一特性，即“甜”和“酸”是作为通用含义(“第一含义”)使用的，而不是作为商标(“第二含义”)使用的。可见，“描述性合理使用”并不是说被告虽使用了原告的商标，但基于某种正当理由而不侵犯商标权；而仅仅是说被告只使用了某一符号的“第一含义”，而没有使用该符号的“第二含义”(即商标)，故不可能侵犯商标权。连商标都未用，何谈侵权？(32)又何谈商标权的限制？如果将“商标合理使用”认为是合理地“使用商标”，就仿佛如张三说“昨天我喝了一瓶可口可乐”是否侵犯了可口可乐公司的商标权还需经一番论证一样荒谬。(33)这种误解的根源，就在于将商标仅仅理解为符号之能指，而不是能指与所指、标志与商誉的统一体，从而将使用一个符号的“第一含义”误认为是商标意义上的使用。实际上，这种误解不是孤立的，在索绪尔找到能指和所指这两个词之前，符号总是趋于与单一的能指相混淆，而这正是索绪尔所要避免的。索绪尔的学生罗兰·巴特也强调，“这一主张至关重要，应时刻不忘，因为人们总易于把符号当成能指，而它实际上涉及的是一种双面的现实。”(34)可以画一简图(图2)以便于理解：
在图2中，某一能指指代特定商品的才是商标(即箭头A)；而如果此能指指代其他“通常物品”(即箭头B)，则并非商标意义上的使用。此处的“通常物品”可以是《商标法实施条例》第49条列举的本商品的通用名称、主要原料、功能等，也可以是某人(如李宁)、某地域(如青岛)、某种动物(如熊猫)等等(这取决于是否有经营者已将那些事物名称作为商标使用)。但如果B不是指代“通常物品”而是指代特定商品，则进入了A的保护范围，是否侵犯商标权则就可以通过“混淆可能”规则来判断。《美国反不正当竞争法第三次重述》指出：“一个描述性的词语或图像无法获得商标保护，除非它通过指示和区分商品来源而获得了‘第二含义’”。(35)美国法院也强调，侵犯商标权纠纷的“首要问题是判断被告是否为描述性的和非商标意义上的使用，这两个问题实乃同一硬币的正反两面而已。”(36)当然，判断“第一含义”还是“第二含义”上的使用，有时并不那么简单，但仍然有相对客观、直接的依据，不能低估消费者和法官的分辨能力。如在Engineer案(37)中，法院拒绝了被告的合理使用抗辩，认定其是在商标意义上使用字符“METALOCK”，因为被告在其广告宣传册中以大写字母突出了该字符。(38)又比如在Merck案(39)中，纽约南区地方法院认为，被告没有将“ZOCOR”商标用于任何商品、容器、宣传或相关文件上，也没有将它们用于指示商品来源或表明与原告有任何关联，只是一种启动赞助商链接的内部使用行为，不构成商标意义上的使用。(40)不仅如此，“商誉”以商品类别作为客观的区分标准，两个风马牛不相及的商品类别(如报纸和汽车)无法使一般公众产生来源上的联想，并做出购买决定。在2012年的北京中科希望软件股份有限公司诉优视科技有限公司侵犯商标权一案中，北京市海淀区人民法院一审判决认为：“中科希望公司与优视公司享有各自类别的UC商标专用权。中科希望公司提出的优视公司对‘UC’字样的使用行为，或者将‘UC’与‘浏览器’等中文字结合使用，属于对自身业务或产品的描述性使用，非商标意义上的使用行为。并且，中科希望公司与优视公司所提供的服务不仅从服务目的、内容、方式、对象等方面均不相同，相关公众对二者提供的服务也不会存在关联性联想，造成混淆。”(41)简言之，只有指代了相同或类似商品或服务的来源，且足以影响消费者的购买决定，才构成商标意义上的使用。(42)
图2 商标意义上的使用
值得思考的是，描述性合理使用与传统的侵犯商标权判定规则——消费者的“混淆可能”之间有何关联？2004年，美国联邦最高法院在KP案(43)中指出，混淆可能是判定被告的使用是否合理的考量因素，(44)一定程度的混淆仍可能构成描述性合理使用，但这并不能说在判定描述性合理使用时，混淆的程度与其毫无关联。(45)这段话着实耐人寻味。最高法院似乎在说：即使个别消费者在个别情形下发生了混淆，那也不是商标法上“混淆可能”所涉及的现象，因为“混淆可能”是以通常情形下不特定相关公众的一般判断为前提，也就是说，混淆与否不是一个截然的有无问题，而是一个程度多少问题，如德国法学家考夫曼所言：“除了少许数量概念外，各种法律概念是不清晰的，它们不是抽象——普遍的概念，而是类型概念、次序概念，在那里，它们不是非此即彼，而是或多或少。”(46)另一方面，最高法院又似乎在说：并不是所有类型的“混淆”都构成侵权，因为在Google案(47)等诸多判例中，法院都强调，只有可能导致“来源”混淆的使用才需要承担侵权责任。最高法院引证先例指出：“反不正当竞争的普通法已然容忍描述性使用他人商标时可以包含一定程度的混淆。”(48)但有学者指出，这种历史观不能照搬。(49)传统的商标法旨在阻止经营者恶性竞争，因此，当时的法院一方面要保护经营者有价值的付出，一方面又要给其他竞争对手留出空间。平衡两者的工具就是坚持一个原则，即只有恶意欺诈才构成仿冒或侵权。在此背景下，即使被告使用了原告的标志来指示其商品来源，并导致消费者产生了混淆，只要其不存在恶意，原告便不可能胜诉。(50)但现代商标法却没有留出这样的空间。《兰哈姆法》§1115(b)(4)指明：只有被告在“非商标意义上”使用了原告的标志，其抗辩才能够成立。换句话说，描述性使用不能指称被告的商品或服务，也不能暗示其与原告存在赞助或特定关联。可见，此条文中的描述性使用不可能产生混淆。该学者就此批评道：“如果最高法院是想说，即使混淆达到一定程度也构成合理使用这一抗辩，那显然是误读了立法。”(51)
实际上，在KP案之前，美国绝大多数法院一直认为，判定描述性合理使用不需要考虑消费者的混淆可能。(52)但在参照最高法院上述模棱两可的裁判意见后，第九巡回法院在KP案的发回重审中改变了其态度，确认消费者的混淆程度是判定描述性合理使用的一个因素。(53)法院引入Sleekcraft多因素测试法来评估这一首要事实问题。如此一来，《兰哈姆法》§1115(b)(4)条被法院解释为复杂耗时的混淆可能分析，而不是在诉讼早期及时筛选出一些明显不侵权的使用。而恰如研究者所言，如果这样的解释被推广开来，将使得描述性合理使用这一抗辩权卷入混淆可能的漩涡。第九巡回法院的做法为一个本来清晰快捷的法律条文提供了一个糟糕的样本。(54)
驰名商标淡化合理使用又被称为“文化意义上使用”。有学者以“芭比娃娃”案(55)为例，指出这种使用极易成为大众话语的组成部分，一旦成为一类娃娃的通称，该商标的个性将淡化成商品的通用名称，显著性消失，识别能力的基础就不复存在。尽管被告是在文学、艺术创作中使用商标，但不能否认其流行程度与商标的知名度和人们的喜好度有关，至少被告是利用了商标的信誉让自己的歌曲更具有亲和力，消费者会因为喜欢芭比而将含有芭比的唱片买回家。被告文化意义上对商标的使用，已经给所有人公司造成损害，根据驰名商标的保护精神，公司应该享有禁止权。言论自由不能以牺牲驰名商标的个性为代价。(56)其实这里涉及的问题依然是“是否构成商标意义上的使用”。某驰名商标一旦成为社会的文化象征，则该商标之能指虽未变，但其所指已然从单纯的特定商品来源衍生出其他寓意(如本案中风靡世界的“芭比娃娃”早已从一个单纯的玩具商标演变为美国中产阶级的文化符号和女孩们心中漂亮、时髦、性感的成功偶像(57))。而随着全球化和商品化的快速发展，诸如“芭比娃娃”这样的驰名商标成为现代生活最生动的隐喻和人们在公共空间(特别是互联网)进行表达与交流所不可或缺的元素。(58)可见，不仅“通用名称”可以经使用而产生“第二含义”(即取得显著性)转变为商标，商标也可能经使用而淡化为“通用名称”，不过，仅在“通用名称”意义上使用该标志，就不是使用商标(因没有利用该商标的所指——商誉)，更谈不上侵犯商标权，这恰如美国法官所言：“商标权并没有赋予权利人压制他人表达思想观点的权利。”(59)故所谓的“驰名商标淡化合理使用”也仅仅是使用一个符号的“通用含义”、“文化含义”，而非使用该符号的“第二含义”(即商标意义上的使用)。实际上，美国2006年颁行的商标淡化修订法案(TDRA)明确指出，包括戏仿、批评等在内的所有新闻报道及评论中涉及驰名商标权利人及其商品或服务的非商业上使用均不侵犯商标权。(60)此处的“非商业上使用”即为非商标意义上的使用，实为《兰哈姆法》§1114中“商业上使用才构成侵权”(61)的反向重申。这一点在TDRA出台前的“法院、互联网与知识产权”小组委员会修法听证会上达成共识：“只有当被告将原告的驰名商标在商标意义上使用——即以指代其自身商品的方式使用，才可能有淡化的风险。”(62)
而“指明性合理使用”源自美国1992年的New Kids案。(63)在该案中，原告New Kids on the Block是一个乐队组合，被告美国新闻出版公司及Gannett卫星信息网络公司做了一个针对乐迷的调查，使用了该组合的名称及照片。参与者可拨打900电话，并缴费50美分。原告主张被告未经其允许也未支付报酬便使用了其商标。地区法院以即决审判的形式判定被告享有宪法第一修正案中的新闻自由权，不构成侵权。而在上诉审中，联邦第九巡回法院虽认同一审的判决结果，却给出了不同理由。法院认为，当被告使用原告的商标来指称原告的商品时，只要其满足“指明性合理使用”抗辩的三个要件，即不侵权。此三要件为：(1)如果不使用原告的商标，其商品或服务将无法被指称；(2)这种指称是合理且必要的；(3)使用者不能暗示与商标权人之间存在赞助、许可或合作关系。(64)笔者注意到，原告主张的仅是普通法下的侵犯商标权。美国各州普通法与联邦商标法是两套并行的制度，商标并非强制注册，若基于使用而形成一定声誉也可受法律保护。(65)本案原告的商标正好是未注册商标，且没有指称特定的商品或服务而仅仅指称乐队自身(the New Kids trademark is used to refer to the New Kids themselves)，这就违背了“商标必须是商品之外、能从商品分离的东西”(66)这一基本法理。因此，本案的要害并不在于被告是否构成所谓的指明性合理使用，而在于原告商标本身就不适格。事实上，该案法官认为，所谓“商标”是指“对特定的文字、短语或符号的一种有限的财产权利”(A trademark is a limited property right in a particular word, phrase or symbol)。(67)这个定义显然是有问题的。商标不是人们日常生活中用于交流的文字、短语或符号，商标权也不可能对这些日常表达进行控制或限制。正如前文所言，商标的功能仅在于指示特定商品或服务的来源，即特定的商誉。对商誉的保护无法也不必要通过限制人们的日常交流来实现。
同样以人名作为商标的另一个著名案件是发生在2002年的“戴安娜王妃”案。(68)该案原告是戴安娜王妃的遗嘱执行人、戴安娜王妃纪念基金的信托人；被告是一家公司，销售带有戴安娜王妃名字和肖像的收藏品，原告认为被告的行为构成了对其所拥有的戴安娜注册商标的淡化。美国联邦第九巡回法院引用New Kids案中法官创造的指明性合理使用规则认定本案被告不构成侵权。实际上，抛开所谓的“指明性合理使用”规则，从基本的案件事实和商标法原理也可以得出同样的结论。理由是：早在1981年，被告(不仅被告一家)就已经生产、销售带有戴安娜王妃名字和肖像的珠宝、盘子和娃娃，戴安娜王妃本人对此既不反对也未授权。经过近20年的经营，被告形成了独立的品牌声誉，“戴安娜”也已成为具有一定影响的未注册商标。而原告于1997年王妃遭遇车祸去世后才成立，经英国皇室独家授权并经商标注册后又转许可20家机构在美国销售带有戴安娜王妃名字和肖像的相关产品。它在不到一年的时间内起诉被告时，其商标背后的商誉并没有真正建立起来，甚至可能有搭被告便车的嫌疑，因为消费者有可能误以为由原告授权生产的洋娃娃源自被告。可见，本案的关键与New Kids案类似，即判定是否侵犯商标权的前提是确认有没有商标，谁拥有商标。退一步讲，即使商标适格，也确属原告所有，所谓“指明性合理使用”便有必要存在吗？美国联邦第九巡回法院在New Kids案的裁判意见中举了该院之前的一个判例：Volkswagen(大众汽车)案。(69)在该案中，被告主营大众汽车的维修，并在其广告中突出显示Volkswagen或VW单词，但又没有照搬Volkswagen及VW商标特有的字体、颜色等设计风格。法院并没有在该案中创造“指明性合理使用”的概念，而是依照传统的混淆可能规则判定被告的这种使用没有欺骗公众，故不构成侵权。(70)
一种观点认为，“商标合理使用”作为抗辩事由的意义在于：被告虽使用了原告商标，但因其使用是善意的或有事先声明的，故不侵犯商标权。(71)但实际上，判定是否侵犯商标权已由过去的过错原则(由原告举证证明被告的主观恶意)转变为过错推定原则(即从被告的行为推定是否存在过错)。以美国为例，联邦最高法院确曾在19世纪末的一些判决中要求原告证明被告的欺骗意图，(72)因为当时经使用获得“第二含义”的描述性商标是纳入反不正当竞争法保护的。到了20世纪，随着损害经营者商誉及消费者信赖利益行为的泛滥，一些法院和学者开始抨击“被告主观恶意”要件，主张所有侵犯商标权的判定都应聚焦被告的行为而非被告的意图。(73)法院开始以相关证据(如被告以特定字体或颜色突出显示与原告相同或近似的标志)间接推定被告的欺骗意图。(74)到了1905年，国会通过《兰哈姆法》的修改，统一了侵权判定标准，不再区分具有固有显著性的商标和基于使用获得“第二含义”的商标，并规定只要被告复制、仿冒、模仿了与原告相同或近似的标志，并将其“粘附或其他紧密联系”于自身商品或服务的销售、推广、分发和广告之中，就构成“商业上使用”，而无需考虑被告的主观意图。(75)从中不难看出，被告在“商业上使用”了原告商标是判定侵权的先决要件，且由原告证明，而一旦被告构成“商业上使用”，即使其附加了否认其与原告商标有任何联系的事先声明，也无法免责，因为判定侵权与否是从消费者是否混淆这一客观视角为之。相反，使用者试图以所谓的“事先声明”规避法律，不但不能证明自身无过错，反而彰显了其“明知而故犯”。
同样，也不能把“商标合理使用”理解为著作权法(或专利法)意义上的合理使用等权利限制规则。因为无论是作品还是技术方案，既属个人的智力创造，又兼具文化传承、技术演进等社会使命，当公共利益和交易成本远大于权利人的收益时，权利人就应让渡一部分产权。(76)然而，未经许可使用他人商标不存在类似的正当性理由。因为商标仅仅是标示商品来源的工具，而不承载公共使命。(77)也就是说，商标的价值是以经营者的特定商誉为界划定的，如果说保护商标会阻碍公众的日常交流，那只能说整个商标制度失去了存在根基，而非所谓“商标权扩张与限制”问题。不仅如此，保护商标就是为了阻止竞争者使用相同或近似的符号来误导公众，从而降低消费者搜寻成本，提高社会运行效率。这一排他性权利产生了多种收益，不仅有商标权人个人的，而且有消费者的，乃至社会的，保护商标权就是在保护公众利益。(78)
一言以蔽之，所谓的“商标合理使用”不是说“某种未经允许使用他人商标的行为是合理的、正当的，基于特定利益考量，不视为侵犯商标权”；而是为了澄清某些情形不构成商标使用，从而不可能侵犯商标权。它是以反向例举的方式重申“商标使用”的概念，正如美国学者所言，由原告证明被告存在“商标使用”具有突出意义，好似判定侵犯商标权的第一道门槛，它提供了相对直接、客观的标准，而无需求助于“消费者是否混淆”等复杂的事实调查，从而为法官识别案件的难易程度、避免因高成本诉累而产生寒蝉效应奠定了基础。(79)当然，美国联邦商标法中的合理使用规则也并非毫无瑕疵，如在§1115中强调被告的使用意图是否为善意，而“意图”是一个典型的事实问题，(80)且属于“混淆可能”多因素测试法的一个考量因素。(81)在美国法上，这需要经历繁琐的调查与质证过程，且由陪审团裁定，故不适合即决审判。因此，美国的描述性合理使用与驰名商标淡化合理使用的立法表述也遭到了学者的批评，认为它有与“混淆可能”相重叠的风险，使其失去了“减震器”功能。(82)
三、“指明性合理使用”可否替代“混淆可能”？
一直以来，“混淆可能”都是判定侵犯商标权的关键，美国法院更是通过诸多判例一再重申，商标法禁止侵权的宗旨是为了防范消费者在商品来源上发生混淆。(83)而一些学者认为，“即使原告在诉讼中证明存在混淆可能，被告仍能以合理使用抗辩以阻却商标侵权”。(84)“指明性合理使用”概念是美国法院的创举，但在适用标准上，不同法院之间存在着分歧。如第九巡回法院将其作为侵权判定传统做法(即“混淆可能”多因素测试法)的一种替代，聚焦于被告是否“正当”使用该标志，并由被告承担无混淆可能的举证责任；(85)第五巡回法院则仍将“混淆可能”作为决定性考量因素，指明性合理使用仅是其补充，且未说明谁负有举证责任；(86)第三巡回法院将指明性合理使用作为一种删减版的“混淆可能”测试法，且认为先由原告承担存在混淆可能的举证责任，一旦证明成立，则转由被告承担合理使用的举证责任；(87)第六巡回法院则认为，指明性合理使用所要考量的因素与混淆可能所要考量的因素完全一致，没有必要引入一个新的概念。
不仅如此，即使是同一家法院，对待指明性合理使用的态度也前后不一。如在New Kids案中，第九巡回法院并没有阐明为什么不能使用混淆可能的多因素测试法来判断指明性合理使用。但在Playboy案(89)中，法院明确表示指明性合理使用可取代混淆可能规则，因为指明性合理使用的三要素测试法优于混淆可能的多因素测试法；但该法院又承认混淆可能的多因素测试法仅是列举性而非穷尽性的，且不能生硬套用，应该根据具体情势进行个案分析。在同一年的“戴安娜王妃”案中，该法院又首先使用混淆可能测试法来判断侵权与否，并认为因不存在混淆，所以使用是合理的；(90)而在之后的Jardine案(91)中，该法院却指出，若被告提出指明性合理使用抗辩，就应由其承担不存在混淆可能的举证责任。
这种反复无常的裁判意见导致了一个后果：法律变得不确定，不可避免地拖延了诉讼进程，增加了诉讼成本，给那些本无需征得商标权人许可的日常表达带来了一个典型的“寒蝉效应”。这种寒蝉效应在法院之外难以察觉，但却真实地发生了。拥有知名商标的大企业仰仗雄厚的经济实力，频繁地发警告函，使得那些不想找麻烦的机构(从电视网络到保险公司)总是要求言论表达者提供价格不菲的不侵权保证。律师因很难预测法院的态度，便建议客户尽量避免潜在的纠纷，言论表达者要么在第一次警告时就缴械投降，要么干脆就不说了。(92)为此，学者批评“指明性合理使用”概念的续变损害了原初创造它的目的，变为笨拙的、毫无益处的。
通过判例的不断演化，“混淆可能”规则形成为一个庞杂的多因素测试法，包括(1)商品或服务的相关性；(2)标志的近似程度；(3)已产生混淆的证据；(4)所使用的营销渠道；(5)消费者的关注程度；(6)被告选择该标志的意图；(7)产品系列扩张的可能性；(8)商品的价格等等。美国联邦第九巡回法院承认：“在每个案件中，并不需要重复应用每一个因素，它们仅仅是有用的参考。”(94)不仅如此，该测试法也无法预见和穷尽所有的因素，法院甚至可以在具体案件中基于特定情势增添新的因素。(95)同时，随着企业营销手段的多元化，混淆可能不仅局限于商品来源方面，还包括双方是否存在赞助、许可及特定的关联。(96)可见，该多因素测试法具有高度弹性，而非机械的数学公式。换言之，法院能够在包括指明性合理使用情形下，灵活运用多因素测试法，以判定是否存在混淆可能。
在实践中，法院在判断指明性合理使用时并未脱离混淆可能多因素测试法。因为是直接照搬原告的商标，所以指明性合理使用的前两个要件(使用的必要性及其限度)均与“来源混淆”无关，它们是建立该概念的核心要素。但不幸的是，除了Playboy案简单提及，几乎没有哪个法院在裁判案件时考虑这两个要件。(97)绝大多数法院将第三个要件(使用者没有暗示与商标权人之间存在赞助、许可或合作关系)作为最关键的考量因素。但如何才能判定没有暗示呢？还是消费者没有产生混淆！美国联邦第三巡回法院的Fisher法官在Century 21案(98)中批评多数派意见时说：指明性合理使用所分析的仍然是混淆可能这一核心问题；(99)他甚至讽刺指明性合理使用是个很怪异的动物，(100)并借用美国大法官霍姆斯的话“当一个标志没有欺骗公众时，我们看不出阻止用该词表达真理有什么神圣性可言”，(101)来否定指明性合理使用规则的必要性。巧的是，当初创造指明性合理使用的Kozinski法官在New Kids案十年后也不得不承认：绝大多数上诉法院并没有选择该规则。(102)
由此可知，“指明性合理使用”并没有获得独立于“混淆可能”的地位，而仅仅是其中的一种情形。如英国18世纪大法官布莱克斯通的名言“如果立法已明确作出了规定，法官无权拒绝它，如果司法权在立法权之上，对于整个国家来说将是颠覆性的”，(103)判例法中存在的指明性合理使用抗辩并不能为其纳入法典提供正当性。实际上，国会仅将描述性合理使用和驰名商标淡化合理使用成文化的做法已表明其态度。(104)同样地，美国商标法学者McCarthy教授再三强调：“判定侵犯商标权的唯一标准就是混淆可能，关注的是消费者的反应而不是销售者的主观心理状态”；(105)“只有没有引起混淆可能的使用才能被认为是‘合理的’”，因为“商标法的宗旨是避免混淆可能”。(106)值得称道的是，中国一些法官在此问题上坚持了“混淆可能”原则，强调合理使用应“不致引起一般消费者或相关公众对商品来源的混淆或误认，也不应使消费者对该商品与使用的商标间产生某种联想。”(107)当然，也应该澄清，并非所有的合理使用都应纳入“混淆可能”规则来判断。因为“混淆可能”多因素测试法具有高度弹性，常要基于个案的具体情势，有时甚至要启动昂贵的消费者调查和专家论证。正如学者所言，“商标使用”概念(即被告在商标意义上使用该标志)扮演着诉前的守门人角色，以识别明显不侵权的典型行为，尽量避免启动耗时耗力的“混淆可能”裁判规则。(108)“描述性合理使用”与“驰名商标淡化合理使用”实际是从反面列举了哪些特定情形不属于“商标使用”，而“指明性合理使用”则因其已构成商标意义上的使用(在商业环境下用原告的商标来指示自身商品或服务的来源，或有意使消费者产生原被告双方存在赞助、许可或某种关联)，故只能通过“混淆可能”规则来判断。试以图3来区分：
图3 判定侵犯商标权的两个阶段
四、是“举证责任“还是“提供证据的责任”？
美国联邦各巡回法院对于在商标合理使用情形下应由谁承担举证责任存在分歧，终于在2004年，联邦最高法院借KP案消除了部分争议。法院认为，在侵犯商标权纠纷中，必须由原告承担存在混淆可能的举证责任(§1114)，国会没有在§1115(b)(4)(描述性合理使用)中创造一个区别于§1114的举证责任。(109)但不无遗憾的是，最高法院没有对指明性合理使用的举证责任明确表态。
实际上，部分法院的做法混淆了举证责任和提供证据的责任。举证责任指以恰当的标准让事实求证者(陪审团或法官)接受所有证据，否则将承担不利后果。(110)提供证据的责任则指一方当事人在特定情形下，负有向法院提交证据的责任。(111)一般而言，民事案件的原、被告双方都负有提供证据的责任，而当负有举证责任的一方向法院提供了相关证据时，提供证据的责任就移转给了另一方，由其提供证据来质疑对方的论点。但在此过程中，举证责任并没有转移，即前者仍负有证据不充分或不具有说服力的不利后果。(112)我国《民事诉讼法》虽未明确规定“提供证据的责任”，但2001年公布的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》对“提供证据责任”与“举证责任”作了区分，其第2条第1款、第2款分别规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”不少学者也注意到两者的区别，如叶自强教授指出，就对方的事实主张提供证据予以反驳的责任是“一种‘提供证据的责任’(德日学者称为‘举证必要’)。这是一种来自原告或被告自身的责任，是一种在诉讼中求胜的本能使然，并非法律的强加，不具有强制性。……举证责任是一定的、确定不变的。但是，‘提供证据的责任’则可以在准许提供证据的诉讼阶段，在原告和被告之间进行转换。正是由于‘提供证据的责任’的这种特殊性质，所以迷惑了一些人的视野，使他们错把‘提供证据的责任’当做‘举证责任’，把‘提供证据的责任’在原告与被告之间的游移识别为‘举证责任’的转换。”(113)
在美国，就业歧视纠纷是提供证据的责任与举证责任彼此互动的典型例子。在Reeves案(114)中，联邦最高法院推定种族歧视中的提供证据责任适用于年龄歧视案件。(115)在此框架下，先由原告提供存在歧视的证据，一旦原告满足了此要求，再由被告提供证据证明之所以拒绝原告或选择更好的雇员具有合法的理由，而非基于歧视。最高法院还指出，被告仅负有提供证据的责任而不负有举证责任。在评判被告是否满足这一责任要求时，法院不应考虑提供该证据的证人证言的可信度，举证责任仍由原告负担。(116)
即决审判程序也体现了两种责任的区别与联系。提出即决审判动议的一方当事人向法院提供“缺乏实质性事实方面的真实争议”(the absence of a genuine issue of material fact)的证据，如果另一方反对即决审判，他便负有举证责任，其不能仅依赖反对动议的请求，而必须提交能够满足美国证据法56(c)所要求的证据材料，以表明案件存在真正的事实问题。相反，提出动议方只需满足提供证据的责任即可，而无需书面宣誓以承担证据不充分、无说服力的不利后果。(117)正如学者所言，法院一般尽可能遵从立法意图来解决证明责任的分配问题。(118)当原告没有向被告公开其认为重要的或对其有利的证据时，将提供证据的责任转移给被告是合乎逻辑的，但这并不意味着法定的举证责任也转移给了被告。(119)叶自强教授也指出：“原告或被告‘提供证据展开攻击或予以反驳’这种责任如果履行不能，并不必然导致败诉的后果，而负担举证责任的一方如果没有尽到自己的举证责任，则必然会导致败诉的风险。”(120)
美国联邦第九和第三巡回法院对于将否定混淆可能的举证责任移转给被告，给出了一个看似有说服力的论点：在指明性合理使用情形下，最好的证据都握在被告手中，原告无法获得。实际上，一旦原告在即决审判动议中提供了充分的证据，提供证据的责任(非“举证责任”)就移转给了被告，以提供其特定情形下的使用不构成混淆的证据。如果被告没能提供相关证据，原告便可以获得侵权成立的直接判决。由此不难发现，所谓的“指明性合理使用”仅仅是判断混淆可能的一些事实因素，虽然其由被告提供，但不意味着证明存在混淆可能的最终责任移转给了被告，也不意味着“指明性合理使用”是对混淆可能规则的实质性替代。就此而言，“指明性合理使用”仅具有一定的程序意义，无非重申了被告应承担部分“提供证据的责任”，而非“举证责任”。因此，将混淆可能的举证责任交由被告承担，既无立法基础，也无理论基础，而回归以混淆可能多因素测试法来评判被告使用原告商标的正当性，由原告负举证责任的传统做法，并不会产生不公平的后果。
结 语
在侵犯商标权的纠纷中，法院应首先明确涉诉商标是否适格；原告是否为真正的商标权人及利害关系人；被告的行为是否构成商标意义上的使用。只要其提供了必要证据(非举证责任)，被告便可将这些“前端”问题作为抗辩事由，在诉前临时禁令、应诉及即决审判的证据发现阶段提出，(122)而只有这些“前端”问题均得到肯定的回答(由原告举证)时，才可能进一步基于“混淆可能”规则来判断是否存在侵权。这些“前端”的制度安排，因其直接客观的证据材料和清晰明确的裁判规则，有助于法官在诉讼早期作出有效识别并清除恶意诉讼，(123)简化和缩短诉讼进程，降低诉讼成本，使得言论表达的个体更容易坚持下来，减少寒蝉效应。同时，拥有知名商标的大企业也不会轻举妄动，权力的不对称性虽不可能消除，但其程度却得以改善。(124)而对于何为“商标意义上的使用”，可以采取反向列举的方式，将使用通用名称、新闻报道乃至文艺创作(戏仿)写入法条，法院可推定这些情形不侵犯商标权。“混淆可能”之多因素测试法需要关注事实细节，因此也是高成本的，在判断侵犯商标权时应放在“最后”采用。相比而言，“商标意义上的使用”并不那么关注细节，也就是低成本的。恰如学者所言，任何制度的执行都是有成本的，过程直接影响实体法的构成，但人们常常关心结果，却忽视了过程。(125)正所谓“越精细成本越高”，当引入成本收益分析时，一些看似困惑的规则如所谓“商标合理使用”，其目的和价值也就昭然若揭了。
相较于国外，中国的商标法律制度尚不成熟发达，学习和借鉴他国的先进经验可以避免少走一些弯路，但前提是客观、全面及辩证地看待国外的相关规则与理念。另一方面，也应正确解读中国现行规则的含义及其作用。实际上，《商标法实施条例》第3条对所谓“商标使用”的界定，以及第49条“商标权人无权禁止他人正当使用注册商标中含有的地名、本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的内容”都仅仅是在强调“非商标意义上的使用不构成侵权”这一原则，且在多数司法实践中扮演着前述“守门人”的角色。新修订的《商标法》第59条第1款吸纳了《商标法实施条例》第49条，并通过第2款补充了商标权人无权禁止他人正当使用“三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状。”这并非部分学者所言“对商标权的合理限制”，更非立法者有意以此取代“混淆可能”在判定侵犯商标权中的核心地位。但不得不承认，一些实践做法确实混淆了“商标意义上的使用”与“混淆可能”两者的内涵及其功能，导致一些原本简单的案件变得复杂与不确定，抬高了诉讼成本，实有澄清之必要。 |