书名中包含他人注册商标是否构成侵权
〖2014-12-9 16:46:00时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国知识产权报 信息整理编辑：悠乐
一方系以简单故事反映深刻道理的明理、励志类图书《智慧背囊》，一方为汇编各种启发青少年思想和智慧文章的《送给青少年的智慧背囊》。双方在图书市场上的不期而遇，引发了一场商标侵权纠纷。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（下称世纪天鸿公司）认为，青岛出版社有限公司（下称青岛出版社）出版的《送给青少年的智慧背囊》一书在封面、扉页、书脊上突出使用“智慧背囊”字样，侵犯了其核准注册使用在书籍、印刷出版物、书籍封皮等商品上第4697993号“智慧背囊”文字商标的专用权。
青岛出版社则表示，“智慧背囊”系其基于该词汇的正常意义上的使用，这种使用并不具有区分商品来源的功能，不是商标意义上的使用；同时，相关公众能够从被控侵权图书的出版单位名称、图书封面设计上将其与世纪天鸿公司的涉案商标区分开来，不会产生混淆误认；另外，世纪天鸿公司注册“智慧背囊”商标后，限制、禁止他人使用该词汇的行为，系对注册商标专用权的滥用。
对此，北京市第二中级人民法院作出（2014）二中民（知）终字第10356号民事判决书，认定青岛出版社在被控侵权图书上使用与被上诉人世纪天鸿公司注册商标相同的标志，起到了标示商品来源的作用，并足以造成相关公众的混淆，构成对世纪天鸿公司注册商标专用权的侵犯。
综上，二审法院判决维持了关于青岛出版社停止出版、发行涉案图书《送给青少年的智慧背囊》，同时赔偿世纪天鸿公司经济损失及合理开支的原审判决结果。
行家点评：
游云庭 上海大邦律师事务所高级合伙人、律师：该案中，二审法院判决认定青岛出版社在被控侵权图书《送给青少年的智慧背囊》上使用“智慧背囊”字样，构成对世纪天鸿公司“智慧背囊”注册商标专用权的侵犯。但就使用方式而言，青岛出版社若对“智慧背囊”词汇依法合理进行使用，便可以避免构成对他人注册商标专用权的侵犯。
知识产权是人们对其创造性的智力成果依法享有的专有权利，在知识产权权利人和社会公共利益之间，应划出一条界线。针对“智慧背囊”商标，其知识产权的公共性体现为以该词汇本身的含义进行使用。该案中，青岛出版社将其涉案图书命名为《送给青少年的智慧背囊》，是可以在不越过知识产权权利边界的情况下，合理使用这个被他人注册为商标的词汇的。这种使用方式通常被认为是以文字商标本身的词汇含义进行使用，属于合理使用，而不构成商标性使用。
该案中，青岛出版社在使用“智慧背囊”字样时，进行了突出使用。青岛出版社在封面上使用的“智慧背囊”4个字比“送给青少年的”字体大，而突出使用的法律后果就是将使用商标文字含义的合理使用转换成了商标性使用，从而被认定构成对他人注册商标专用权的侵犯。
如果青岛出版社在对其被控侵权的图书进行命名之初，找专业的知识产权律师索取一件“智慧背囊”，然后规范合理地使用“智慧背囊”，或可避免因为使用尺度没有把握好而构成对他人注册商标专用权的侵犯。
王佩佩 江苏纵联律师事务所知识产权部主任、律师：该案系一起典型的因突出使用他人注册商标而构成商标侵权的案例。青岛出版社对涉案“智慧背囊”注册商标的突出使用行为构成商标意义上的使用，且极易引起消费者的混淆，误导消费者的消费行为，使消费者难以区分青岛出版社是否与“智慧背囊”商标权利人存在一定的关联性，构成对他人注册商标专用权的侵犯。
当不可避免地使用他人注册商标时，怎样合理使用能够规避商标侵权的风险即构成商标法意义上的合理使用，笔者认为应注意以下几点：
首先应避免任何形式的突出使用行为。对于使用可能包含他人注册商标的形式，包括企业名称、产品名称、广告用语、商业口号以及产品说明等，不可将其中包含的他人注册商标标识以任何形式进行突出使用，包括故意缩放或更换字体、变换颜色等。
当不可避免地使用他人注册商标时，应避免对消费者造成在任何形式的使用中将他人注册商标亦作为商标使用的误导，最基本的是不可以标注“R”或者“TM”标识，对于商品商标的使用，要明确使消费者能够区分注册商标与其他内容。
同时，在不可避免的情况下使用他人注册商标时，应充分考虑他人注册商标的显著性。商标显著性分为两类，即固有显著性和获得显著性。一般情况下，词汇可分为5种类型：通用词汇、描述性词汇、暗示性词汇、随意词汇、臆造词汇。其中，暗示性、随意和臆造词汇均具备固有显著性，而描述性词汇和通用词汇则由于与所标识的商品之间过强的关联，不具备固有显著性。获得显著性是指商标本身可能不具备固有显著性，但经过长期持续的使用，获得市场和消费者的认可，产生了标注产品来源的第二层含义和次要含义，从法律意义上而言其便具有了显著性。对于显著性较强的商标无论是固有的显著性还是通过使用获得的显著性，都应谨慎使用。
企业名称中包含他人注册的商标的，在使用企业名称时应当严格按照法律法规进行使用，不得随意标注包含他人注册商标的企业名称简称，也不得对此类企业名称进行突出使用。
此外，应尽量避免使用他人具有较高知名度的商标，如驰名商标、著名商标、知名商标等，因为对于知名度较高的商标，相关法律法规等对其保护力度要强于一般商标；而且在长期的使用中，此类商标形成了大量对应的稳定的消费者，他人的使用行为很容易引起消费者的混淆误认。
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