对《此案应适用〈商标法〉哪一条款？》的讨论
〖2014-12-26 8:15:11时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国工商报 信息整理编辑：紫藤
案情回放
11月20日，本版刊登了《此案应适用〈商标法〉哪一条款？》一文，文中所述案件为：2014年5月7日，北京市工商局房山分局商广科接到大兴区北京某商贸中心（以下称大兴某中心）负责人吴××投诉，称在房山区开展经营活动的郑州XK建材有限公司北京分厂（以下称北京分厂）销售的CCURE（希凯）牌多彩填缝剂、防水灰浆，涉嫌侵犯投诉人的商标专用权，请求工商部门依法查处。执法人员随后到北京分厂现场检查，并依法对涉嫌侵权商品就地封存。调查过程中，执法人员发现的事实情况有：
1.被投诉人北京分厂成立于2005年5月11日，是郑州XK建材有限公司（以下称郑州公司）的分公司，经营范围为从事自产产品的普通货运。郑州公司于1998年5月26日成立，经营范围为生产销售自产的高级能源粘结剂等系列产品。该公司自2002年至2013年共注册希凯商标7件，核定使用商品都在第十九类“可用于非金属建筑材料”，但没有在第一类中的填缝剂、填漏剂、除油漆外的水泥防水化学品等小类上申请注册商标。在案件调查期间，郑州公司于2014年6月16日声明其生产并销售的CCURE（希凯）品牌瓷砖粘贴剂、填缝剂、防水灰浆等系列的专业瓷砖安装产品更改为其他名称。
2.投诉人大兴某中心成立于2009年3月12日，经营范围为销售建筑材料、装饰材料等。该中心于2014年4月13日从长春B建材有限公司（以下称长春公司）手中受让CCURE（希凯）商标1件，商标注册证上显示该商标核定使用商品为第一类，可用于填漏剂、填缝剂、水泥防水化学品等商品。
3.商标转让人长春公司成立于2008年7月28日，是郑州公司在吉林省长春市的原区域代理商，2011年结束合作关系。2012年9月21日，长春公司在第一类商品上申请注册CCURE（希凯）商标并获得核准注册。
4.郑州公司提供了3份行业协会出具的证明文件，出具单位分别是中国陶瓷工业协会、中国建筑装饰协会、中国建筑材料联合会预拌砂浆分会，这3个协会均证明瓷砖胶粘剂（粘结剂）、填缝剂、聚合物水泥防水灰浆用于工程装饰，属于非金属建筑材料，不属于工业用化工材料。
办案机构就此案向国家工商总局商标局咨询，商标局答复认为，长春公司在第一类商品上申请注册CCURE（希凯）商标符合商标申请程序，有争议可以提出商标无效宣告申请，长春公司只能按照商标注册证上载明的商标核定的类别和商品在生产经营活动中使用商标，并没有对此案的定性作出明确答复。
对于此案如何处理，办案人员有3种不同意见。第一种意见认为房山工商分局对此案没有管辖权，应不予受理。第二种意见认为可以对北京分厂立案查处。第三种意见认为，根据《商标法》第六十二条第三款“在查处商标侵权案件过程中，对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序”的规定，工商部门应暂时中止此案办理，待CCURE（希凯）商标权属纠纷解决后再恢复案件的查处。原文作者同意第三种意见。
讨论意见
（一）
笔者认为，无论被投诉人生产经营的CCURE（希凯）牌瓷砖填缝剂、防水灰浆属于第十九类的商品，还是属于第一类或者其他类别的商品，都未侵犯投诉人在0104类似群商品上在后注册的CCURE（希凯）注册商标专用权。工商部门对本案应作销案处理。
据郑州公司网站介绍，其瓷砖填缝剂是用来填满贴在墙壁或地板上的瓷砖或天然石料之间接缝的材料，是按照推荐性建材行业标准《陶瓷墙地砖填缝剂》（JC/T 1004-2006）生产的水泥基填缝剂，是由水硬性胶凝材料、矿物集料、有机和无机外加剂等组成的粉状混合物，具有粘结、防渗功能；其防水灰浆采用有机高分子乳液和防水因子及无机硅酸盐胶凝材料和无机矿物骨料，搅拌后可刷涂在基层上，凝固后具有防水性能。
《类似商品和服务区分表》（基于尼斯分类第十版2014文本）第一类的0104类似群是指“用于工业、科学的化学品、化学制剂，不属于其他类别的产品用的化学制品”，且各部分之间商品不类似，其中第（一）部分列有“除油漆外的水泥防水制剂010195、除油漆外的水泥防水化学品010195”，第（三）部分列有“填漏剂C010195、填隙剂C010196”，但其他商品均属发动机用、车用化学品。0115类似群是“工业用粘合剂和胶（不包括纸用粘合剂）”，列有“墙砖粘合剂010573”。
第十九类则主要包括非金属建筑材料，但不包括水泥贮藏或防水用制剂，其中1902类似群是土、沙、石料、灰泥等建筑用料，1903、1904、1905、1906类似群分别是石膏、水泥、水泥预制构件和建筑砖瓦，1913类似群包括“砖粘合料190040”，1909类似群“非金属建筑材料及构件（不包括水泥预制构件）”是用于建筑的非金属管、条、板、架等定型材料。因此，1909类似群所列的“非金属建筑材料190197”不包括未定型的粉料，也不包括列入其他类似群的非金属建筑材料。被投诉人的瓷砖填缝剂、防水灰浆，显然不属1909类似群所列的“非金属建筑材料”。
那么，被投诉商品属于1902类似群的灰泥等建筑用料或1913类似群的“砖粘合料”，还是属于0104类似群的“水泥防水制剂”“填漏剂、填隙剂”或0115类似群的“墙砖粘合剂”？笔者特意与部分商标代理人和商标律师进行了交流，意见也未能统一。
经查询，在已核准注册的商标中，第4740505号商标将“瓷砖填缝剂”列为0104类似群商品，第4541408号商标则将“瓷砖填缝剂”与“墙砖黏合剂”一道列为0115类似群商品。显然，在个案审查中，商品分类标准也可能不一致。有商标专业人士认为：
（1）“隙”应当比“缝”更小，“剂”偏重化学属性、液态或轻小体态，“料”则偏重物理属性、固态或厚重体态。（2）从《类似商品和服务区分表》的上下文来看，0104类似群的“填漏剂、填隙剂”也应当是车用或发动机用的化学品，如汽车水箱、油箱用的堵漏填隙用剂；0115类似群的“墙砖粘合剂”，应当是像胶水一样用量较小的将砖与基体粘合的化学品；1913类似群的“砖粘合料”，应当是砌砖时大量使用的将砖块间粘合的砂浆等材料；0104类似群的“水泥防水制剂”，应当是加入水泥中能产生防水性能的化学品，一般用量较小；1902类似群的灰泥等建筑用料，是在建筑中大量使用的基础材料，但不排除具有粘合、防水功能。（3）被投诉人的防水灰浆经搅拌涂刷凝固后具备防水功能，无须另外加入水泥，应归入1902类似群商品，而非0104类似群的“水泥防水制剂或化学品”；被投诉人的瓷砖填缝剂也具备粘结功能，宜归入0115类似群。不过，也有专业人士认为，被投诉人的瓷砖填缝剂，虽以“剂”命名，但实际形态为“料”，将其填满砖石间的接缝时用量也不小，也应归入1902类似群商品。还有人认为，被投诉人的防水灰浆是通过化学反应产生防水功能，主要功能是防水而非砌墙铺地，故应归入0104类似群的“水泥防水制剂或化学品”。笔者的看法是，被投诉人的瓷砖填缝剂、防水灰浆应归入1902类似群商品。
如果被投诉人北京分厂的瓷砖填缝剂、防水灰浆归入第1902类似群或0115类似群，就不属0104类似群“填漏剂、填缝剂、水泥防水化学品”的相同类似商品，则不会侵犯投诉人在0104类似群商品上的CCURE（希凯）注册商标专用权，工商机关对本案应当作销案处理。
若被投诉人北京分厂的瓷砖填缝剂、防水灰浆归入0104类似群的“填漏剂、填隙剂”或者“水泥防水化学品”，属于投诉人CCURE（希凯）注册商标的核定使用商品。不过，郑州公司早在1998年就使用CCURE（希凯）商标生产销售瓷砖填缝剂、防水灰浆系列产品，北京分厂也早在2005年便成立，而投诉人大兴某中心从案外人长春公司处受让的CCURE（希凯）注册商标是2011年7月27日申请、2012年9月21日获准注册，且长春公司曾是郑州公司的代理商。在此情形下，一方面，长春公司涉嫌违反《商标法》第十五条、第三十二条构成恶意抢注，郑州公司提出的无效宣告申请会得到支持。另一方面，郑州公司使用CCURE（希凯）商标的时间，早于长春公司申请CCURE（希凯）商标注册的时间，也早于长春公司和投诉人大兴某中心使用CCURE（希凯）商标的时间，且郑州公司使用的CCURE（希凯）商标早就有了一定的市场影响力，符合《商标法》第五十九条第三款规定的在先商标继续使用抗辩情形。也就是说，即使投诉人的CCURE（希凯）注册商标尚未被宣告无效，投诉人大兴某中心也无权禁止被投诉人及其母公司在北京、郑州、长春等地继续使用CCURE（希凯）商标生产销售瓷砖填缝剂、防水灰浆等商品，北京分厂未侵犯投诉人的注册商标专用权，工商机关对本案也应作销案处理。（黄璞琳）
（二）
笔者认为办案的工商部门虽然具有管辖权，但应该销案或不予立案，而不是暂时中止案件的查处。
1.中国人大网《法律问答之行政处罚的管辖和适用》栏目中刊载的《“违法行为发生地”如何认定？》一文认为，根据《行政处罚法》的规定，行政处罚由违法行为发生地的行政机关管辖。如何理解违法行为发生地，是实施行政处罚首先要解决的问题。应当说，行为人实施了行政违法行为，在其实施过程中任何一个阶段被发现，该地方都可以成为违法行为发生地。因此，对北京分厂销售其母公司郑州公司生产的CCURE（希凯）牌多彩填缝剂、防水灰浆的行为，根据《商标法》第五十七条和《行政处罚法》第二十条的规定，北京市工商局房山分局有管辖权。
2.涉案商标CCURE（希凯）最早是郑州公司在其生产的粘结剂上使用的，至案发已连续使用16年，产品畅销十几个省区市，已经具有一定知名度，并且还在第十九类“可用于非金属建筑材料”商品上申请注册该商标。根据对投诉人大兴某中心所拥有的在第一类上注册的CCURE（希凯）商标渊源的调查，更进一步明确了郑州公司在粘结剂上对CCURE（希凯）商标的在先权利。《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”因此，即使将来有关部门明确填缝剂与防水灰浆应该在第一类注册，投诉人大兴某中心也无权禁止郑州公司在原范围内继续使用CCURE（希凯）商标，只是“可以”要求其附加适当区别标识。就本案而言，郑州公司的行为不构成商标侵权。笔者认为无论长春公司的行为最终是否被定性为恶意抢注，此案都应销案或者不予立案。（崔钢）
（三）
笔者认为北京分厂不构成商标侵权，理由如下：
根据新《商标法》第五十七条第（六）项的规定，故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的，属于商标侵权行为。《商标法实施条例》第七十五条进一步规定：“为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等，属于商标法第五十七条第六项规定的提供便利条件。” 在本案中，北京分厂既不从事CCURE（希凯）牌多彩填缝剂、防水灰浆的生产，也不从事CCURE（希凯）牌多彩填缝剂、防水灰浆的销售，而是为郑州公司提供仓储、运输等服务。如果郑州公司生产的CCURE（希凯）牌多彩填缝剂、防水灰浆属于侵权商品，那北京分厂的行为客观上是一种为他人实施商标侵权行为提供便利条件的侵权行为，应承担相应的责任。但如果要认定北京分厂是侵权行为的主体，还需要看主观上是否存在故意。在本案中，并没有直接证据证明北京分厂在从事CCURE（希凯）牌多彩填缝剂、防水灰浆运输过程中明知该产品是侵权商品，而投诉人大兴某中心也没有提供北京分厂是故意运输侵权商品的有效证据。因此，就当前证据来看，不能认定北京分厂构成商标侵权。（徐国平）
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