涉外委托加工产品上贴附境外商标不构成商标法意义上的使用——最高法判定“PRETUL”不侵权
〖2015/12/23 8:05:04时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国知识产权报 信息整理编辑：惜墨
日前，由最高人民法院提审并作出终审判决的关于“PRETUL”商标侵权案的相关信息，在知识产权业界广为传播。由于该案涉及涉外定牌加工的法律定性问题而备受社会各界关注，本报曾于2014年3月14日第7版对该案作过相关报道，在得知该案终审有果后，第一时间对该案进行跟踪报道。
纠纷缘起
今年11月26日，最高人民法院对该案作出终审判决，认定浙江省浦江县亚环锁业有限公司（下称亚环公司）根据墨西哥储伯荷拉密斯塔斯公司（下称储伯公司）的委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，未构成对香港莱斯防盗产品国际有限公司（下称莱斯公司）拥有的“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵犯，据此撤销了一审及二审判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。至此，该案历时5年，终于尘埃落定。
据了解，第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标由广东省自然人许浩荣于2002年提出注册申请，2003年5月被核准注册在第6类挂锁等商品上。2010年3月，该商标转让至莱斯公司。
2011年1月，莱斯公司以亚环公司擅自生产销售带有“PRETUL”标识的挂锁，侵犯了其注册商标专用权为由，将后者诉至法院，并索赔经济损失45万元。
在一审法院及二审法院相继判决亚环公司在其定牌加工的挂锁、说明书及外包装盒上使用“PRETUL”商标及“PRETUL及椭圆图形”商标，对莱斯公司构成商标侵权，需赔偿莱斯公司5万元及8万元不等的经济损失后，亚环公司向最高人民法院申请再审。
亚环公司诉称，涉案带有“PRETUL”标识的产品，系其接受储伯公司委托所生产的涉外定牌加工产品，完全出口墨西哥，未在我国市场上实际销售，不会引起我国消费者的混淆。储伯公司系设立于墨西哥的一家公司，在墨西哥等多个国家和地区，储伯公司在第6类及第8类等商品上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，亚环公司与储伯公司系涉外定牌加工合同关系，故其并未侵犯莱斯公司的涉案注册商标专用权。
亚环公司同时表示，许浩荣原为中山市泰星锁业制造有限公司（下称泰星锁业公司）的股东，早在2001年4月，储伯公司便委托泰星锁业公司在我国生产标有“PRETUL及椭圆图形”与“PRETUL”商标的挂锁并返销至储伯公司。许浩荣在明知储伯公司拥有的“PRETUL”商标的情况下，仍申请注册数件“PRETUL”商标，系为恶意抢注。
终审有果
据了解，泰星锁业公司成立于2000年8月，股东为许浩荣及关桂泰。2003年12月，该公司股东变更为关桂泰与其妻子胡贤珊及关就泰3人。而莱斯公司系关桂泰及胡贤珊之子关毅华在我国香港设立的公司。
11月26日，最高人民法院对该案作出终审判决，法院经审理认为，亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识，并全部出口至墨西哥，该批挂锁并未在我国实际销售，因此该标识不会在我国发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。亚环公司依据储伯公司的授权使用相关“PRETUL”标志的行为，在我国仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有注册商标专用权的墨西哥本国使用其商标提供了必要的技术性条件，在我国并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
据亚环公司该案代理律师姚晓洪介绍，该案的典型意义在于：首先，最高人民法院再次明确了在涉外委托加工产品上所贴附的标志不具有商标的属性，其行为不属于商标意义上的使用行为；其次，最高人民法院明确提出在商标侵权判断中，首先要审查诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用行为，在涉案商标不能发挥识别功能的情况下，判断是否容易导致混淆并无意义。
而亚环公司该案另外一位代理律师俞则刚介绍，定牌加工是我国对外经济贸易的一种重要组成方式，但关于定牌加工是否构成商标侵权存在较大争议，近年来各地司法与行政机关亦存在不同的观点。该案是最高人民法院在侵犯注册商标专用权纠纷案件中对涉外定牌加工问题的首次正式表态，将对同类案件的裁判产生重大、深远的影响。俞则刚同时表示，关于涉外定牌加工的法律问题，仍有较大的探讨空间，该案也并非代表最高人民法院对涉外定牌加工最终的全部意见。（作者 毛立国）
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