超出商标核定使用范围时的侵权认定
〖2016/1/5 8:17:56时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国知识产权报 信息整理编辑：惜墨
因认为江苏统业保健食品有限公司（下称统业公司）、江苏省泰州市竞龙营养品厂（下称竞龙厂）、江苏省泰州三九保健品有限公司（下称三九公司）、辽宁省大商集团沈阳新玛特购物休闲广场有限公司（下称新玛特公司）生产、销售带有“新果珍”与“gzhen”标识的粉状饮料产品的行为，侵犯了其“tang”与“菓珍”注册商标专用权，而且在涉案产品上仿冒其特有包装的行为构成不正当竞争，卡夫食品全球品牌有限责任公司（下称卡夫品牌公司，现已更名为美国洲际伟大品牌有限公司，下称洲际公司）遂向法院提起民事诉讼，请求法院判令上述4家企业停止商标侵权及不正当竞争行为，消除因侵权行为带来的不良影响，并赔偿其经济损失50万元。
日前，根据最高人民法院作出的（2014）民提字第61号民事判决，法院再审判决认定竞龙厂、统业公司构成商标侵权，同时构成不正当竞争，据此判令竞龙厂和统业公司停止生产和销售侵犯洲际公司注册商标专用权的产品，并停止涉案不正当竞争行为。
2010年8月，卡夫品牌公司受让取得注册在第32类营养丰富的浓缩速溶饮料粉等商品上的“菓珍”注册商标专用权。此外，卡夫品牌公司于2010年10月在第32类果汁饮料、制作饮料的粉剂等商品上注册有第6511408号“果珍”商标。
一审法院经审理认为，统业公司、竞龙厂的行为构成商标侵权及不正当竞争，判决竞龙厂、统业公司立即停止商标侵权及不正当竞争行为，新玛特公司停止销售涉案侵权商品，竞龙厂、统业公司赔偿卡夫品牌公司经济损失30万元。
竞龙厂、统业公司不服一审判决，向辽宁省高级人民法院提出上诉。
二审理法院经审理认为，一审判决中关于竞龙厂应当承担连带责任的认定错误，故二审改判仅由统业公司承担相应的民事责任。
洲际公司、统业公司均不服二审判决，向最高人民法院提出再审申请。
最高人民法院经审理认为，统业公司和竞龙厂生产的“新果珍”即溶营养晶商品，与洲际公司已注册商标核定使用的商品属于类似商品，统业公司、竞龙厂生产、销售上述产品的行为构成商标侵权；同时，上述产品的包装仿冒了洲际公司相关知名商品的特有包装，构成不正当竞争。竞龙厂与统业公司共同实施了侵权行为，应共同承担连带责任。据此，最高人民法院再审撤销了二审判决并予以改判。
行家点评：
殷悦 北京市君合律师事务所：该案中，洲际公司主张竞龙厂、统业公司生产、销售的相关产品应当属于第32类商品，即洲际公司已注册商标核定使用的商品类别，而竞龙厂、统业公司则主张其生产、销售的商品属于第30类商品，未落入洲际公司拥有的商标核定使用的商品范围。对于该焦点问题，最高人民法院再审判决首先对竞龙厂拥有的“新果珍”商标核定使用的第30类商品的属性进行了判断，明确该商标核定使用的第3005群组商品为保健品；其后，再审判决从被控侵权产品的组成、食用方式、功能用途、销售场所和渠道等出发，对该产品的性质进行了详细的分析，最后得出被控侵权产品应当属于第32类商品、落入洲际公司已注册商标核定使用商品范围的结论。最高人民法院的再审判决在该案中对类似商品的判定过程具体体现了前述司法解释的司法适用原则和判定方法，对于类似案件的审理和实践具有很好的参考作用。
竞龙厂注册的“新果珍”商标核定使用的商品范围为第30类，作为被许可人的统业公司却在即溶营养晶商品上使用了该商标。如前所述，该产品不属于第30类商品，而属于第32类商品。在此情况下，统业公司使用竞龙厂被许可商标的行为已经超出了该商标核定使用商品的范围，落入了洲际公司已注册商标核定使用商品的范围，构成商标侵权。因此，企业在日常经营活动中，应当在核定范围内规范地使用或者许可自己的已注册商标，超出核定范围的使用或许可行为，极易与他人的商标权利产生冲突，造成不必要的法律损失。
在目前的市场经营活动中，许多市场经营主体为了自身经营方便的需要，或者为了规避可能产生的法律责任，经常同时成立许多相互关联的企业，这些关联企业在市场经营活动，亦经常同时出现或交替出现，给交易相对方造成迷惑或混乱。在涉及具体的民事诉讼案件时，这些关联企业也给法院带来如何确定责任承担者或责任承担方式的困难。该案中，最高人民法院再审判决从联系方式、办公地点、质量管理体系、公证过程、商标许可过程等多个角度，对竞龙厂和统业公司存在着紧密联系这一事实给予了层层深入的分析，论述脉络清晰，说理充分，并最终得出上述两企业应共同承担侵权责任的结论。
赵雷 北京市集佳律师事务所：注册商标专用权从本质上讲是商标权利人对特定商标与特定商品或服务之间唯一、对应关系的所有权，而非无界限的在所有商品或服务商对特定商标的所有权。因此，侵犯注册商标专用权的实质是切断了注册商标和权利人的联系，使消费者无法区分商品或服务来源，从而发生误认、误购，进而损害商标权利人利益的行为。从注册商标专用权的保护实质上来讲，是对商标权利人经过大量的宣传、使用建立起来的特定商标与特定商品之间唯一、对应联系的保护，而不是对脱离了特定商品或者服务的注册商标本身的保护。
商标权利人许可他人使用自身商标，只能在核定使用的商品或服务范围内许可他人使用该注册商标，被许可人的使用范围就不能超出被许可商标核定使用的商品或服务范围。商标权权能的实现，需要注册商标与产品进行结合，同时需要在使用的商品或服务范围内使用，无论商标权利人自身还是商标的被许可人，均不得擅自超出核定使用的商品或服务范围内使用注册商标。而一旦擅自超出核定使用的商品或服务范围，将会涉及以下两种情形：
一种情形，没有其他商标权利人在超出自身商标核定使用的商品或服务范围的商品或服务上享有注册商标专用权，则商标权利人或被许可人系擅自扩大自身注册商标的使用范围。如果标注了“注册商标”或“®”标识，则是一种冒充注册商标的违法行为。上述行为虽然并未侵犯其他商标权利人的注册商标专用权，但违背了商标法的有关规定。工商行政管理部门有权依法予以制止、限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。
另一种情形，如果有其他商标权利人在超出自身商标核定使用的商品或服务范围的商品或服务上享有注册商标专用权，则此类擅自超出自身商标核定使用的商品或服务范围的使用行为便构成商标侵权行为，该案即属于此情形。此类行为不仅损害了商标的指示功能和质量保障功能，还会损害在超出自身商标核定使用的商品或服务范围的商品或服务上享有专用权的商标权利人的权益，实际上虚构了其与商品所指示的来源的关系。该案中，在“tang”与“菓珍”商标具有较高知名度的情况下，搭了“tang”与“菓珍”商标的便车，挤占了洲际公司“tang”与“菓珍”品牌的市场份额，造成其市场需求的减少。也正是因为这样的原因，最高人民法院在再审中认定统业公司和竞龙厂超出其注册商标核定使用的商品范围使用注册商标，侵犯了洲际公司的注册商标专用权。（作者 王国浩）
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