商标侵权纠纷中如何适用商标先用抗辩
〖2016/3/7 15:47:18时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国知识产权资讯网 信息整理编辑：惜墨
因认为北京市海淀区启航考试培训学校（下称启航考试学校）与北京市启航世纪科技发展有限公司（下称启航公司）在经营活动中使用“启航及图”标识与“启航”文字，侵犯了其获得许可独占使用的第1985953号“启航学校QihangSchool”注册商标（下称涉案商标）专用权，北京中创东方教育科技有限公司（下称中创公司）将两者诉至北京市海淀区人民法院，请求法院判令两者停止侵权行为，并赔偿其经济损失300万元。
日前，根据北京知识产权法院作出的（2015）京知民终字第588号民事判决书，法院认为启航考试学校与启航公司突出使用包含“启航”文字的“启航及图”标识与“启航教育”“启航”文字，侵犯了中创公司享有的涉案注册商标专用权。同时，综合考虑涉案商标的使用情况及知名度、中创公司取得涉案注册商标专用权的时间等因素，中创公司提出300万元经济损失的主张缺乏充分的事实依据。
综上，法院二审判决维持了原判，即判令启航考试学校与启航公司应对经营活动中商标意义上使用“启航考研”附加适当区别标识，停止其他商标意义上使用“启航”文字的行为，同时赔偿中创公司经济损失5万元。
据了解，贵阳市云岩区启航英语培训学校（下称贵阳启航学校）为涉案商标的权利人，中创公司经贵阳启航学校许可取得涉案商标在英语四六级考试培训、考研培训、公务员考试培训领域的独占使用权。
一审法院经审理认为，在涉案商标获得核准注册后，启航考试学校及启航公司未经权利人许可，在经营活动中突出使用了“启航及图”标识、“启航”“启航考研”“启航教育”文字，侵犯了中创公司享有的涉案注册商标专用权。
但在该案涉案商标申请注册日前，启航考试学校已经在全国范围考研培训领域使用“启航考研”，并使之具有一定的知名度和影响力。据此，一审法院认为中创公司无权禁止启航考试学校在涉案商标申请注册后，仍在考研培训领域突出使用“启航考研”，但可以要求两被告对“启航考研”附加适当标识。
同时，该案为侵犯注册商标专用权纠纷，尽管启航考试学校字号为“启航”，只要该校将“启航”在企业名称意义上进行使用，非进行显著、突出的商标意义上使用，则不论使用全称，抑或简称，均不构成对涉案注册商标专用权的侵犯，故中创公司提出的启航考试学校在经营活动中使用企业字号全称、不得使用简称的诉讼请求，缺乏法律依据。
此外，综合考虑贵阳启航学校与启航考试学校及启航公司对涉案商标的实际使用情况及知名度、中创公司取得涉案商标权的时间等因素，一审法院判令启航考试学校与启航公司应对经营活动中商标意义上使用“启航考研”附加适当区别标识，停止其他商标意义上使用“启航”文字的行为，并赔偿中创公司经济损失5万元。
中创公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉。经审理，二审法院终审判决维持了原判。
行家点评：
高天乐 北京方韬知识产权代理有限公司法律部部长：该案二审判决具有一定的指导意义，体现了以下两个特点：
第一，目的解释方法的适用。我国现行商标法第五十九条第三款对“原使用范围”并无细化规定，但按照日常语言使用方式，能够解读为对在先使用人关于商品、标识、主体、地域范围的限定，其作为适用该条款的要件之一，应当具有实质性的意义。即在文义解释的方法之下，“原使用范围”虽然不是十分具体但是有一个大致的轮廓。
该案中，二审法院认定在先使用人的后续使用行为，主体上仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”；“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”；但使用行为的规模不受在先使用规模的限制。关于使用规模的认定，在文义解释的层面确实有不同之处，也与实务和学界曾存在不同观点，裁判者是结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合作出的分析意见，并将相关文献的部分内容作为重要参考。
文义解释的特点是将视角集中在语言上，是最为常见和易于接受的方法之一，但有时作出的解释可能有违公正合理。目的解释是指按照立法精神，根据具体案件，从逻辑上进行解释，即从现阶段社会发展的需要出发，以合理的目的进行的解释。同时，针对“原使用范围”的认定标准仍有待统一。
第二，注重法律解释体系性。该案二审法院将争议焦点归纳为我国现行商标法第五十九条第三款的适用问题，但并没有仅仅局限在该法条本身，而是兼顾了我国现行商标法第三十二条、反不正当竞争法第五条第（二）项、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款等规定，在证成的过程中呈现出体系性，避免了断章取义和形式主义，具有一定的指导意义。
贾宏 浙江六和律师事务所律师：该案争议焦点在于启航考试学校、启航公司使用“启航考研”商标的行为，是否属于我国现行商标法第五十九条第三款规定的情形。
我国现行商标法第五十九条第三款的立法目的是在商标注册的基本原则之外，保护那些虽已在先使用但未注册的商标使用人的权益，赋予其在符合法定条件下在一定范围内继续使用该未注册商标的权利。适用该条款时，需考虑以下要件：第一，该在先商标使用人先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似的商标；第二，通过在先使用人的使用，使得该未注册商标具有一定的知名度，相关公众在商标标识与所使用的商品或服务之间产生了对应联系；第三，该在先使用人在原使用范围内使用该商标。
对于“原使用范围”的含义，我国现行商标法并无明确规定，故需结合商标的基本原理及该条款的立法目的来理解。商标作为一种商业符号，其价值来源于在经营活动中的实际使用。通过在先使用人的经营，使得该商标承载了一定的商誉，在商标标识与商品之间建立起稳固的联系，这种通过使用产生的商誉以及标识与商品之间的联系，是法律需要予以保护的。因此，就“原使用范围”而言，首先需要分析的是通过在先使用人的使用，在哪些商品上已经使得商标与商品之间建立了稳定的联系，并形成了固定的消费群体，然后在这个基础上确定“原使用范围”。而不应只从在先使用人的销售量、销售地域等使用规模方面对“原使用范围”进行界定。
具体到该案，首先，启航考试学校早于涉案商标注册人及中创公司在考研等教育服务上使用“启航”商标；其次，通过启航考试学校对“启航”商标的持续性使用，使得该商标在涉案商标申请注册日前，在考研服务上已经具有一定影响，相关公众已经在“启航”与考研服务之间建立起了一定的联系；再次，启航考试学校、启航公司在获准注册涉案商标后，并未超出考研服务使用“启航”商标，可以认为其是在“原使用范围”内使用该商标。综上，可以认定启航考试学校、启航公司对“启航”商标的使用符合我国现行商标法第五十九条第三款的规定，不构成商标侵权。
该案二审判决与我国现行商标法第五十九条第三款的立法目的相吻合，就“原使用范围”的阐释尤为精彩，对理解与适用该条款较具有指导意义。（作者 王国浩 毛立国）
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