商标驳回复审行政纠纷中对“获得显著性”的考量
〖2018/1/19 17:01:00时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：晨风
在商标驳回复审行政纠纷案件中，存在这样一种情形，即商标局和商标评审委员会认为争议的商标不具有显著特征不予核准注册，而商标申请人认为该商标虽然本身并无显著特征但经过使用取得了显著特征［1］，应当予以核准注册。
商标的显著性一般分为固有显著性和获得显著性。固有显著性针对标志本身而言的，获得显著性则是商标本身缺乏显著性而经过使用获得了“第二含义”。我国早期的商标立法主要集中于商标的固有显著性，如1982年和1993年的《商标法》规定，商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别。根据1982年和1993年《商标法》的规定，本商品的通用名称和图形，以及直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志是不能作为商标使用的。 2001年修正的《商标法》则引入了获得显著性，其中第十一条规定，上述标志以及缺乏显著特征的标志不得作为商标注册，但同时也明确前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。现行的《商标法》仍然沿用了这一规定。
由于我国商标制度以先申请为原则，实行注册制，故实践中不乏部分商标并未经过任何使用而申请注册，因此在相关诉讼中也并无任何使用证据；但对于经过使用取得显著特征，立法明确的态度，让实践中意图通过提交使用证据获得商标注册的做法颇为常见，但在大部分的驳回案件中，法院均未支持申请人的这一主张。接下来的问题是，什么样的标志可以通过使用获得显著特征，什么样的证据可以证明经过使用取得显著特征以及使用证据应当在什么时候提交？
一、能够通过使用获得显著特征的标志
现行《商标法》第十一条规定：下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
可以认为，我国商标法对此的规定还是比较宽泛的，甚至包含争议比较多的“通用名称”。但有些国家的规定则有所限制。比如日本商标法就排除了仅以通常使用的方法表示该商品或服务通用名称的标志所构成的商标和该商品或服务上惯用的商标。美国兰哈姆法也规定，一商标若系其注册的商品或服务或其一部分的通用名称，则不能注册为商标。 ［2］但这一规定的大部分内容确实也是与国际通行的做法一致的。如日本商标法第三条规定，属于第三至五项，即仅以通常使用的方法表示该商品的产地、销售地、品质、原材料、功能、效能、用途、数量等的标志；仅以通常使用的方法表示常见的姓名或名称的标志所构成的商标；仅以极其简单或常见的标志所构成的商标，消费者能够通过该使用结果分辨出是与特定主体的业务相关的商品或服务的商标时，不受上述规定的限制，可以取得商标注册。英国商标法第3条规定，（ b）缺乏显著性的商标； (c)仅仅由在贸易中可以用来表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、产地、商品生产或服务提供的时间，或商品或服务的其他特点的标记或说明构成的商标；（ d）仅仅由已成为当代语言或行业中的善意惯例和通常表述的标记或说明构成的商标不予注册。如果在申请注册之日以前，某一商标已经事实上通过使用获得了显著性，则不得以上述（ b）（ c）（ d）项驳回该商标的注册。美国兰哈姆法第2条也规定，除明确排除的一些事由外，申请人已经在商业中使用的商标，在其商品上获得了显著性，不能阻碍其注册。 ［3］
在检索相关案例时，笔者发现在一些判决书中有如下论述，“对于本身不具有显著特征、不能作为商标注册的标志，是否能够通过长期使用获得显著特征，从而起到区分商品来源的作用，应当根据该标志的构成要素具体分析。对某些标志而言，由于其所负载的众所周知的固有含义，无论是否考虑其所指定使用的商品或者服务的具体内容，该类标志不适合作为商标加以注册和使用。将一些用于日常交流的符号用于区分商品或者服务来源的商业用途，会逐渐淡化其固有的公共符号含义。” ［4］如果从显著性的角度分析，标志本身的特点（除绝对事由和功能性标志）可能并不是完全拒绝商标的注册和使用，实际上应当是商标申请人对这一标志的使用仍然未使其产生“第二含义”，未能代替其本身固有的含义。因此理论上，除了第十条规定的“不得作为商标使用”的标志以及第十二条“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状”的情形外，其他标志均有可能通过使用获得显著性，从而可以注册为商标。
二、使用证据的采信问题
关于什么样的证据可以证明经过使用取得显著特征呢？
首先，应当是商标法意义上的使用，即将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。商标使用证据的问题在商标撤销复审案件中比较突出，而商标驳回复审案件对使用证据的采信与商标撤销复审案件并无二异。因此驳回复审行政案件中，使用证据涉及到的商品应当与申请时指定的商品保持一致，且这种使用应当是能够为消费者所感知的具有商业意义的使用，为商标使用所做的内部准备工作不能视为商标使用。如在涉及“微微贷”商标驳回复审行政纠纷案中，法院认为，江川金融公司提供的所谓的使用证据大多数为公司内部文件，“微微贷”多是以“微微贷使用说明书”“微微贷报单明细”等形式出现，不具有区分商品或者服务来源的作用，不属于商标意义上的使用。 ［5］
其次，对于使用到何种程度才能具有显著特征的问题，现行商标法并无规定，但在司法实践中，也有一些探索。如在涉及“培智正德尚行立新”商标驳回复审行政案件中，法院认为，在判断标志是否通过使用获得显著特征时，应当结合以下因素进行考量： 1、该标志实际使用的方式、效果、作用，即是否以商标的方式进行使用； 2、该标志实际持续使用的时间、地域、范围、销售规模等经营情况； 3、该标志在相关公众中的知晓程度； 4、该标志通过使用具有显著特征的其他因素。 ［6］这些考量因素在一定程度上与驰名商标的认定要求契合。如《商标法》第十四条规定的驰名商标的应考虑的因素包括： 1、相关公众对该商标的知晓程度； 2、该商标使用的持续时间； 3、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围； 4、该商标作为驰名商标受保护的记录；5、该商标驰名的其他因素。对于固有显著性先天不足的标志来说，参照驰名商标的证据要求亦无不妥。需要注意的是，认定获得显著性，更注重标志与商标申请人之间建立的对应关系，也即使用证据的证明目的在于证明这一对应性的存在；而驰名商标的认定是在已经建立对应关系之后，通过证据加强这种对应关系。因此，虽然可参照，但在证据标准上仍然有所区别。固有显著性不足的标志核准注册，并不意味着自动获得驰名商标的保护，驰名商标仍然应当单独进行认定。
关于对应性存在的问题，也即标志与申请人之间的联系，应当是紧密的。在“交大法学”商标驳回复审行政纠纷中，法院认为，期刊《交大法学》从创刊到正式发行，从纸质期刊到电子期刊，不断通过各种途径增强《交大法学》的知名度，在涉及180余种期刊的相关排名中亦相对较为靠前，与上海交通大学之间建立了较为紧密的联系。申请商标“交大法学”与期刊《交大法学》同名，使用在“教学材料（仪器除外）”“杂志（期刊）”等商品上，相关公众能够识别其提供者即上海交通大学，亦不会与其他相同或类似商品的提供者产生混淆。同时，一般来说，教学类、期刊类相关公众的专业性程度较高，注意力亦较高，对“交大法学”使用在本案指定的商品类别上并不容易导致混淆误认。 ［7］在“沪深300指数”商标驳回复审行政纠纷案中，法院更是认为这种联系应当是“唯一、稳定”的，也即关于商标是否经过使用取得了显著特征，应当以该标志是否经过实际使用与中证公司之间建立起唯一、稳定的联系，从而使得相关公众能够通过该标志区分服务来源作为判断标准。 ［8］这一对应关系最后均以相关公众的认知作为标准。
三、使用证据提交时间以及本身时间问题
关于使用证据的提交时机，当事人可能在评审阶段提交部分证据，大部分证据在诉讼阶段提交。由于使用证据与相关标志能否经过使用获得显著性直接相关，因此证据也很难关门。但在实践中，有可能直接要求商标评审委员会重新作出决定，也有可能基于避免循环诉讼等直接在诉讼中予以考量。如在涉及“小而香”商标驳回复审行政纠纷中，洽洽公司在二审诉讼中提交了大量的使用包括“小而香”文字在内的证据。法院认为，这些证据均与申请商标是否经过使用获得显著特征这一争议焦点直接相关，如果不予考虑，将会导致洽洽公司丧失后续救济途径，但如果在二审诉讼期间直接采纳并采信上述证据，不仅会对社会公共利益造成影响，也会导致行政审查程序损失。最后法院认为本案宜由商标评审委员会根据洽洽公司在二审诉讼中新提交的上述证据就申请商标是否经过使用获得显著特征进行审理并作出决定。 ［9］
从证据形成的时间上看，我国商标注册实行先申请原则，因此商标申请时的使用状态在判断标志获得显著性时非常重要。一般来说，在判断一项标志能否核准注册时，应当截止到申请日前，判断此前提交的证据能否证明经过使用获得了显著特征。对申请日之后的证据并非一概不考虑。由于显著性是一个动态发展的过程，基于审查周期以及后续的驳回复审、诉讼乃至上诉等，相关标志可能不断地产生新的使用证据，这部分证据可能直接影响显著性程度。这可以在关于通用名称的认定中找到依据。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第8条规定，人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册。虽然这是关于通用名称判断的规定，但通用名称的判断本质上仍然属于商标显著性的问题，因此对于判断获得显著性有同样的意义。正如上述案件中提到的，对证据的判断，一般应以提出商标注册申请时的事实状态为准，但如果在后续的审查程序中，当事人有充分证据能够证明诉争标志从申请时至案件审理时持续进行使用，并通过实际、有效使用确已获得显著特征的，从节约司法资源和保护当事人合法权益的视角出发，亦应当对诉争商标注册申请日后的证据一并予以考量。 ［10］因此，诉讼阶段提交的证据以及申请日之后的证据并非完全不考虑。
注释 ：
［1］ 在这个问题上，需要注意的是立法技术的上的细节。我国《商标法》在强调“显著特征”的同时还强调“便于识别”，是可注册的商标应当同时满足“显著特征”和“便于识别”，还是说有了“显著特征”即能实现“便于识别”？如果是前者的并列关系，那么在审查标志的可注册性时，在考虑“显著特征”的同时还要考虑是否“便于识别”，“便于识别”就是一个独立的因素；如果是后者的因果关系，那么考虑“显著特征”就足矣。显著性对应的英文是“ Distinctiveness”，有区别的意思。区别于他人，就能突出自己，笔者更倾向于作后一种理解，具有显著特征的标志即可识别为商标。
［2］ 十二国商标法翻译组译：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年1月第1版，第236页、第491页。
［3］ 十二国商标法翻译组译：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年1月第1版，第236页、 414页、 484页。
［4］ 北京市高级人民法院（2016）京行终第4812号行政判决书。
［5］ 北京知识产权法院（2015）京知行初字第5152号行政判决书。
［6］ 北京市高级人民法院（2016）京行终2004号行政判决书。
［7］ 北京知识产权法院（2016）京73行初134号行政判决书。
［8］ 北京市高级人民法院（2016）京行终744号行政判决书。
［9］ 北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第2472号行政判决书。
［10］ 北京市高级人民法院（2016）京行终2004号行政判决书。
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