注册商标退化成“商品/服务的通用名称”的判定标准探析——关于“双十一”商标退化为通用名称的撤销案件的评议
〖2019/11/22 8:51:31时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国知识产权报 信息整理编辑：紫藤
最近关于“京东为了‘双十一’商标把商评委告了”之类的话题在多家知产公众号频繁发出，关于“双十一”商标的纠纷再次燃爆知产圈，甚至还上了新浪微博的热搜，成为网民的讨论热点。该话题涉及的案件主要是京东诉商评委关于“双11.双11及图”“京东双十一”等系列商标无效宣告行政纠纷案件，阿里作为第三人参与行政诉讼中。该案件的核心问题是阿里的“双十一”商标是否具有显著性。
基于阿里的“双十一”商标是否具有显著性之问题，笔者曾作为阿里巴巴的代理人对“双十一”系列商标退化为通用名称的撤销案件进行答辩，并于近期收到商标局作出不予撤销的决定。下面，笔者通过第35类服务上的“双十一”商标退化为通用名称的撤销案件与大家探讨注册商标退化成“商品/服务的通用名称”的判定标准。
一、基本案情
01 申请理由
2018年双十一之际，京东针对阿里第35类服务上的“双十一”商标向原国家工商行政管理总局商标局提起退化为通用名称的撤销申请，申请理由为：“双十一”系我国公众对于每年“11月11日”的习惯性称呼；由于电商平台在该时间发起大规模网购促销活动，渐渐演变成商家和消费者广泛参与的网络购物节日名称，已经成为大型购物促销活动的通用名称，不具备识别服务来源的作用，失去了商标的显著性。请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四十九条规定撤销该商标。
申请人提交的主要证据包括：百度百科中对“双十一”一词的释义及网络搜索结果；国图有关“双十一”在报纸期刊中报道的检所报道；各商家使用“双十一”举行打折促销活动的截图；社会各界有关“双十一”举办的打折促销活动等。
02 答辩代理意见
本案的核心争议焦点是，第35类服务上的“双十一”商标是否已然退化成促销活动的通用名称。
本案看似简单，就只有一个争议焦点，但是由于此种案件类型较少，对于认定“退化成商品/服务的通用名称”的规范性标准尚不明朗，同时，关于“双十一”商标是应一家独有还是应行业共享的争论也从未停止过，这些争论的声音也为该案的答辩增加了难度。
注册商标退化成“商品/服务的通用名称”是指原本具有显著性的商标，经过使用逐渐演变为商品或服务的通用名称，因此，注册商标退化成“商品/服务的通用名称”主要是判断注册商标的主要含义是否已经指向商品或服务本身，而不是指向商品或服务的来源。
《商标审查及审理标准》规定：“判断注册商标成为其核定使用商品的通用名称的时间点，一般应以撤销申请时的事实状态为准，案件审理时的事实状态可以作为参考。”但鉴于“双十一”商标持续备受关注，行业内的专业人士也公开发表过不同意见，因此，笔者在本次答辩中，以答辩的时间点为基准，对第35类服务上的“双十一”商标是否构成退化为通用名称的撤销案件中的“商品/服务的通用名称”进行答辩。
针对申请人的申请理由，具体答辩要点如下：
第一，针对“京东主张‘双十一’系我国公众对于每年“11月11日”的习惯性称呼”这一理由，代理意见如下：
第35类服务上的“双十一”商标由阿里旗下的天猫平台（原名淘宝商城）于2009年11月11日推广的网络促销活动，在阿里推广“双十一”活动前，“11月11日”被广大公众称为“光棍节”，但并无“双十一”叫法，因此，该商标为阿里所独创，并于2011年申请注册，在申请注册时具有商标应有的显著特征。
第二，针对“京东主张‘双十一’商标在注册后经过其他电商平台的使用，使其演变为‘其核定服务的通用名称’”这一理由，代理意见如下：
1、阿里旗下的“淘宝”、“天猫”商标早在2011、2012年分别被认定为第35类上的驰名商标。《中国电子商务报告2017》（商务部电子商务和信息化司）中指出：2017年网络零售平台中，淘宝、天猫占全国网上零售额的74.3％，自营电商京东、特卖电商唯品会虽是各自领域的领头羊，但与阿里系的市场规模相比存在较大差距。2018年，阿里旗下的“淘宝”、“天猫”还与央视春晚达成独家互动合作，春晚的宣传使得三线及以下城市的用户和50岁以上的老年群体用户也成为了“淘宝”、“天猫”的用户，进一步扩大了辐射面，成为了国民级别品牌。因此，“淘宝”、“天猫”在全国范围内享有极高的知名度和市场占有率。
2、“双十一”商标初期主要是使用在“淘宝”、“天猫”平台上，“淘宝”、“天猫”享有的极高商誉已延续至“双十一”商标上，使得“双十一”商标达到极高的知名度并占有极高的市场占有率。
3、现如今，阿里不仅仅是一个电商平台，而是一个庞大的应用生态体系，是一艘巨大的商业航母。此时的“双十一”早已由当初只在淘宝、天猫平台使用延伸到阿里旗下的飞猪、盒马、饿了么、支付宝、银泰商业等多个线上线下平台，第35类上的“双十一”商标早已达到驰名商标的知名度，并进一步扩大了“双十一”商标的商业版图和市场占有率。
4、在先判决支撑；“酸酸乳”商标侵权诉讼案件中，虽然同行业其他乳产品经营者也在使用“酸酸乳”标识，但由于该标识经过蒙牛乳业公司长期使用已经能够使产品与之联系，具备了识别产品来源的作用，因此，呼市中院并没有认定“酸酸乳”为乳商品的通用名称，而是根据创立“酸酸乳”品牌的蒙牛乳业公司的实际使用意图、宣传推广力度和影响范围，认定为驰名商标。
5、阿里针对京东及其他主体名下的“双十一”相关商标提起无效宣告等程序，主观意图上积极维护“双十一”商标的显著性，避免被淡化。
综合以上多种因素，虽然有其他同行业经营者使用“双十一”商标，但其他同行业经营者的使用并没有弱化“双十一”商标与阿里的联系，“双十一”商标仍具备识别服务来源的作用，具有商标应有的显著特征。同时，由于阿里极高的影响力及市场占有率，以及阿里大力宣传使用“双十一”商标，使得第35类服务上的“双十一”商标已达到驰名商标的知名度。驰名商标的一大特点就是商标、商品、驰名商标权利人之间已经形成唯一对应的紧密联系，这种对应关系为社会公众所熟知，因此，社会公众已经将第35类服务上的“双十一”商标与阿里方形成了对应联系，因而“双十一”商标指向了服务的来源，而非其核定的服务本身。
03 官方决定
商标局认为，“双十一”商标为阿里所独创，并进行了持续使用及宣传，具有独创性。阿里通过其旗下淘宝网与天猫长期对“双十一”商标的使用，积累了较高的声誉，在其核定的第35类服务上，可以起到区分服务来源的作用，具有商标的显著性，未构成《商标法》第四十九条规定的成为其核定使用的服务的通用名称之情形。对第35类“双十一”注册商标不予撤销。
二、注册商标退化成“商品/服务的通用名称”的判定标准
本案属于典型的关于注册商标经过使用是否退化成“商品/服务的通用名称”的案例，双方当事人均从多个角度进行论证，商标局亦在综合考量多重因素后最终作出不予撤销的决定。下面，笔者就尝试着分析注册商标退化成“商品/服务的通用名称”的判定标准。
01 何为注册商标退化成“商品/服务的通用名称”
《商标法》第四十九条规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称……任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。……”
《商标审查及审理标准》进行了细化与明示：“注册商标成为其核定使用商品的通用名称，是指原本具有商标显著特征的注册商标，在市场实际使用过程中，退化为其核定使用商品的通用名称。”
笔者认为注册商标退化成“商品/服务的通用名称”的核心要素有三：
1、商标在申请注册时具有商标应有的显著特征，如臆造性商标、任意性商标或暗示性商标；【由于描述性标记需要达到极高的知名度和影响力，从而获得第二含义后才能作为商标注册，以上需要一定时间的积累及影响，因而此处暂不讨论获得第二含义再退化的问题】
2、商标核准注册后，在实际使用过程中因权利人不规范使用、不积极维权或者由于社会情势的变迁等多种因素作用下，逐渐丧失该商标的显著性；
3、在提出退化为通用名称的撤销申请时甚至是案件审理时，该商标已经不具有显著性，为其核定商品/服务的通用名称。此时，商标已经无法起到区分商品/服务来源的作用，直接指代了商品/服务本身。
02 退化为通用名称的撤销案件中“商品/服务的通用名称”的判定标准
《商标审查及审理标准》规定如下：“判定系争商标是否属于商品的通用名称，适用《商标审查标准》第二部分‘商标显著特征的审查’之三‘仅有本商品的通用名称、图形、型号的”。
《商标审查及审理标准》第二部分“商标显著特征的审查”之三“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”规定为：本条中的通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称，其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。
由上可知，“退化成商品/服务的通用名称”中关于“商品/服务的通用名称”判定标准与《商标法》第十一条第一款第（一）项的“通用名称”的判定标准一致。而《商标法》第十一条第一款第（一）项所指的“通用名称”包括法定的通用名称和约定俗成的通用名称。具体的判定标准在《商标授权确权规定》第十条作出具体规定：“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。
约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。”
在最高人民法院孔祥俊、夏君丽、周云川作出的“《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）的理解与适用”中对《商标法》第十一条第一款第（一）项“通用名称”进行了解释说明。
结合最高人民法院孔祥俊、夏君丽、周云川作出的相关解释说明和《商标授权确权规定》第十条的规定，笔者认为关于“通用名称”的核心问题有二：1、“法定通用名称”的判定标准是什么；2、“约定俗成的通用名称”的判定标准是什么。
1、法定的通用名称的判定标准
法律规定为通用名称的，或者国家标准、行业标准中将其作为商品通用名称使用的，应当认定为通用名称。
2、约定俗成的通用名称的判定标准
相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。对于被专业工具书、 辞典列为商品名称的，可以作为认定是否属于约定俗成的通用名称的参考，但并不是唯一依据。
笔者认为，由于欧共体商标条例第10条、德国商标法第16条、瑞士商标法第16条及美国商标法第32条等其他国家或地区规定了商标所有人享有字典订正权，即如果某一商标被作为商品或服务的通用名称收入字典、百科全书或参考读物甚至电子数据库，商标权利人有权要求出版人立即或至少再版时注明该标记为注册商标。
大家所熟悉的“JEEP（吉普车）”在成为越野车的通用名称的情况下，从该标志在其他国家的知名度和注册情况出发，我国官方决定重新将其作为商标进行保护，并被认定为驰名商标，但笔者查阅《现代汉语词典（第7版）》发现，仍将“吉普”解释为“轻型越野汽车”之含义，《牛津高阶英汉双解词典（第7版）》也将“JEEP”翻译为“吉普车；越野车”之含义，以上是由于我国没有赋予商标权利人的字典订正权，因而无法进行相应的更正，审判机关并不能因为上述词典的解释就判定“JEEP（吉普车）”为越野车的通用名称。且由于辞典、专业工具书等撰写主体及撰写角度不同，对同一事物的认知也存在差异，因此，审判机关对于专业工具书、辞典等证据，仅仅只是作为参考，还需要结合其他证据综合进行判定。
根据《商标授权确权规定》第十条的规定发现，在判定“约定俗成的通用名称”时，“全国范围内相关公众的通常认识”比“专业工具书、辞典等公开出版物”要重要，也是判定的核心标准。
所谓的“全国范围内相关公众的通常认知”是指相关市场的一般消费者及其他经营者（其他经营者不仅包括纵向的经销商，也包括横向的同业经营者）基于一般交易观念、日常生活经验等常规认知，便将注册商标认知为商品/服务的通用名称。在此种情形下，即可判定注册商标为“约定俗成的通用名称”。但在判定“约定俗成的通用名称”时，以全国范围内相关公众认知为通用名称为原则，以特定情形下局部区域内相关公众认知为通用名称为例外。例外主要包括两种情形：
一是由于历史传统、风土人情、地理环境等原因，相关市场较为固定的，只要在该相关市场内通用即可以认定为通用名称，这主要是一些地方土特产。此种情形名为例外，实仍是以大多数相关公众的通常认识为标准。
另一种是指仅在相关市场中的部分区域通用，但申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以将其视为《商标法》第十一条第一款第（一）项规定的情形，不予注册。此规定主要考虑公平原则，防止申请人为谋取不正当利益将部分区域内通用的商品名称申请注册为商标，从而妨碍其他同业经营者正当使用的情形。此种例外情形主要是打击恶意，维护公共秩序。
三、典型意义
当今是一个全球化的时代，经济、科技和文化早已不再封闭、孤立的发展。伴随着全球化进程，我国由制造大国转变为制造强国。在全球化及中国崛起的背景下，中美之间的竞争更多的是对全球不同经济形态、不同宗教、文化等层面整合能力的竞争，知识产权在其中起到了举足轻重的作用。我国企业，尤其是技术密集型企业和互联网企业，在这一进程中早已将商场的战火蔓延到知识产权领域，知识产权领域的明枪暗箭是近些年市场竞争行为的具体表现。
需要指出的是：“双十一”推出的时间节点为2009年全球金融危机之时，世界经济萧条，我国国内经济也受到很大影响，大量中小型加工企业倒闭，国内经济增长缓慢，在此种不利的经济形势下，阿里逆势而为，推出“双十一”促销活动，刺激消费，带动其他供应商的发展，并形成了新的经济业态格局。根据阿里历年公布的“双十一”数据，“双十一”早已不仅仅是商标那么简单，它是让阿里走向新阶段的生命线。“双十一”品牌在诸多不利因素下，通过阿里的坚持与发展，产生如此巨大的经济效益和社会效益，更应当为同业和全社会尊重。(钱珠琳)
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