内容提要：注册商标并非一律不具有可诉性，民事判决可以禁止或限制注册商标专用权。我国司法实践中存在3类通过民事判决来否定或部分否定、限制或部分限制注册商标专用权的情形，分别为侵害在先权利、违反商标使用管理规范、权利滥用等。民事判决禁止商标使用的法理根源，在于注册商标专用权具有法律上的不确定性（或动态性）及可反驳性，民事判决系为商标权利的限制，而非商标权的消灭。应根据判决的具体理由，明确对商标权限制的效力范围，当注册商标因违反禁止注册的绝对事由以及构成依法应予撤销的情形时，判决效力及于所有行权行为；当注册商标违反相对禁止注册事由以及对相对人实行滥用行为时，判决效力及于其滥用和侵害的权益范围。本文建议明确行政确权程序优先原则，并建立行政确权程序与民事判决之间的制度衔接。
一、民事判决能否限制注册商标专用权
注册商标专用权的内容由商标法明确规定，权利人在核定使用的商品或服务上对其注册商标享有专有使用权。对注册商标专用权的否定，只能由国家商标行政机关经过法定的撤销或无效宣告程序进行。当前商标民事司法实践中，存在着一种对注册商标专用权进行限制或否定的新形式——通过民事判决来否定或部分否定、限制或部分限制注册商标专用权。由于缺乏明确规定，可将这种现象暂称为民事判决对注册商标专用权的限制制度，如判决禁止注册商标使用等情形，开启了对注册商标权神圣化的民事诉讼否定之路。 这种判决禁止使用制度的意义何在？效力如何？与行政确权制度之间的关系如何？均无法律明确规定，笔者对此进行初步探讨。
二、民事判决对注册商标权利限制的典型类型
当前我国司法实践中，大致存在着以下3类民事判决限制注册商标专用权（包括禁止权、损害赔偿请求权等）的情形：一是注册商标侵害他人在先权利时，民事判决该注册商标禁止使用（因民事诉讼仅涉及平等主体，故损害社会公共秩序等情形在司法实践中较为罕见，但理论上，此类注册商标亦可能被判决禁止使用）；或驳回该注册商标对该权利人行使禁止权损害赔偿请求权。二是注册商标违反2013年修改的商标法第四十九条的规定，如因连续3年不使用，而被判决丧失损害赔偿请求权；或被认为丧失商标权的实质功能，因而驳回其对人的诉讼主张。三是对非以使用为目的的注册商标，如恶意抢注他人商标或大规模囤积，民事判决该注册商标不具有合法性或其权利行使构成权利滥用，驳回其对他人行使禁止权及损害赔偿请求权。
（一）注册商标因侵害他人在先权利导致的判决权利限制
对于侵害他人在先权利的注册商标，商标法对在先权利人提供了行政与民事两种救济手段。一是行政手段，在先权利人可以在自商标注册之日起5年内向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效；对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。二是民事手段，在先权利人可以依据商标法第九条、第三十一条、第四十五条第一款的规定，对已注册商标提起民事侵权诉讼，人民法院应秉承诚实信用原则、保护在先权利原则和利益平衡原则进行裁判。然而，并非所有的已注册商标都具有可诉性，亦非所有可诉的注册商标都可以被判决停止使用，司法实践中形成了不同的处理规则。
早期的司法判例开启了判决禁止注册商标使用的先河。早在2003年北京恒升远东电子计算机集团诉杭州恒生电子股份有限公司商标权纠纷案中，北京市第一中级人民法院就判决认定被告无视他人合法的、在先的注册商标专用权，在相同的商品上（第9类，计算机等商品）注册并许可他人使用与原告“恒升”注册商标相近似的“恒生”商标，有悖诚实信用原则，侵犯了原告 “恒升”注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。该案虽然二审调解解决，但一审判决无疑反映了当时的一种典型观点：与他人在先权利相冲突的商标，不具备合法性，无论其是否注册，行为人均无使用该商标的合法依据。也就是说，人民法院有权在侵权民事诉讼中，对被控侵权产品所使用的注册商标是否侵害原告注册商标权作出独立的判断。通过民事判决禁止注册商标的使用，相对于行政救济而言具有终局性、效率性等优势，有利于及时保护在先权利。然而其在某种程度上会诱导权利人绕过行政救济，动摇行政确权制度。为了制止这种趋势，2008年最高人民法院在《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《权利冲突规定》）中，将注册商标可诉性范围进行了限缩，认为使用在核定商品上的注册商标侵害其在先注册商标权利的，应向有关行政主管机关申请解决；注册商标的标识侵害他人著作权等在先权利的，以及超出核定商品的范围或者非规范方式使用注册商标的，则可以作为民事纠纷予以处理。由此，注册商标之间的权利冲突，不再纳入民事诉讼的管辖范围。
商标法规定了注册商标宣告无效的5年期间，经过该期间则不能再以侵犯在先权利为由申请宣告注册商标无效，从而有利于维持商标注册的稳定性。然而，5年期间的经过，并不意味着注册商标侵权的事实发生转化，以及注册商标的侵权责任得以免除。最高人民法院在2009年4月21日发布的 《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（以下简称《服务大局意见》）中指出，与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权民事诉讼，但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。该规则表明，超过争议期的注册商标，仍然具有可诉性，但不被判决停止使用，这体现出司法机关在确保实体正义的同时，选择保持谦抑，避免以民事裁判为名触及行政职权之实，同时也是督促权利人在5年的期间内及时采取法律措施，避免在后注册商标在此期间内取得一定知名度后再被禁止使用，进而破坏业已形成的稳定的市场秩序。
随后，最高人民法院进一步将侵害驰名商标的情形也纳入民事诉讼范围内。2009年4月22日《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标解释》）规定，被告使用的注册商标侵犯驰名商标的，法院可以依法判决注册商标禁止使用。如中国建筑公司诉中建环球公司中建商标侵权案中，原告“中建”商标为驰名商标，被告在网站上使用的第8309415号商标图样由地球和文字“中建环球”构成，完整包含了原告商标的“中建”二字，构成对原告商标的摹仿，侵害了原告商标专用权，被法院判决禁止使用。但在争议期问题上，《驰名商标解释》则采取了保守的观点，认为已经超过商标法规定的请求撤销期限，不具有可诉性。
综合上述规定，注册商标侵害在先权利的，其处理规则如下：第一，注册商标的标识侵害他人除注册商标权以外的其他权利的（如著作权等），无论是否经过争议期，均具有可诉性；但超过争议期的，人民法院不再判决其承担停止使用的民事责任。第二，注册商标侵害他人驰名商标的，未经过争议期，具有可诉性；超过争议期，不具有可诉性。第三，注册商标不规范使用或超出核定商品范围的，无论侵害的对象为何种权益，无论经过的时间多久，均具有可诉性,并可被判令禁止不规范使用。第四，注册商标侵害非驰名注册商标权的，只能通过行政授权确权程序予以解决，不具有民事可诉性。
（二）注册商标不使用导致的判决权利限制
商标权利的来源在于实际使用而非是否进行了注册，商标受保护的原因也在于其能够起到区分商品或服务来源的作用。当注册商标缺乏有效的使用时，客观上不具备商标的基本功能，人民法院可以判决对其注册商标权予以相应的限制或否定。商标法第六十四条规定，在民事诉讼中，针对被告抗辩，注册商标权人不能证明此前3年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任，这是商标法对损害赔偿请求权的限制；除此之外，人民法院还可以从本质上否定未使用注册商标的功能，进而对其侵权主张予以全面否定。
如在徐斌以其未使用的注册商标被侵犯为由诉南京名爵公司等侵犯商标专用权纠纷被驳回案中，原告徐某受让取得第3607584号“名爵MING JUE及图”注册商标，核定使用在第12类电动自行车、小型机动车等商品上，此后只在报纸上登载过招商广告，并未进行任何实际使用。被告南汽公司在生产销售的普通乘用车（轿车）及相关销售场所上使用了“MG及图”商标、“南京名爵”“MG名爵汽车”等字样，原告起诉被告侵犯其商标专用权。在案件审理过程中，国家商标局以连续3年停止使用为由撤销了原告注册商标。江苏省高级人民法院认为，涉案注册商标在有效期内客观上未能发挥市场识别作用，消费者不会将被控侵权标识“名爵”文字与涉案“名爵MING JUE及图”商标相联系，不会造成消费者的混淆或误认，因此驳回原告起诉。
该案表明，如果注册商标在有效期内并未在核定使用的商品上实际使用，且因连续3年未使用已经被撤销，说明该权利未能体现出其商业价值，没有可保护的实质性利益存在，因此无需再给予其追溯性的司法保护。除此之外，大量司法实践表明，即使未被撤销的注册商标，人民法院也可以直接根据被告抗辩，审查其使用状况并作出裁判。
即使超过争议期的注册商标，也不意味着绝对不能判决禁止使用。2018年第四次全国知识产权审判工作会议上，最高人民法院进一步指出，针对合法存续的注册商标，缺乏实际使用尚未形成“已经形成和稳定了的市场秩序”者，可在侵权诉讼中判令禁止使用。由此，在相应的程序宣告作出前，尽管仍具有注册商标这一形式上的合法权利外观，实质上却不具有权利实质，法院可以直接判决限制或否定其权能。如福建省高级人民高院在陈某诉佐纳公司侵害著作权纠纷案中，被告的注册商标侵害了原告美术作品“女人”著作权，法院认为，即使被诉侵权的注册商标因为已经超过商标法所规定的5年无效期而无法被宣告无效，但考虑到被诉商标并未实际使用，尚未建立起稳定的市场秩序和发挥区别商品来源的作用，法院判决佐纳公司停止注册商标的使用。
（三）专用权滥用导致的判决权利限制
知识产权是法定的垄断权，非以使用为目的的注册商标不符合商标注册的根本要求，如恶意抢注他人商标或以大规模囤积为目的的注册商标，其注册本身不具有合法性。将此类注册商标作为行使权利的依据，构成权利滥用，是利用合法形式实施阻碍商业发展和公平竞争的行为，本质上是对社会公共利益和他人利益的破坏，应当受到法律上的否定和制止。体现在民事诉讼中，人民法院可以依据案件事实对注册商标持有人滥用权利的行为予以禁止和限制。
如2017年最高人民法院第82号指导案例王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案，判决体现了禁止注册商标权利滥用的规则。被告歌力思公司在先取得第1348583号“歌力思”注册商标（核定使用商品为第25类的服装等商品）和第4225104号“ELLASSAY”注册商标（核定使用商品为第18类钱包等商品），对其企业字号和注册商标“歌力思”享有合法的在先权利。原告王碎永于2011年6月申请注册了第7925873号“歌力思”商标（核定使用商品为第18类的钱包等），还曾因损害歌力思公司关联企业的在先字号权而被制止注册另外一件“歌力思及图”商标。自2011年9月起，王碎永以歌力思公司带有“歌力思、ELLASSAY”字样吊牌的皮包侵害其注册商标权为由，提起侵权诉讼。经一审、二审判决歌力思公司败诉后，最高人民法院再审改判驳回王碎永的全部诉讼请求，判决王碎永在明知对方商标的情况下，申请注册“歌力思”商标，其行为难谓正当；其以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用。本案的落脚点虽然在权利滥用上，但实质上法院也对王碎永取得注册商标的正当性作出了判断，也即王碎永取得注册商标本身出于恶意，且其向歌力思公司行使权利同时构成权利滥用。对于这种概括的违背商标法原则的行为，民事判决予以一并否定。
三、判决禁止商标使用的法理根源
（一）注册取得制度下的注册商标具有不确定性及可反驳
司法判决禁止商标使用的法理根源，在于注册商标专用权具有法律上的不确定性（或动态性）及可反驳性。动态性是指注册商标专用权始终处于变动状态，与著作权有明显区别，后者自创作完成之日起享有并保持，不因权利人后续行为而变动，一旦取得权利就是相对确定的。而注册商标专用权在注册核准之时仅仅得到了国家的授予拟制专有权，这种授权类似于国家与申请人之间达成的社会契约，国家保护其不受他人干扰的专有使用权利，商标持有人则需要将商标投入商业使用以实现其作为商标的区分识别、身份彰显、广告等基本功能。注册核准公告代表着社会契约的达成，此后如果注册商标不使用或不正当、不规范使用，构成对社会契约目的的违反，国家有权代表社会取消对其专用权的保护，因此，商标权的法律效力始终处于可变状态，是否保有专有权取决于持有人后续的行为。
可反驳性是指在实行注册取得商标权制度的国家，商标取得注册并不意味着其完全符合商标法规定的所有实质条件，因初始不符合或事后不符合这些条件，其权利均有可能受到反驳甚至被消灭。无论主管机关采取形式审查还是实质审查，审查自身都具有局限性，无法排除授权错漏乃至被欺诈的情形。我国实行部分审查，审查员对绝对理由部分进行全面主动审查，但对商标申请是否以使用为目的等主观因素缺乏举证要求；对相对理由部分只审查不得与注册商标相冲突的理由，对是否损害其他在先权利，如姓名权、著作权、外观设计等则难以主动审查。不具有实质合法性的注册商标情形主要包括：以欺骗等不正当手段获得注册的；违反了拒绝商标注册的绝对事由，如大规模囤积等损害公共秩序的；违反商标注册的相对理由，如损害了他人在先权益的等。在争议期内，注册商标专用权在很大范围上处于随时可能被反驳的状态。如乔丹商标案，即使乔丹体育公司使用侵权商标已经极具商业规模，仍然可能因损害他人姓名权而被宣告无效。
基于此，就出现了对民事判决方式制止不具有合法性基础的注册商标的现实需求。民事判决对注册商标权的限制，是在民事法律关系框架下否定或部分否定注册商标权合法性的一种路径，是将注册商标作为一种与其他权利平等的民事权利进行审理的纠纷解决机制，符合契约公平理论，即国家给予注册人的权利保障应当与其提供给社会的商业价值相对等。
（二）民事判决的属性
民事判决对注册商标权的否定或部分否定，其属性是对商标权的限制还是消灭？
知识产权权利限制理论认为，任何私权都不是无限的。我国商标法上并未明确注册商标专用权限制规则体系，商标法第五十九条仅规定对注册商标要素的正当使用以及在先商标的继续使用。关于注册商标的限制，学术界存在不同观点。广义的商标权利限制包括地域限制、时间限制以及对注册商标使用范围、转让和许可等各方面的限制性规定；狭义的商标权利限制，是指当商标私权与他人权益或社会公共利益产生冲突时，出于利益平衡原则，而对其进行必要的限制。如在某种条件下，他人未经许可使用与注册商标相同或相似的标记不视为商标侵权，或称为侵权的例外，包括合理使用、滑稽模仿、权利放弃和懈怠、默许和禁止反悔等衡平原则。
商标权的消灭制度，则包括撤销和无效宣告两种方式。违反有关商标使用管理规定的注册商标，由商标局依法予以撤销，该注册商标专用权自撤销公告之日起终止；违反有关商标注册规定的注册商标，由商标局或商标评审委员会宣告无效，该注册商标权视为自始不存在。
民事判决是平等民事主体之间的纠纷处理结果，是在特定个案中结合具体事实作出的裁判，它并不能承担如同商标局或商标评审委员会那样对商标权效力进行评价的职能，亦非对行政机关撤销或宣告无效行政行为的司法审查，因此，判决结果对注册商标专用权而言，只是一种限制而非权利的消灭。本质上，法院在民事案件中对原告注册商标的合法性进行了独立于行政授权、确权程序的审查，并作出了独立的司法判断。
四、判决商标禁止使用与商标权消灭的关系
（一）判决商标权禁止使用的效力范围
当民事判决认定注册商标缺乏合法性基础时，就涉及与行政宣告无效或撤销制度的关系问题。目前的司法裁判对此几乎均未言明，商标法上亦无明确规定。一种观点认为，注册商标并未被国家行政机关依法撤销或宣告无效，则其在法律上仍为有效的注册商标，仍有权通过转让、许可等方式行使商标权，或在判决未禁止的范围内继续使用其注册商标。另外一种观点认为，该商标注册本身被判决认定缺乏合法性基础，因而不得再享有任何法定权利，等同于被撤销或宣告无效。
对此，笔者认为应当区分情况对待：1.商标的注册本身违反禁止注册绝对事由，即违反商标法第十条、第十一条、第十二条的规定，或者以欺骗手段或其他不正当手段取得注册，属于无效的事由，民事判决据此判决其禁止使用，意味着否定该注册商标的合法性，该注册商标应禁止一切行使权利的行为，包括转让、授权许可等。2.已经注册的商标，违反商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条的规定，自商标注册之日起5年内，法院依据在先权利人或者利害关系人的请求而作出对其权利限制或否定的判决，意味着以相对理由否定该注册商标的合法性，该注册商标应禁止一切针对该在先权利人及其利害关系人行使权利的行为。3.注册商标因违反商标法有关使用的管理规范，如自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项，属于应予撤销的情形，民事判决对其权利的限制，系对其具体不规范使用行为的否定和禁止；注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用，则属于应当撤销的情形，判决其权利限制，应在该注册商标变为通用名称的商品领域以及其连续3年未使用的商品上发生禁止效力。4.注册商标被认定为权利滥用，民事判决其禁止使用或权利限制，应当在案件本身所涉及的事实范围内发生效力，该商标应停止对相对权利人的滥用行为。5.如果同时存在注册本身缺乏合法性且行权过程中构成权利滥用，则判决禁止使用的范围应当按照最严重的情形进行解释。
（二）建立民事判决与行政确权程序之间的制度衔接
民事判决与行政宣告制度之间缺乏有效的衔接和沟通，会导致相关公众、竞争者及商标持有人对注册商标的法律效力产生不确定性认知。例如，损害他人在先权利的注册商标，超过5年的争议期限，虽然无法被提起宣告无效请求，但仍然可能被诉民事侵权并判令禁止使用，导致其实际处于失权的法律状态，引发相关公众对商标状态认知的疑惑。为此，笔者建议建立民事判决限制制度与法定效力消灭制度间的沟通机制。
一是确立行政确权程序优先原则。依法应被撤销或被宣告无效的商标，在实践中还经常作为权利商标而制止他人使用，抑或充当引证商标阻止他人合法在后申请注册相同或近似的商标，因此，在侵权诉讼中的原告注册商标以及在商标注册审查及驳回复审案件中的引证商标，如果存在连续3年未使用的情形、违反禁止注册事由等，应当中止该民事侵权诉讼或商标注册程序，采取3年不使用撤销或无效宣告行政程序优先原则。在侵权诉讼、授权确权诉讼与权利商标行政确权程序的关系上，以形成确权程序优先为常态，除非引证商标无效宣告请求人存在明显恶意。
二是建立民事判决与无效宣告程序的协调。民事判决禁止注册商标权行使，不论是依据禁止权利滥用原则，还是保护在先权利原则，其实际效果均为否定注册商标专用权的合法性；尽管判决只对个案有效，不具有对世效力，但判决所得出的该注册商标违法的结论是确定的，该注册商标的效力应当被依法消灭。故而，应建立民事判决与行政无效程序的协调机制，将人民法院作出的此类判决，纳入行政机关宣告无效或撤销的法定理由中，已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，可以作为行政机关调查的事实依据，无需当事人重新举证证明，除非有反证推翻之。超过争议期限的，仅在判决限定的事实范围内受到禁止。（杨静） |