作品名称、作品中的角色名称保护路径再探索 ——兼述“冰雪奇缘”系列商标确权案
〖2020/8/21 13:57:29时〗 中国商标专网提供
【字体：
大
中
小
】【
发表评论
】
新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
近十年来，随着商品经济的发展，商品化权益逐步走入司法视野，特别是在商标授权确权行政案件中，请求对作品名称、作品中的角色名称的“商品化权”作为《商标法》第三十二条［1］规定的“在先权利”进行保护的案例呈增多趋势，在司法实践领域经历了一个不断试错的探索过程，在理论界也引起了一轮持续的热议。2017年1月10日，最高人民法院发布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称商标授权确权司法解释），其中第二十二条第二款对具有较高知名度的作品名称 和作品中的角色名称以在先权益进行保护做出了明确 规定，被称作是对商品化权益有名化的首次尝试［2］。但由于在我国的现有法律中对商品化权毕竟没有规 定，故随后的司法判例中又逐渐呈现出了一种谨慎认定的态度。在“冰雪奇缘”系列商标权无效行政 纠纷案件中，一审法院尝试将作品名称认定为《反 不正当竞争法》第六条第（一）项“有一定影响的商品名称”并作为“在先权利”进行保护，是一次有益的司法探索。
一、“商品化权”保护的司法实践
由于根据司法界的普遍认知，作品名称、角色名称不应受著作权法保护［3］，故一批主张侵犯上述名 称“在先著作权”的案件均被法院驳回。因此，权利人特别是涉外权利人，开始引入美国司法实践中比较流行的“商品化权”这一概念，并以此为理由寻求救济。
通过回顾司法判例不难看出，对于“商品化权”人民法院的态度大致经历了以下的转变过程：由最初的不保护，到通过其他条款加以保护，继而到将“商品化权”作为在先权利保护，再到“商品化权益”的保护，最后又实行谨慎保护。
早期的判决对商品化权的保护持否定态度。在“梵净山”案［4］中，一审判决认为：本案中原告明确其在先权利为商品化权，由于该权利并非法定权利，其内容亦不甚明确，且并不包含在法律规定的在先权利的范围之内，故争议商标未构成《商标法》第三十一条所指的“损害他人现有的在先权利”的情形。
后来，人民法院的态度发生了转变，并开始寻求保护路径。在“哈利·波特HaLiBoTe”系列案［5］中，两审法院均认为：“哈利·波特”“Harry Potter”作为人物角色名称具有较高知名度，该知名 度系他人投入大量劳动和资本获得的，由此带来的商业价值和商业机会亦应由他人享有。姚蕻申请与之近似的被异议商标“哈利·波特HaLiBoTe”，违反了诚实信用原则和公序良俗，属于《商标法》第十 条第一款第（八）项规定的“有其他不良影响的标志”。
但是，随着“不良影响”条款适用范围的逐渐 规范化，人民法院开始尝试通过明确“商品化权” 或“商品化权益”的“在先权利”地位，对角色名称、乐队名称、作品名称等予以保护。在“邦德007 BOND”案［6］中，二审法院认定：“007”“JAMES BOND”作为丹乔公司“007”系列电影人物的角色名称已经具有较高知名度，为相关公众所了解，其知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结 晶，其所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得，应当作为在先权利得到保护。商标评审委员会有关丹乔公司主张对 “007”与“JAMES BOND”享有角色商品化权并无法律依据的认定有误，法院对此予以纠正。在 “TEAMBEATLES添·甲虫”案［7］中，一审法院认 定：“The BEATLES”乐队是在全球享有盛名的乐队，在中国大陆地区也具有极高知名度，相关公众能够将“BEATLES”与该乐队建立唯一的、直接的联系。因此，“BEATLES”作为商标使用蕴含了商业价值，带来商业机会，已经衍生出商品化权益， 属于应受我国法律保护的民事权益。“商品化权” 虽非法定权利，但存在着实质的权益内容，称为 “商品化权益”更为贴切。二审法院对此表示认可 称：乐队名称等通过商业化使用，能够给拥有者带 来相应的利益，可以作为“在先权利”获得保护。“商品化权”无明确规定，称为“商品化权益”并无不可。在“驯龙高手”案［8］中，一审法院认为：“驯龙高手”作为电影名称，其所直接且明确指向的电影作品具有较强知名度及影响力。被异议商标的注册挤占了梦工场公司对“驯龙高手”在衍生商品及服务上享有的商业价值和交易机会，损害了梦 工场公司对于“驯龙高手”依法享有的商品化权。对此，二审法院认为：被异议商标的注册容易导致 相关公众误认为其经过梦工场公司的许可，或与梦工厂公司存在其他特定联系，故原审法院认为被异议商标损害了梦工场公司对于“驯龙高手”依法享 有的电影作品名称的相关权益并无不当，本院对此 予以维持。
应该说，上述案例在个案中维护了实体正义， 但是也凸显出了商品化权（益）自身的不足：首先，商品化权（益）并非法定权利，亦无明确定 义，故其权利边界不清，直接在裁判文书中使用这 一概念违反“权利法定”的基本原则。其次，商品 化权（益）的保护条件尚不明晰，个案认定中存在一定的差别，降低了相关公众对自己行为是否侵犯 这一民事权益的可预期性。第三，商品化权（益） 的保护范围具有不确定性，在部分司法案例中其禁 注权范围已经包括第11、12、16、17、18、12、 21、25、27、34、44等商品或服务类别，大有超越 驰名商标进行全类别保护的趋势。第四，从现有支持保护的判决说理上看，无论是基于劳动、智慧和资本的投入，还是激发创作热情，推动文学、艺术 创作的繁荣发展的需要，无论是制止搭便车，还是避免市场混淆，将此类商品化权益作为由原作品衍生的既有静态利益的保护，在立法政策和利益衡量上都缺乏正当性依据，有超出权利范围保护溢出利益的可能［9］。
随着实践探索的不断积累，人民法院也越来越意识到“商品化权”在我国法律语境下的先天不足，以及确定作品名称、角色名称保护条件及范围的复杂性，于是在司法政策层面上也更趋向于审慎保护。
北京市高级人民法院民三庭在《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》（2016年5月6日发布）中指出，对形象的商业化利益的保护，不是对法定权利的保护，只有对形象的商业化利益进行分析确定其属于可受法律保护的利益时，才能纳入 《商标法》第三十二条在先权利的保护范围。对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定，除非必要，对该利益的保护不应超出未注册驰名商标的保护。
2017年1月10日，商标授权确权司法解释对保护的条件进行了限定。其中第二十二条第二款规定：对于著作权保护期限内的作品，如果作品名 称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。
特别是北京市高级人民法院于2019年4月24日 发布《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》，这种收紧的态势更为明显。其中，第16.8、16.9条进一步明确：在法律尚未规定“商品化权益”的情况下，不宜直接在裁判文书中使用 “商品化权益”等称谓。当事人主张的“商品化权益”内容可作为姓名权、肖像权、著作权、一定影响商品（服务）名称等法律明确规定的权利或者利 益予以保护的，不宜对当事人所主张的“商品化权益”进行认定。若依据除商标法第三十二条“在先 权利”之外的其他具体条款不足以对当事人提供救济，且无法依据前款所规定的情形予以保护的，在符合特定条件时，可以依据当事人的主张适用商标 法第三十二条“在先权利”予以保护，但一般应依据反不正当竞争法第六条的规定进行认定。
因此，在“葵花宝典”案［10］中，二审法院认 为：一方面，“商品化权益”并不属于《民法总 则》第一百二十六条规定的“民事主体享有法律规 定的其他民事权利和权益”的范畴；另一方面， “商品化权益”本身的内涵、边界亦无法准确确 定，相关公众对这一所谓的民事权益无法作出事先 的预见，当然也无法为避免侵权行为而作出规避。因此，被诉裁定基于“商品化权益”而认定争议商 标的注册违反了商标法有关“申请商标注册不得损 害他人现有的在先权利”的规定，在事实认定和法 律适用方面均存在错误，依法应予纠正。
二、保护作品名称、作品中的角色名称的法 律路径选择
如此看来，“商品化权益”的保护的确步入了一个困境，如何对相关权益进行保护是我们面临的一个新问题。笔者同意这样的观点：当社会中出现一种新的现象，其背后利益的衡量足以引起社会关系的变化，则有必要将其纳入法律的规制范畴。如何通过法律去调整，要么在原有的法律体系内部自行消化解决，要么创立一种新的民事权利。但不管采用 何种方法，遵循现行法律体现的体系化及逻辑性一定 是不变的首要金准。体系化是迄今为止发现的最有效 的实现法律目标和贯彻法律理念的方法。［11］由于商品化权概念的提出尚停留在理论层次，到将“商品化 权”创设为一种新的民事权利路途尚远，而且有学 者认为创设商品化权，将与商标权、著作权相互冲 突，破坏现有法律体系确立的利益平衡机制和竞争 规则。［12］因此，笔者认为，还是应该在现有法律框架内寻求解决途径。
1. 著作权保护模式
如前文所述，作品名称、角色名称不能按照 著作权保护的观点，基本上是我国学理上的通说。但是需要指出的是，商标授权确权司法解释中， 将“著作权保护期限内的作品” 作为此类作品名 称、作品中的角色名称等受保护的前提条件，实际上仍是将其当成从属于著作权或者由著作权派生的 权利。有学者指出，这种做法无异于延伸了著作权 保护的边界，破坏著作权制度设计中的利益平衡机 制，将已进入公有领域的内容重新纳入保护范围， 与立法精神相抵触，而且会产生“皮之不存，毛将 焉附”的悖论问题，不具有自洽性和说服力。［13］对 此，笔者深表赞同。因此，如何更好地适用商标授 权确权司法解释的这一条款，有待我们在司法实践 中进一步商榷。
2. 商标权保护模式
既然作品名称、作品中的角色名称不属于享有 著作权的作品，它们自身也就不应因在原作品中的 知名度而当然享有权益。那么，相关权益受保护的 独立的正当性基础应该从何而来？相关规定中要求 上述名称应具有的“较高知名度”又从何而来？笔者认可，应该来源于对其进行商业化的使用或商品化的活动，也就是被用作了商业标志，由此产生了 商业标志性权益。事实上，在当今社会文字作品 出版、影像作品上映已使其成为商品的情况下， 作品名称本身已经被商品化使用了。在“天线宝宝”案［14］中，二审判决肯定了知名卡通人物角色名 称等作为在先权益，系通过商业使用行为产生。当 然，如果上述名称已被注册为商标、或者已构成驰 名商标时，可以按照《商标法》的相关规定在相应 的权利范围内予以保护，但这不是本文的讨论范围也不是“商品化权”被提出的起因。在尚未注册为 商标的情况下，有学者主张可以依据《商标法》第 三十二条后半段，作为“已经使用并有一定影响的 商标”进行保护。对此，笔者持保留态度。依据目 前商标法保护的普遍认知，“已经使用并有一定影 响的商标”作为未注册商标，其保护范围仅限于类 似商品或服务［15］，其不可能超越未注册驰名商标的 保护范围。而如果对知名作品名称、角色名称的禁 注权范围仅限定在第41类文娱活动，甚至更小范围 的书籍出版或电影摄影设备出租等类别上，不仅与 作品名称、角色名称的相关权益人关于保护更多衍 生商品的诉求不相适应，也与遏制商业标志性市场 混淆的保护初衷不相适应。
3. 反不正当竞争保护模式
“若把专利法、商标法、版权法等知识产权单 行法比作浮在海面上的冰山，那么反不正当竞争法则是冰山下使其赖以漂浮的海洋”［16］。该比喻形象 地揭示了反不正当竞争法对知识产权的补充保护作用。因此，对于不能归入单行法具体权益类型、又 符合特定条件的其他利益，通常会到《反不正当竞 争法》中去寻找依据。
司法实践中，“天线宝宝”案的二审判决援引 《反不正当竞争法》第二条的规定，认定知名商品（服务）的特有名称、知名卡通人物角色名称、知名电视节目名称可以作为合法权益予以保护。但这一做法似乎又步入了另一个极端。通常情况下，为 了避免妨碍市场自由竞争，需要严格把握上述一般 性条款的适用条件，对有明文规定的不正当竞争行 为，原则上不再使用一般性条款扩张其适用范围。因此，应尽可能到《反不正当竞争法》的具体条款中去寻找救济途径，否则仍不能避免“司法设权” 之嫌。
《反不正当竞争法》第六条第（一）项规定：经营者不得实施擅自使用与他人有一定影响的商品 名称、包装、装潢等相同或者近似标识的混淆行 为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联 系。其中，“有一定影响的商品名称”与修法前的“知名商品特有名称”是对应的。此前，有民事案 例将作品名称作为“知名商品特有名称”给予《反 不正当竞争法》保护。如在“泰囧”案［17］中，二审 判决认定：“人在囧途”电影名称已经构成“知名 商品的特有名称”，在宣传“泰囧”电影时有意使 用“人在囧途之泰囧”的行为会造成相关公众的混 淆误认，依照1993年《反不正当竞争法》第二条和 第五条第（二）项构成不正当竞争。又如在“高效 能人士的七个习惯”案［18］中，二审判决认为：《高 效能人士的七个习惯》一书具有较高市场知名度， 构成知名商品，其名称属于知名商品的特有名称。涉案侵权图书的名称为《高效能人士的七个习惯·人 际关系篇》，构成近似名称，容易导致混淆误认， 构成不正当竞争。该结论得到了再审的支持。
因此，在“冰雪奇缘”系列商标案中，当迪 士尼公司将其主张的在先权利由“商品化权”变更 为“有一定影响的商品名称”时，一审法院认为：商标法第三十二条的立法目的是在商标授权确权程 序中避免或解决其他民事权利与商标权之间的权利 冲突问题。商品化权并非我国现行法律明确规定的 民事权利或者权益类型，而“有一定影响的商品名 称”属于受《反不正当竞争法》第六条明确规定予 以保护的民事权益，故其属于商标法第三十二条规 定的“在先权利”的范围。这种变更系出于迪士尼 公司真实意思表示，其保护的均为基于将电影名称 进行商业性使用而产生的商业利益，且在本质上解 决的均为其他权利或权益与商标权之间的冲突问 题，故法院予以接受。
三、“冰雪奇缘”系列商标案的探索
“冰雪奇缘”系列商标案共涉及36案［19］。伽 蓝公司于2014年4月将文字“冰雪奇缘”申请注册 在全部45个商品或服务类别上，后上述商标均转让 予美惠公司。迪士尼公司针对已核准注册的42件商 标提起无效宣告请求，请求认定其对电影名称“冰 雪奇缘”具有在先“商品化三十二条前半段予以保护。国家知识产权局对其中 的36件作出审查裁定，认定电影名称“冰雪奇缘” 应当作为在先“商品化权”得到保护，并在全部36 个类别的商品或服务上对诉争商标予以无效宣告。美惠公司不服，向北京知识产权法院提起系列行政 诉讼。在诉讼过程中，迪士尼公司申请将其主张的 在先权利由“商品化权”变更为“有一定影响的商 品名称”，对此一审法院予以支持。
在确定将“有一定影响的商品名称”作为在先 权利，适用商标法第三十二条规定予以保护时，一 审法院认为应符合以下要件：一、该商品名称在中 国相关公众中具有一定的知名度；二、诉争商标标 识与商品名称较为接近能够形成对应关系；三、诉 争商标指定使用的商品或服务与该商品名称所处领 域相同或者类似；四、诉争商标的注册与使用将损 害在先商品名称的所有人利益。
首先，就知名度而言。如前所述，作品名称并 非一项原生的权利，只有对其进行商业化的使用， 才可以产生相应的权益。设立“有一定影响的”要 件，可以将没有使用或没有市场影响力、也无需进 行保护的商品排除出去，这本身也是法律的应有之 义。本案中，可以认定《冰雪奇缘》已为相关公众 所了解，具有一定知名度，可以认定为“有一定影 响的”商品名称。
其次，就近似程度而言。《反不正当竞争法》 的立法本意就是为了避免市场混淆，因此排除与作 品名称相同或近似的标识注册为商标亦不难理解。本案中，诉争商标与作品名称高度近似，造成混淆 和误认的可能性较大。
第三，就诉争商标核定使用的服务与“有一 定影响的商品名称”所处领域的关系而言。这是本 系列案判断的关键点和难点所在。一审法院认为：从“有一定影响的商品名称”角度保护在先权利应 注意保护范围，即应限于与“有一定影响的商品名 称”所处领域相同、类似或者具有较大的关联性的 商品或服务。在具体判断时应考虑以下因素：电影 《冰雪奇缘》的知名度及影响范围；诉争商标使用权”，并依据商标法第在相关商品或服务上是否容易导致相关公众误认为 其经过电影《冰雪奇缘》权利人的许可或者与权利 人存在特定联系；是否足以影响相关公众对其指定 使用的服务来源的识别、品质的认可、信誉的保证 等。本系列案中，一审法院认定：《冰雪奇缘》是 具有较高知名度的电影名称，但其保护范围并不当 然及于全部商品或服务，而应与电影衍生商品或服 务密切相关。部分诉争商标核定使用的商品或服 务，与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围差距 较大，不易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪 奇缘》权利人的许可或者与权利人存在特定联系， 从而影响相关公众对其指定使用的服务来源的认 知。需要指出的是，本案中，迪士尼公司分别提交 了该公司“冰雪奇缘”实际涉及的衍生商品或服务 的类别、类案中其他作品已经涉及的衍生商品或服 务的类别、在先判例中予以保护的衍生商品或服务 的类别进行参考，经比较具有一定的差别。因此， 除了相同、类似商品或服务外，如何确定“具有较 大的关联性的商品或服务”仍有可考量的余地，期 待二审法院对此给出明确的回答。
最后，就是否会损害所有人利益而言，这属 于《商标法》第三十二条前半段的文意范围，是 必须考虑的要件。本系列案件需要依据诉争商标 核定使用商品或服务的不同类别，具体判断是否 会造成第三人基于其电影名称本应获得的交易机 会的减少，降低知名电影名称的价值，进而损害 权利人的利益。
综上，一审法院在部分商品或服务类别上对 国家知识产权局“在先权利”条款的认定进行了纠 正，实际上否定了“有一定影响的商品名称”可以 获得全类保护的可能性。
四、结语
司法实践中，对于作品名称、作品中的角色 名称的保护经历了一个漫长的探索和调适的过程， 其间引入了商品化权（益）的概念。一石激起千层浪，学界对此展开了长期的激烈讨论。随着实务界 认识的不断深入，商品化权（益）保护的路径逐渐 收紧，并开始到《反不正当竞争法》中寻求权益基 础和保护依据。“冰雪奇缘”系列案是一次有益的 司法尝试，作为继续探索中的一环，希望能对作品 名称、作品中的角色名称最终的权益定性以及保护 要件、保护范围的设定提供更多的研究素材。
注 释：
［1］ 现行《商标法》于2014年施行，“在先权利”的内容规定在第三十二条的前半段。由于本文中涉及的部分案例适用的是 2001年施行的《商标法》，相关内容规定在第三十一条的前半段，但内容未作改变。除引用的部分案例裁判涉及的是旧条文 序号外，本文其他部分使用的是新条文序号。
［2］ 杜颖、赵乃馨：《缓行中的商品化权保护——<关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定>第22条第2款的解读》， 载《法律适用》2017年第17期。
［3］“五朵金花”案中，法院认定：“五朵金花”四字仅是该剧本的名称，是该剧本的组成部分，读者只有通过阅读整部作 品才能了解作者所表达的思想、情感、个性及创作风格，离开了作品的具体内容，单纯的作品名称“五朵金花”因字数有 限，不能囊括作品的独创部分，不具备法律意义上作品的要素，不具有作品属性，不应受著作权法保护。
［4］ 参见北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第432号行政判决书。
［5］ 参见北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第401号行政判决书；北京市高级人民法院（2011）高行终字第541 号行政判决书。
［6］ 参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第374号行政判决书。
［7］ 参见北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第1493号行政判决书；北京市高级人民法院（2015）高行（知）终 字第752号行政判决书。
［8］ 参见北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第8924号行政判决书；北京市高级人民法院（2015）高行（知）终 字第1020号行政判决书。
［9］ 孔祥俊：《作品名称与角色名称商品化权益的反思与重构——关于保护正当性和保护路径的实证分析》，载《现代法 学》2018年第2期。
［10］ 参见北京市高级人民法院（2018）京行终6240号行政判决书。
［11］ 景辉：《商品化权的“囚徒困境”》，载《电子知识产权》2013年第9期。
［12］ 蒋利玮：《论商品化权的非正当性》，载《知识产权》2017年第3期。
［13］ 同注 ［9］。
［14］ 参见北京市高级人民法院（2016）京行终3470号行政判决书。
［15］ 商标授权确权司法解释第二十三条第三款规定：“在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先 使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。”这是对长期司法实践一贯做法的肯定。
［16］ 郑成思：《知识产权论》，法律出版社，2003年版，第265页。
［17］ 参见北京市高级人民法院（2013）高民初字第1236号民事判决书。
［18］ 参见北京知识产权法院（2016）京73民终822号民事判决书；北京市高级人民法院（2017）京民申2803号民事裁定书。［19］ 参见北京知识产权法院（2017）京73行初5929、5931-5942、6807-6820、7371、7992-7999号行政判决。（赵明）
作者单位：北京知识产权法院