精读异议、评审案例|第19948250号图形商标不予注册复审案
〖2020/10/19 16:07:14时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：水色咖啡
01基本案情
原异议人是日本知名的医药生产商，在驱蚊止痒、蚊虫叮咬等产品领域具有很高知名度和影响力。原异议人对其产品包装设计享有在先权利，包 装设计独特，被异议商标构成对原异议人享有在先 著作权美术作品的侵犯。申请人及其关联公司具有抄袭、摹仿原异议人商标以及他人知名商标的一贯恶意，违反诚实信用原则，扰乱正常商标注册秩序，将造成不良社会影响。原异议人请求依据《商标法》第三十二条、第四十四条第一款等规定，不予注册被异议商标。经审理，不予注册决定认为， 被异议人未经原异议人许可，申请注册与原异议人美术标识高度近似的被异议商标，损害了原异议人 的在先著作权，依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，第19948250号图形商标不予注册。申请人不服，申请不予注册复审认为，被异议商标 经申请人长期推广及宣传，已具有极高美誉度。原异议人提交的证据不能证明在被异议商标申请日前 其美术作品已创作完成并公开发表且为中国公众所熟知，被异议商标依法注册，未侵犯他人在先合法 权利，申请人请求对被异议商标核准注册。申请人 提交了其资质、成果证书、荣誉证书等，申请人获准注册商标列表，申请人及被异议商标宣传报道证 据材料，其他行政决定书等证据材料。原异议人在不予注册复审中向商标局提交了意见，请求不予核 准被异议商标注册。
02案情解析
国家知识产权局经审理查明以下事实：
1、 被异议商标由广东聚联电子商务股份有限公司于 2016年5月13日申请注册，于2017年3月27日通 过初步审定，指定使用在第35类广告宣传等服务上。经核准，于2018年9月20日转让至无比滴 （广东）药业有限公司（本案申请人）名下。
2、原被异议人及其多家关联公司在第3、5、35 等多个商品及服务类别上申请注册了一百余件商标，其中包含众多原异议人在先使用的“無比膏”“MOPIKO”“無比滴”“MOPIDICK” 等商标，还包含“小林”“蝶翠诗”“拉夫·劳伦”“兰芝”等知名品牌。
3、申请人名下申请注册了三百余件商标，其中包含在第1、3、5、9、 10、11、14、16、18、20、21、24、25、28、 29、30、32、33、35、38、39、41、42、44类商品及服务上申请注册众多与原异议人在先使用 的“無比滴”“MOPIDICK”“MOPIKO”商标在 字体、外观、文字结构等方面相同或相近的“無比滴”“無比贴”“無比喷”“無比霜”“無比 益”“MOPIDICK”“MOPIKO”等商标。
国家知识产权局经审理认为，原异议人提交了数份著作权登记证书，其中登记号为国作登 字-2017-F-00384479的登记证书中显示，作品图 样为两个椭圆图形位于方形上方及下方，站立在雪山前的企鹅图形位于方形右上角，以上构图要素均置于矩形框内，上述作品创作完成时间为1996年1 月，首次发表时间为1997年4月1日。原异议人的图形图样经过设计，具有一定独创性，符合《著作权法》意义上的美术作品。原异议人提交的证据可 以证明本案涉案美术作品由Taiyopackage Inc.创作 完成，作品著作权归属于原异议人。在案证据显示原异议人于1997年使用涉案美术作品的相关产品在日本公开宣传销售，且于2008-2010年含有涉案美 术作品的原异议人相关产品在中国论坛网站有相关评论。故在案证据可以证明，在被异议商标申请日前，原异议人含有企鹅雪山的美术作品已完成创作 并公开发表，对其美术作品享有在先著作权。本案被异议商标同为置于矩形框内的由上至下排列的椭圆图形及方形图形构成，且方形图形右上角的企鹅 同为站立在雪山背景前，被异议商标与原异议人的美术作品在构图要素、设计手法、视觉效果等方面高度相似，已构成实质性近似。原被异议人及申请人在异议阶段和复审申请中均没有合理解释被异议商标与他人在先美术作品设计完全相同的原因，亦未提供其早于原异议人美术作品设计创作的证据， 故合理推定其存在接触过他人作品的可能。在未经原异议人允许的情况下，原被异议人申请注册与原 异议人美术作品构成实质性近似的被异议商标，损害了原异议人享有的在先著作权，已构成《商标 法》第三十二条所指的损害他人在先权利的情形。
另外，《商标法》第四十四条第一款的规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境，且该精神贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序 的始终。商标注册申请人在申请商标注册时应遵 循诚实信用原则和公共的商业道德，不得以扰乱 商标注册秩序、损害社会公共利益等方式谋取不 正当利益。由审理查明事实2、3可知，原被异 议人及其多家关联公司、申请人在多个商品及服 务类别上申请注册了在字体、外观、文字结构等方面相同或相近的“無比膏”“MOPIKO”“無 比滴“MOPIDICK”商标，除此原被异议人及其多家关联公司还申请注册了“小林”“蝶翠 诗”“拉夫·劳伦”“兰芝”等与多个知名品牌 相同或相近的商标。本案中原异议人提供的材料可以证明，在被异议商标申请日前，其“無比 膏”“MOPIKO”“無比滴”“MOPIDICK”商标 在具有蚊虫叮咬止痒、镇痛功效的止痒液商品上已 具有一定知名度。原被异议人及其关联公司以及本 案申请人仍对与原异议人具有一定知名度以及他人知名的商标进行注册及转让，其行为难谓正当，具 有明显的复制、抄袭、摹仿他人商标的故意。此种 行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认， 更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。被异议商标的注册申请已构成 《商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
03典型意义
《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的立法目在于解决商标授 权确权程序中商标权与相关权利人拥有的其他在先 权利之间的冲突问题。现行法律规定的除商标权以 外的其他权利包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。商标案件审理实践中执行的《商标审查及审理标准》对损害他人在先权利审理标准中认定侵犯他人享有在先著作权的适用要件如下：
（1）在系争商标申请注册之前他人已在在先享有著作权；
（2）系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似；
（3）系争商标注册申请 人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品；
（4）系争商标注册申请人未经著作权人的许可。
回归本案，首先判断在先权利人是否享有著作权的前提是所主张的图形或文字等表现形式是否构成著作权法意义上的作品。我国《著作权法》以 及《著作权法实施条例》中对作品的形式及含义作 出了列举式规定。其中，美术作品是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。本案中， 原异议人所主张的美术作品经过设计，有一定独创性及审美意义，符合著作权法意义上的作品。其 次，在对著作权权属确认方面，我国《著作权法》 与《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（下称《伯尔尼公约》）一致，在著作权的取得上实行自动保 护原则，即作品创作完成后即享有著作权，不需要 履行任何登记手续。出于在形式上对著作权予以固 定，从而进一步明确权利归属的目的，国家版权局 于1994年12月31日发布了《作品自愿登记试行办法》，于1995年1月1日实施至今。《作品自愿登 记试行办法》第一条及第二条既已明确著作权人取 得的作品登记证书仅为解决著作权纠纷提供初步证据，作品不论是否登记，作者或其他著作权人依法 取得的著作权不受影响。由此可知，我国著作权登 记机关在进行著作权登记时仅进行形式审查。著作 权登记证书对于登记的客体是否构成作品，登记的 主体是否系著作权人以及自述的作品完成时间，并无当然的证明力，对上述事实的认定仍要结合具体情况具体分析。本案中，原异议人提交的作品登记 证书显示美术作品创作完成时间及首次发表时间均 早于被异议商标申请日。原异议人还提交了1997年 涉案美术作品的相关产品在日本公开宣传销售证据 材料，于2008-2010年含有涉案美术作品的原异议 人相关产品在中国论坛网站的相关评论。根据《伯 尔尼公约》国民待遇原则，《伯尔尼公约》第五条第一款规定，就享有本公约保护的作品而论，作者 在作品起源国以外的本同盟成员国中享有各该国法律现在给予和今后可能给予其国民的权利，以及本 公约特别授予的权利。至此，我国与日本同属伯尔尼公约成员国（我国于1992年10月15日成为公约缔 约国，日本于1975年4月24日成为公约缔约国）， 原异议人于1997年在日本对其美术作品公开发表并 使用，故可以推定在1997年前已完成该美术作品， 已享有著作权并在中国应享有相应保护。再次， 《商标审查及审理标准》中适用要件（2）的核心 在于比对标准要达到“相同或者实质性相似”。基于他人在先著作权对抗商标权不涉及系争商标核定 使用商品或者服务的区分，因此系争商标与他人享 有在先著作权作品的对比标准要比商标近似判断的标准更为严格，以实现跨权利类型保护法律适用上 的平衡。在实质性相似的判断中，应对比系争商标 与在先作品独创性部分的相似程度，可以从图形中 各个构成要素的设计手法、排列布局、视觉效果等 方面进行考量。本案中，系争商标与原异议人在先 美术作品在构图要素及排列组合等方面基本相同， 已构成实质性相似。另外，在著作权侵权认定中一 般采用“接触加实质性相似”的判断标准。除有直 接证据证明系争商标注册申请人与在先著作权人存 在接触，在判定系争商标侵犯在先著作权问题时， 上述判断标准同样适用。简而言之，就是在系争商 标与在先作品构成相同或实质性相似的前提下，根据作品的独创性高低，综合考虑在先发表时间、作 品知名度以及在公众媒体上的曝光程度等因素，适用“反比原则”对接触进行判断。本案中，附有原异议人美术作品的相关医药产品早在2008年已多次 出现在中国论坛网站中。申请人与原异议人同属医 药行业，较其他市场主体，申请人必然会对附有原 异议人美术作品的相关产品倾以较多关注，进而对 原异议人在先作品接触的概率更大。加之，申请人 并未对其与他人在先美术作品设计相同做出合理解 释，亦未提供其早于原异议人美术作品设计创作的 证据，故合理推定申请人存在接触原异议人作品的可能。最后，根据《著作权法》及《著作权法实施 条例》的有关规定，系争商标注册申请人应就著作 权人做出过直接的、明确的许可其使用作品申请注 册商标的意思表示予以举证。本案申请人未能对此 进行举证证明，应承担不利后果。申请人申请注册 被异议商标的行为侵犯了原异议人享有的在先著作 权，构成《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。
本案不予注册复审中除认定被异议商标侵犯 了原异议人在先著作权外，还适用了《商标法》第四十四条第一款的规定，认定申请人申请注册被异 议商标构成了“其他不正当手段取得注册”的情形。《商标法》第四十四条第一款已明确规定适用 “已经注册的商标”，那么在系争商标尚未获准注 册阶段的不予注册复审中是否可以适用该项法律条 款？哪些情形属于《商标法》第四十四条第一款 “其他不正当手段取得注册”所调整的范围？商标注册人将其商标转让，受让人是否可以通过证明其为己用，由此可以被认定是“不正当手段”的豁 免？结合本案具体案情，以下将分别说明分析。
首先，《商标审查及审理标准》中第六部分已指出，申请注册商标应当遵守诚实信用原则，不得以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其他不正当方式谋取不正当利益 等其他不正当手段取得注册。北京市高级人民法 院2019年《商标授权确权行政案件审理指南》中对“其他不正当手段”的认定中也作出基本相同的解释。商标法第四十四条第一款立法精神在于贯彻 公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序， 营造良好的商标市场环境。如果该项法律条款仅适 用于商标确权程序，在授权审理中商标注册人的行 为若确已构成其他不正当手段取得注册，却认为适 用第四十四条第一款属于法律错误，待商标注册程序完成后，再启动宣告无效程序宣告其权利自始无效，显然是对行政资源、司法资源的浪费，有碍商标注册制度的稳定性，更放任了恶意注册，有悖大 力遏制恶意抢注的政策指导。因此，在不予注册复 审中如果商标注册人的注册行为确属于第四十四条 第一款所规制的情形，应参照或类推适用该项条款予以调整。这样的法律适用并不违背立法初衷，亦 能够最大程度实现事实正义。北京市高级人民法院在2019年《商标授权确权行政案件审理指南》中同样明确指出，可以认定属于商标法第四十四条第一 款规定“以其他不正当手段取得注册”的适用对象 既包括已经注册的商标，也包括申请注册的商标。其次，在《商标审查及审理标准》以及2019年《商标授权确权行政案件审理指南》中均对“其他不正当手段”进行了列举式归纳。《商标审查及审理标准》中对“其他不正当手段”的归纳为：
（1）申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构 成相同或者近似的；
（2）申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、 知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者 近似的；
（3）申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的。商标获准注册后，既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅出于牟取不正当利益为 目的，积极向他人兜售、胁迫贸易合作、或者索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的， 可以判定为明显缺乏真实使用意图。较上述归纳情形，2019年《商标授权确权行政案件审理指南》第 （1）项中细化增加了“既包括对不同商标权利人的 商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包 括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的”，并在第（3）项中直 接认定“具有兜售商标，或者高价转让未果即向在 先商标使用人提起侵权诉讼等行为的”系“其他不正当手段”，无商标注册数量上的限制。上述情形 中均未对“多件”及“大量”进行具体、绝对的定 量化标准。在商标审理实践中，“多件”“大量” 的判定会结合他人商标的独创性、知名度，商标注 册人所处行业、经营范围、运营规模以及是否具有 明显出于牟取不正当利益为目的的行为等因素进行 衡量。最后，关于受让商标是否可以成为“不正当 手段”的豁免条件，2019年10月11日，国家市场监 督管理总局发布的《规范商标申请注册行为若干规定》第九条中规定了转让不影响“不正当手段”的 认定。有学者认为在实践中应该对转让行为区分不 同情况处理。大量申请注册商标人将自己申请注册 的商标转让牟利的，其转让行为可以作为参考因素 结合其他因素作出认定；为规避被无效的风险，大量申请注册商标人将自己的商标转让给他人，能够 查明双方之间有恶意串通行为的可以认定；不同利害关系人分别申请注册少量商标，获准注册后一起 运营，能够证明各申请人之间关系的可以认定；如 果受让人仅受让一个或者几个商标自用，与转让人无利害关系或恶意串通行为等违反商标法其他规定 行为的则不应被认定为“不正当手段”。本案中， 被异议商标经过转让，商标转让前的 原被异议人及其多家关联公司，以及 申请人均在多个商品、服务类别上申 请注册多件与原异议人“無比膏”等 系列商标相同或相近的商标。原被异 议人及其关联公司除此之外还有复 制、摹仿其他知名商标的注册行为。原被异议人的“無比膏”等商标在相 关蚊虫叮咬止痒液商品上已具有一定 知名度，原被异议人及其关联公司以 及本案申请人仍对与原异议人具有一定知名度以及他人知名的商标进行注册及转让，此种行为挤占了具有真实使用意图和正当注册需求的市场主体可以依法注册 的商标资源，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有 损于公平竞争的市场秩序，不具有商标注册的正当 性，属于商标法第四十四条第一款中“其他不正当 手段取得注册”的情形，应依法不予注册。
商标法第三十二条前半段所保护的是特定主 体享有的除商标权以外现行法律已经明确规定的 在先法定权利，以及根据《民法通则》和其他法 律规定应予保护的合法权益。商标法第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”情形所规制的是 采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共 利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不 正当利益等其他不正当手段取得注册，其表现形式一般为注册多件或者大量商标，适用该项法律条款 时需要综合考虑申请注册商标的表现形式、商标注 册人相关信息情况以及使用意图等因素，判断商标 注册人的注册行为是否在本质上违背了诚实信用原 则，损害公共利益，有悖于公序良俗原则。由于上述法律条款所保护的权利性质有所不同，在具体案 件适用时只要符合各条款适用要件，可以通过叠加 使用，以更好地保护合法权利人的利益，最大程度 上打击恶意注册，彰显法律正义，充分发挥知识产 权制度优势，持续优化营商环境。（张丁萍）