要旨：在合同未明确约定的情况下，商标代理机构不负有商标申请被核准注册义务。对于商标因具有“其他不良影响”驳回申请，判断商标代理机构是否尽到合理注意义务，应当综合考量“其他不良影响”条款的性质及判断在实践中具体化、类型化的程度，以及申请商标的具体内容等因素认定。对于申请商标以与在先注册商标近似为由被驳回申请，判断商标代理机构是否尽到合理注意义务，应当综合考量商标代理机构的能力，申请商标与在先商标的近似程度，以及个案其他因素综合认定。
案 号
（2019）沪0104民初16644号
（2020）沪73民终68号
案 情
原告：尊信科技服务（集团）有限责任公司 （下称尊信公司）
被告：上海典欧实业有限公司（下称典欧公司）
2018年3月，典欧公司与尊信公司签订《委托代理协议书》，协议约定由典欧公司委托尊信公司代理申请商标共15件，申请资料由典欧公司提供， 代理费用共计16,000元。典欧公司应在协议签订之日起3个工作日支付1,600元预付款，剩余尾款应于2018年5月31日付清。涉案协议还约定，商标被驳回申请一件，免费重新申请一件。2018年11月6 日，共有5件商标通过初步审定并进行公告。之后商标局陆续通知尊信公司其余10件商标注册申请被驳回。驳回申请商标的具体情况及理由如下：1.“及第状元”商标（申请类别包括第9类、11类、 42类、35类），商标局驳回上述商标申请的理由如下：该商标文字是对成语“状元及第”的不规范 使用，容易混淆人们特别是中小学生对成语中特定词汇的认知，易产生不良的社会影响。2.“万饰大吉”商标（申请类别第6类、9类、35类），商标局驳回上述商标申请的理由如下：“万饰大吉”与成语“万事大吉”读音相同，字形近似，是对成语的不规范使用，作为商标使用在指定服务上，容易混淆人们特别是中小学生对成语中特定词汇的认知， 易产生不良的社会影响。3.“一路一灯”商标（申请类别第9类、11类、35类）。商标局驳回上述商标的理由如下：该商标与在先注册商标“一路绿 灯”“一路一带亚非拉战略研究中心”近似，且用于所报商品上，易产生不良社会影响。涉案协议签订后，典欧公司按约支付了预付款，但未支付合同尾款。尊信公司遂向法院起诉请求典欧公司支付合同尾款，并支付逾期违约金。典欧公司辩称所委托申请的大部分商标未通过初审，且尊信公司在合同履行过程中未履行告知商标可能存在不得注册情形的法定义务，其行为已经构成违约，无权要求典欧公司支付合同尾款。
审 判
上海市徐汇区法院认为，相关商标的注册结果，并非涉案协议约定的付款条件，典欧公司也未就申请注册的商标根据法律规定不得注册进行举 证。一审法院判决典欧公司支付尊信公司合同余款 13400元，并支付逾期付款违约金。一审判决后， 典欧公司提起上诉。上海知识产权法院认为，涉案协议并未约定尊信公司负有申请商标被核准注册的义务，故尊信公司不存在违反合同本身约定的行为。本案需重点判断的是尊信公司在履约过程中是否存在违反法定义务的情形，即对于涉案申请的部分商标未通过商标局审查的结果，尊信公司在履约过程中是否存在违反《商标法》规定的有关代理机构从事商标代理业务行为规范的行为。涉案商标以“其他不良影响”，以及与在先注册商标近似为由被驳回申请，尊信公司对此并不存在违反代理行为规范的情形，故二审驳回上诉，维持原判。
评 析
合同当事人的义务既有来自于合同约定，亦有来自于法律规定，即合同上的法定义务。本案涉及的主要法律问题是，尊信公司在履约过程中是否存 在违反法定义务的情形。具体而言，即对于涉案申请的部分商标未通过商标局审查的结果，尊信公司在履约过程中是否存在违反《商标法》规定的有关代理机构从事商标代理业务行为规范的行为。
《商标法》第十九条的规定，商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜。委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。《商标法》规定不得注册的情形，既包括《商标法》第十条、第十一条、 第十二条规定的违反绝对拒绝注册理由的情形，即商标标识不得作为商标注册的情形；也包括《商标法》第十五条、第三十二条等规定的违反相对拒绝注册理由的情形，即存在在先权利的情形。对于前 者，一般情况下，商标代理机构应当知道，且应当明确告知委托人；对于后者，商标代理机构如果知 道，应当明确告知委托人。［1］本案中，未通过审查的 10件申请商标，商标局驳回申请的理由有两类，一 是所有10件商标均以具有“其他不良影响”为由驳回申请；二是10件商标中有2件商标除了以不良影响为由，还以与在先注册商标近似为由驳回申请。商标代理机构是否存在违反代理业务行为规范的情形，分别分析如下：
（一）关于以“其他不良影响”为由驳回商标申请，商标代理机构是否存在违反行为规范的判断
根据《商标法》第十条第一款第八项的规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用，该条属于对商标绝对拒绝注册事由的规定。如前所述，一般情况下，对于违反绝对拒绝注册理由的标志，商标代理机构应当知道且应明确告知委托人。但在个案中，申请商标以违反绝对拒绝注册理由被驳回， 判断代理机构在代理过程中是否存在违反商标代理业务行为规范的情形，还需要结合被驳回申请的具体事由、申请标志本身的具体内容等因素综合判断，合理确定商标代理机构的义务边界。
首先，关于“其他不良影响”条款的性质与适用。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称规定）第五条规定：“商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，人民法院可以认定其属于商标法第十条第一款第（八）项规定的‘其他不良影响’。将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标， 属于前款所指的‘其他不良影响’。”《商标法》 第十条第一款第（八）项有关“其他不良影响”的规定属法律上的一般条款，无论是“不良影响”概念本身，还是上述《规定》中就不良影响判断所应考虑的“社会公共利益”“公共秩序”，其均属于高度抽象、不确定的规范概念。上述一般条款及规范概念的适用，需在个案中依照价值判断予以具体化。在商标是否具有不良影响的判定上，应考虑社会背景、政治背景、历史背景、文化传统、民族风俗、宗教政策等因素，并应考虑商标的构成及指定使用的商品和服务。在行政与司法实践中，不同的判断主体基于不同的背景、个性、认知及信仰，就 一般条款在不同个案中的适用可能会做出不同的价值判断。因此，针对某一商标是否具有“其他不良影响”的判断，其确定性程度远低于《商标法》第 十条所列举的其他已经类型化的不得作为商标使用的事由。
其次，关于商标是否具有“其他不良影响” 的判断在实践中具体化、类型化的程度。一般条款的具体化、类型化，对于法律适用的稳定性， 社会公众的行动决定，以及提高当事人的裁判预 期具有重要意义。就商标是否具有“其他不良影响”的判断而言，如果已经通过司法解释，或者 经过长期司法实践形成指导规则，明确某种情形 的商标具有不良影响，则相应主体应当依该类型 对所涉商标是否具有不良影响判断，不必再付诸 于对上述抽象概念进行价值衡量。就目前而言， 《规定》仅列举了将政治、经济、文化、宗教、 民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标属于 “其他不良影响”，尚无有其他更为明确的类型化的指导规则。因此，商标是否属于具有“其他 不良影响”的情形，在目前实践中的具体化、类型化程度并不高。除了上述《规定》所列举的具体情形，相应主体包括商标申请代理机构在内， 对于某一商标是否具有不良影响在理解和法律适用上存在分歧是不可避免的，要求商标代理机构对所拟申请商标是否可能会因“其他不良影响” 为由驳回做出准确预判，既不合理也不现实。
再次，关于涉案被驳回申请商标本身的内容及驳回申请的具体理由。商标是否具有“其他不良影响”的判断具有高度的不确定性，但如果任何一个理性人基于最基本的道德价值判断，即可认为申请商标明显具有不良影响的，则应视为商标代理机构应当知道，且有义务告知委托人相应的法律风险。本案中，商标局认为涉案“及第状元”“万饰大吉”两件文字商标具有不良影响的理由是其容易混 淆人们特别是中小学生对成语中特定词汇的认知， 而对于“一路一灯”商标具有不良社会影响则未说 明具体理由。从上述商标本身内容来看，基于理性 人最基本的价值判断，尚不能足以显示该些商标具有明显的不良社会影响。法律不能强人所难，苛责 尊信公司就上述商标做出具有“其他不良影响”的预判，且应承担不利的法律后果，不仅对于尊信公 司而言不尽合理，也不利于整个商标代理行业的健康发展。
综上，本案事实尚不足以证明尊信公司应当知 道涉案商标具有“其他不良影响”，对于申请商标 以不良影响为由被驳回申请，尊信公司对此并不存 在违反商标代理业务行为规范的情形。
（二）关于以与在先商标近似为由驳回商标 申请，商标代理机构是否存在违反行为规范的判断
1.商标代理机构是否有义务审查申请商标与在先注册商标相同或近似
《商标法》第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商 品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商 标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”该条属于对商标相对拒绝注册事由的情形。根据商标法第十九条第二款的规定，商标代理机构知道或者应当知道其受托所申请的商标属于商标法 第三十二条的规定，即属于他人现有的在先权利的，或者属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，不得接受其委托。该条款中所涉及的在先权利一般是指他人已经取得的外观设计专利权、著作权等；在先已经使用并有一定影响的商标是指，他人已经使用并在消费者中具有一定影响但未注册的商标。［2］根据举轻以明重的解释方 法，商标代理机构在申请商标时，对于所拟申请的 商标是否损害他人注册商标以外的其他在先权利， 以及未注册商标权利尚且负有注意义务，则对于是 否侵害在先注册商标的权利更应负有注意义务。并且，我国对注册商标实行公告制度，相较于未注册 商标而言，商标代理机构亦更有能力就申请商标与 在先注册商标是否相同或近似进行审查。
2.关于商标代理机构是否尽到合理的注意义务 的判断
商标代理机构知道或应当知道申请商标与同种或类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，应当明确告知委托人。“知道”是一种主观认知状态，其必须通过客观化的方式才能得到证明。在个案判断时，需综合考虑商标代理机构审查机制和能力、申请商标与在先注册商标的比对情况、个案案件具体情况等因素，合理认定商标代理机构是否已经尽到合理的注意义务。
首先，关于商标代理机构审查机制与能力。如前所述，商标代理机构有义务就申请商标与同一种 商品或者类似商品上在先已注册商标进行审查。就相同商标审查而言，其检索数量有限，且判定标准相对同统一，对于申请商标与在先商标构成相同商标，商标代理机构应当予以知晓，且应如实告知委托人。但就近似商标的审查而言，则应结合案件具体情况判断代理机构是否尽到了合理的注意义务。我国现存在注册商标数量达千万件以上，即使某一具体类别上的注册商标数量亦是及其庞大的，在海量注册商标中检索到所有近似商标，且逐一进行比对，需要商标代理机构具备极强的审查能力，并非行业中所有代理机构普遍可以达到的水平。因此， 不能以申请商标与在先注册商标近似为由，径行认定商标代理机构未尽到合理义务。否则既脱离市场现状，也不利于促进代理行业持续良性发展。
其次，关于申请商标与在先注册商标的比对情况。商标法及相关司法解释虽对商标近似的判断规则及考量因素作了规定，但无论是在商标行政授权确权过程中，还是在商标侵权诉讼中，个案中有关商标之间是否构成近似，判断主体依据个人认知， 其判断结果往往会存在分歧。因此，商标代理机构在对申请商标与在先注册商标间是否构成近似判断上，也可能商标局存在与不同的认识。认定代理机构是否尽到合理的注意义务，还需以相关公众的一般注意力，考虑商标间近似的程度是否达到了基本无疑义的程度。本案中，商标局以申请注册的“一 路一灯”商标与在先注册商标“一路一带亚非拉战 略研究中心”“一路绿灯”构成近似驳回申请。本院认为，“一路一灯”商标与“一路一带亚非拉战略研究中心”商标两者在文字数量及呼叫上均有所差异，“一路一灯”商标与“一路绿灯”文字涵义有差异，“一路绿灯”为具有固定涵义的词汇，且无证据显示上述两件在先注册商标具有一定的知名度。以相关公众的一般注意力，申请商标与在先注册商标的近似程度尚未达到基本无疑义的程度。
综上，对于申请商标与在先注册商标近似为由被驳回申请，本案事实不足以证明尊信公司对此未尽到合理的注意义务，其并不存在违反商标代理业务行为规范的情形。
注释
［1］ 全国人民代表大会常务委员会编，朗胜主编，《中华人民共和国商标法释义》第49页，法律出版社，2013 年10月第1版。
［2］ 同注［1］，第67页。
作者 范静波 作者单位 上海知识产权法院 |