司法实践中日常用语商标显著特征的认定
〖2020/11/24 8:44:00时〗 中国商标专网提供
【字体：
大
中
小
】【
发表评论
】
新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：晨风
01
案 情
当事人
上诉人（原审原告）：北京加号咨询服务有公司（下称加号咨询公司）
被上诉人（原审被告）：国家知识产权局
案由：商标申请驳回复审行政纠纷
2016年11月4日，加号咨询公司申请注册第 21795336号“在家吃饭”商标（下称诉争商标）， 核定使用在第29类(类似群2901-2908；2911-2912) 肉、鱼片、鱼罐头、花生酱、汤等商品上。原国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）根据2013年修正的《中华人民共和国商标法》（下称2013年 商标法）第十一条第一款第三项的规定，决定驳回 该商标的注册申请。加号咨询公司针对诉争商标， 向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）申请复审，主张诉争商标在指定使用商品上具有区分商品来源的显著特征，应予核准注册。
商标评审阶段，加号咨询公司向商标评审委员会提交了诉争商标档案、商标许可合同、APP客户端截图、产品实物图片、网络报道、经销合同等证据材料。随后，商标评审委员会作出商评字［2018］ 第125162号《关于第21795336号“在家吃饭”商标驳回复审决定书》认定，诉争商标缺乏显著性， 决定：诉争商标的注册申请予以驳回。
02
审 判
加号咨询公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销被诉决定，判令商标评审委员会重新作出决定。
为证明其对诉争商标进行了商业使用，加号咨询公司向法院提交了下列主要证据：商标许可使用合同、诉争商标设计理念及含义说明、广告宣传合同及发票、新闻媒体报道、企业所获荣誉等证据材料。
北京知识产权法院认为：诉争商标“在家吃饭”指定使用在第29类食品类商品上时，易使相关公众将其作为广告语，难以被作为商标识别，进而不会起到区分商品来源的作用。因此，诉争商标缺乏显著性，其申请注册违反2013年商标法第十一条第一款第三项规定的情形。加号咨询公司在复审阶段以及一审诉讼阶段提交的证据虽可以证明其已将诉争商标进行了使用，但尚不能证明相关公众已经 能够将其作为商标进行识别。诉争商标的申请注册构成2013年商标法第十一条第一款第三项规定的情形。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回加号咨询公司的诉讼请求。［1］
加号咨询公司不服一审判决并提起上诉。
北京市高级人民法院认为：商标的基本功能在于区分商品或者服务的来源，而要实现这一基本功能，作为商标使用的标志就必须具有足够的显著特征，使相关公众能够将其作为区分商品或者服务来源的标志加以识别。诉争商标由中文“在家吃饭” 构成，尽管“家”“吃”二字经过些许艺术化设计，但按照一般公众的普遍认知，仍会将其识别为四个汉字“在家吃饭”。诉争商标指定使用在第29类食品类商品上，不易被相关公众作为商标加以识别，无法起到区分商品来源的作用，缺乏商标应有 的显著性。因此，一审判决和被诉决定认定诉争商标的申请注册构成2013年商标法第十一条第一款第三项所指的不具有显著性的情形并无不当。商标通过使用获得显著性，实际上就是某一原来不具有显著特征、不能作为商标注册的标志，因实际使用而使相关公众通过该标志将商品与主体建立联系， 从而使相关公众能够通过该标志对商品来源加以识别。加号咨询公司的相关上诉主张缺乏事实及法律依据，不予支持。
据此，北京市高级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。［2］
03
重点评析
企业在经营活动中，经常会使用到一些简短生动的短语或短句（包括广告语、商务口号等），向目标客户群体宣传有关企业、商品、服务的相关信 息。许多企业将有代表性的短语、短句作为商标申请注册，用以提升市场号召力，增强品牌忠诚度。我国《商标法》并未排除该类商标的申请注册，但 在司法实践中，日常用语商标获准注册的数量非常少。主要问题是该类用语的核心功能是表达企业的经营理念，宣传、介绍其所提供商品或服务的某项特点，而商标的核心功能是识别和区分商品或服务 的来源。相关消费者基于一般的消费习惯，往往不易将上述用语识别或认知为商标。因此，日常用语商标被驳回的主要原因是缺乏商标的显著性，不具 备区分商品或服务来源的显著特征要求。如何认定日常用语商标是否具有显著性，及能否通过使用取得显著特征，是司法实践中的难点。
一、日常用语商标是否具有固有显著性的判断
显著性是指该标志使用在具体的商品或服务上时，标注该标志能够让 消费者根据其一般或特殊的消费体验 认为它应该或者实际指向特定的商品 或服务提供人。［3］显著性是商标赖以 生存的核心特征，形成特定的对应关 系是商标权成立的基础。《商标法》 在总则中要求“申请注册的商标，应 当有显著特征，便于识别”，在分则中进一步规定，“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用 名称、图形、型号的；（二）仅直接 表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏 显著特征的。”
实践中，判断该类商标是否具有固有显著性， 一般可以从三个方面入手。
第一，该用语是否具有一定的独创性，便于识别。有的申请人使用极为常见的短语、俗语申请 注册商标，如“大树底下好乘凉”“路遥知马力” 等。该类用语流于平常，相关公众不易将其识别或 认知为商标，因而缺乏显著特征。
第二，判断日常用语商标是否具有显著特征 应从整体上进行认定。我国《商标法》在显著性的 问题上采用了整体认定法。如日常用语商标采取独 特的艺术化处理，采用图形组合形式，或将企业名 称巧妙融合到短语中的方式，使该标志从整体上 具备了区分商品或服务来源的特点，可认定为符 合显著特征要求。例如中国建设银行的“建筑有 鲁班 服务有建行”在第36类服务上获准注册。反之，单纯的日常用语如果仅经过少许艺术化处理， 从整体上不具备显著性，仍不易被相关公众识别为 商标。本案中的“在家吃饭”标志，尽管申请人将 “家”“吃”二字经过了少许艺术化设计，但按照 一般公众的普遍认知，仍然很容易将其识别为四个 汉字组成的常见短语——“在家吃饭”，无法发挥 区分商品或服务来源的作用。
第三，结合商品或服务类别进行认定。商标的 显著性是相对的概念。在日常用语商标的显著性判 断中，不仅要考量商标标志本身的含义和构成，也 要考量商标指定商品或服务所属行业的实际状况因 素，进行综合判断。该日常用语商标同商品或服务 本身的联系越密切，显著性越弱；反之，显著性越 强。例如，某公司在第9类电子计算机、电话等商 品上提出“科技以人为本”商标的注册申请。
“科 技”和“以人为本”组合在一起，表达的是一种精 神和观念，且仅以普通的形式加以表现，一般消费 者会认知其为经营观念的宣传，该标志无法发挥区 分商品来源的作用，因缺乏显著特征而无法获准注 册。［4］某公司在第41类在计算机网络上提供在线游 戏等服务上申请注册“开晒啦”商标，二审法院经 审查认为，“晒”是新兴的网络词汇，“开晒啦” 是祈使句式的短句，具有“炫耀一下”的含义。该 商标指定使用在第41类在计算机网络上提供在线游 戏等服务上，“开晒啦”并非此类服务经营者所经 常使用的短语，因此该商标能够发挥区分服务来源 的作用，具有显著特征。［5］
二、日常用语商标经大量使用取得显著特征的证据审查问题
根据《商标法》第十一条第二款规定，缺乏显著特征的标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。通过使用获得显著性，实际上就是某一本身不具有显著特征、不能作为商标注册的标志，因实际使用行为而使该标志与单一主体之间建立起唯一、稳定的联系，从而使相关公众能够通过该标志对商品或服务来源加以识别，该标识才能取得显著特征。对于不具备内在固有显著性的标志，使用是其取得显著性的唯一途径，别无他法。［6］需要注意的是，该使用行为应当满足商标法意义上使用行为的要求。例如将该标志用于商品、商品包装、容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。如果仅有象征性使用，无法使得缺乏固有显著性的标志取得显著特征。
在司法实践中，由于日常用语商标往往缺乏固有显著性，申请人通常会提交各类证据，意图佐证该标志通过被大量、广泛、长期的使用，已形成与 商品或服务来源唯一对应的关系，能够让相关公众 联想到其指向的商品或服务提供者，已取得显著特征。对申请人提交的商标使用证据进行审查时，应 从以下几个方面进行综合考量。
第一，商标的使用方式和使用时间情况。要 求商标使用时系为表明商品来源的目的，主观上具有标识商品来源的意图。否则，无法实现使相关消费者认为该标志与申请人确立了唯一、稳定联系的目的。另外，审查商标使用证据应注意商标使用时间。一般情况下，商标使用时间越长，经由反复使 用使相关消费者得以将商标与申请人形成唯一、稳定联系的可能性越大。同时，也应充分考虑目前互联网、自媒体的发展情况，有的商标以在线形式进行快速、大量、密集使用，也不能排除在较短时间内发挥识别商品来源作用的可能性。
第二，商品销售、广告量、促销活动等经营情况。销售量或营业额代表相关消费者购买申请人的商品或服务的数量，消费者与商标标志有较多实质的接触，通过商标能够识别申请人商品或服务的可能性也越高。同理，广告量、广告费用越多，商标标志的曝光率越高，其识别商品来源作用的可能性也相应提高。市场占有率也可以协助判断销售量与营业额在同类市场的重要性，例如一个有限的营业额，若占同类市场较大的比例，商标销售区域范围、市场分布、销售网点越多，商标也就越有可能取得识别性。［7］因此，申请人提交的上述经营、宣传方面的证据可以作为认定商标是否取得显著特征的参考因素。
第三，使用范围、规模、地域、知名度等因素。要判断日常用语商标是否具备来源识别作用， 不仅要看商标注册申请人自身对于该标志的使用行为，还要考虑市场整体的使用情况。本案中，加号咨询公司提交的使用证据虽能证明“在家吃饭”标志进行了一定的宣传和使用，但范围仅局限在“每日优鲜APP”的部分类别商品上。综合考虑其使用地域、范围、规模、知名程度等进行考量，诉争商标的使用不足以发挥识别商品来源的作用。另外， 新闻媒体对于诉争商标的报道可以作为使用情况的佐证，但应注意现代营销手法经常将广告以报道的方式包装，审查时须注意客观报道与广告“软文” 的差异。行业协会、商会等机构出具的证明和其他 商业客户的支持性证据可作为判断商标是否取得显著性的参考，但商业客户的立场必须中立，否则其支持性证据的参考价值将受到影响。
判断日常用语商标是否通过使用取得显著性， 应结合指定使用商品或服务特点，综合考量各项可能影响判断结果的因素。若证据显示诉争商标确实发挥了指示及区别商品或服务来源的作用，相关公众便于识别，则可以认定其通过使用取得显著特征。反之，该日常用语商标仍因不具有显著性而不符合核准注册要求。使用证据数量的多寡，依个案情形而有所不同。（吴 静）
注释
［1］ 参见北京知识产权法院（2018）京73行初9231号行政 判决书。
［2］ 参见北京市高级人民法院（2019）京行终8846号行政 判决书。
［3］ 黄晖：《商标法》，法律出版社2016年版，第59页。
［4］ 吴新华：《广告短语作为商标的显著性——“科技以 人为本”商标驳回复审案例点评》，载《中国知识产权 报》2007年6月8日第7版。
［5］ 参见北京市高级人民法院（2017）京行终1847号行政 判决书。
［6］ 赵建蕊：《商标使用在TRIPs中的体现及在网络环 境下的新发展》，中国政法大学出版社2014年版，第123页。
［7］ 徐函修：《论商标获得显著性》，苏州大学2016年硕 士学位论文。