浅析淡化式侵权与驰名商标保护的相关法律问题
〖2020/11/29 10:16:00时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国知识产权报 信息整理编辑：悠乐
裁判要旨
随着经济发展和实践积累，侵犯他人驰名商标专用权的前提条件不仅仅是识别性商标使用行为，还包括广告性商标使用行为。将权利人的驰名商标作为广告性使用，其后果在于淡化了驰名商标的显著性，属于淡化式侵权。
案情简介
原告贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（下称贵阳老干妈）拥有第2021191号“老干妈”商标（下称涉案商标），核定使用在第30类商品上，包括豆豉、辣椒酱、炸辣椒油等。贵阳老干妈认为涉案商标经长期使用、广泛宣传，已经为国内外广大消费者所熟悉，且多次被原国家工商行政管理总局商标局认定为具有较高知名度或构成驰名商标。被告贵州永红食品有限公司（下称贵州永红）是一家牛肉制品生产企业，其产品包括牛肉干、牛肉松、牛肉棒等。贵阳老干妈发现，贵州永红制造、销售的牛肉棒产品印有“老干妈味”字样。贵阳老干妈认为，“老干妈”是其拥有的注册商标，具有较强的显著性和较高的知名度，该词汇并非直接表示商品风味的描述性词汇。贵州永红未经贵阳老干妈许可擅自使用“老干妈”字样，其傍名牌意图非常明显。因此，贵州永红的行为属于恶意侵犯驰名商标专用权的行为。北京欧尚超市有限公司（下称欧尚超市）实施了销售侵犯涉案商标专用权商品的行为。因此，贵阳老干妈将贵州永红、欧尚超市诉至北京知识产权法院。
贵州永红辩称，其主营商品为牛肉干等制品，主营商标“牛头牌及图”经30余年的使用，在全国范围内具有较高的知名度和市场影响力，且于2010年1月获得驰名商标保护。贵州永红主观上并没有攀附贵阳老干妈商标的意图；贵州永红使用“老干妈味”字样不属于商标性使用，属于对产品配料和口味的合理描述，并不会导致消费者对涉案产品来源产生混淆、误认，故其行为不构成商标侵权。
北京知识产权法院经审理认为，贵阳老干妈提供了证明驰名商标的基本证据，证明涉案商标已具有较高的知名度。贵州永红的涉案产品名为“老干妈味牛肉棒”，正面印有“牛头牌及图”，中部印有“老干妈味”字样。贵州永红把他人驰名商标作为自己产品的系列名称，并用他人驰名商标来描述自己的产品，且用于包装、宣传中，为广告性使用行为，属于淡化式侵权。依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《驰名商标司法解释》）第九条第二款的规定。北京知识产权法院判令贵州永红立即停止在其生产、销售的牛肉棒产品上使用“老干妈味”字样，赔偿贵阳老干妈经济损失及合理支出共计42.65万元，欧尚超市停止销售上述印有“老干妈味”字样的牛肉棒。
贵州永红、欧尚超市不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院，但其上诉请求被法院予以驳回。
案例分析
该案中，原告贵阳老干妈所拥有的第1381611号的“老干妈及图”商标与涉案商标在豆豉、辣椒酱、炸辣椒油等商品上使用的时间历史悠久，在国内消费者中拥有很高知名度，涉案商标属于在中国为社会公众广为知晓的商标。因此，依据商标法第十三条、第十四条的规定，涉案商标为驰名商标并应给予跨类保护。
在判断涉案产品所使用的涉案标识是否侵犯了他人注册商标专用权时，需明确两点：第一，是否属于商标性使用。驰名商标具有显著性和良好声誉还蕴含着较强的广告效应，侵权者直接把他人驰名商标作为自己产品的系列名称，或者用他人驰名商标来描述自己产品，使得消费者误以为侵权者的产品与驰名商标权人具有某种联系，构成淡化式侵权。第二，是否属于商标的合理使用行为。商标法中明确了合理使用商标的主要情形，即描述性使用与指示性使用。描述性使用是指生产经营者使用他人的商标对自己生产经营的商品予以叙述性描述；指示性使用是指为指明产品、服务的种类而使用他人的商标。如果是为了描述、指明商品的基本信息，应当允许他人在不引起消费者混淆、误认或联想的情况下，正常、合理地使用权利人的商标。
该案中，被告贵州永红在涉案产品上标注“老干妈味”字样的行为，试图把涉案商标“老干妈”解释成同“黑胡椒”“麻辣味”并列的口味描述。而事实上，“老干妈”并不代表现实生活中的任何一种口味，而是为贵阳老干妈的驰名商标。贵州永红前述对“老干妈”使用行为，将导致其通用化为一种口味名称，会减弱涉案商标的显著性和识别性。贵州永红虽然没有将涉案商标作为识别性商标使用，但仍会使消费者对涉案产品与驰名商标之间产生联想，属于《驰名商标司法解释》第九条第二款规定的“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性”和“不正当利用驰名商标的市场声誉”的情形。
基于以上分析，为了避免涉案商标“老干妈”最后淡化为一种通用的口味描述性词汇，有必要在该案中对该驰名商标作出反淡化保护。
（北京腾宇律师事务所 韩擘男）