一、问题的提出
驰名商标作为企业商誉的象征，自《巴黎公约》首次提出以来，其保护问题便成为各国商标立法及实践的重要课题之一。《与贸易有关的知识产权协定》在承继《巴黎公约》对驰名商标相对性保护原则的基础上，再度赋予驰名商标禁止跨类混淆的“特权”。从域外商标法实践来看，驰名商标的保护主要有三种模式，即淡化模式、驰名商标制度和防护商标制度。［1］我国驰名商标制度自2001年正式引入，但令人遗憾的是，当前的商标保护体系尚缺乏防御商标制度的内容。驰名商标因其享有的市场声誉和知名度在商标实践活动中经常面临恶意攀附、恶意抢注的行为，尽管商标立法以及司法解释已经为驰名商标提供反淡化保护，但是这种事后救济的立法模式显然难以有效阻止他人事前恶意抢注、攀附的行为。正如郑成思教授所言，虽然《巴黎公约》作出了保护驰名商标的特殊规定，但这种保护的可靠程度，远远不及注册成为防御商标所受到的那种。［2］驰名商标恶意抢注现象的长期存在，恰好说明驰名商标事前规制制度的匮乏。因此，有必要从比较法视角下作一研究，为驰名商标保护制度的完善提供参考。
二、当前商标法对驰名商标保护的状况分析
（一）驰名商标事前保护不足，事后救济不易
我国对于驰名商标的保护以是否注册为标准，实行有差别的保护。［3］本文的检视对象主要为已注册驰名商标。从商标法现有的制度设计来看，已注册驰名商标的专用权保护似乎已经在事前与事后两个维度实现统一。一方面，在商标授权确权阶段，依据《商标法》第13条第3款以及第45条的规定，已注册驰名商标的权利人认为申请注册的商标可能致使其权利受到侵害时可以在商标初审公告期间内提出商标异议。对已经注册的商标，驰名商标权利人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效，其中对于恶意注册，驰名商标所有人不受五年的时间限制。另一方面，从驰名商标侵权诉讼来看，驰名商标权利人可以在个案中申请认定涉案商标为驰名商标从而获得跨类保护。
总体而言，已注册驰名商标在商标授权确权阶段的事前保护不足，而在商标侵权诉讼中事后保护不易。理由在于：其一，我国商标申请量与日俱增，驰名商标的事前保护程序全赖于审查员的实质审查，操作性不足。2020年我国商标申请量为840.9万件，商标注册量为517.3万件［4］，要求审查员在众多商标注册申请中辨别与驰名商标标识相同或近似的商标有很大难度。其二，在商标侵权诉讼阶段，商标权利人若欲要求跨类保护则必须举证证明其商标已经满足驰名商标认定的法定要素，另外还需要接受驰名商标“按需认定”原则的检验。具体而言，在驰名商标的侵权纠纷案件中，当事人须明确主张涉案商标为驰名商标，法院则需要在个案中考虑该事实主张与本案诉讼请求之间的关联性，即便关联性成立，法院还要进一步审查原告请求权成立的其他要件是否已经得到满足，倘若其他要件尚不满足，则法院可以直接驳回原告诉讼请求，无需再对驰名事实作出判断。［5］ 由此看来，驰名商标权利人事后维权的成本高、举证责任重，驰名商标权利人的事后救济并不容易。
（二）防御商标制度的法律缺位与实践需求的矛盾
目前，我国商标法尚无防御商标制度的规定，考察现有的商标实践，防御商标的法律缺位在实践中引发的问题主要有三个：
其一，《商标法》不以使用为目的条款的冲突与缓和。2019年我国新修订的《商标法》第4条第1款新增“不以使用为目的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。从纯粹文义解释角度来看，不以使用为目的条款似乎与防御商标制度的初衷相违背。防御商标的注册目的在于禁止他人恶意攀附和“搭便车”的行为，从而起到一种事前防御的作用，也即防御商标并无使用的强制要求，而这与注册商标的“使用义务”相冲突。因此，问题在于防御商标权利人注而不用的行为是否能够评价为“恶意注册”的行为范畴。从立法原意角度来看［6］，《商标法》第4条的立法目的之一是规制商标囤积行为，企业在商业实践中以驰名商标为基础商标注册防御商标的行为是一种自我保护的事前行为，不宜认定为是一种囤积注册行为。此外，从《商标法》第4条对申请人商标注册时的主观状态来看，防御商标的注册是驰名商标权利人的一种善意的自我防卫行为。所以在定性上，囤积商标的行为要与注册防御商标的行为相区分。［7］
其二，商标“撤三”制度与防御商标制度之间的非融贯性。商标“撤三”制度的立法目的即促使商标注册人将其注册商标进行积极使用，发挥其商标功能，避免商标资源的闲置及浪费。［8］依据《商标法》第49条规定，没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。然而从防御商标的注册目的来看，这些商标的注册目的不是为了使用，而是为了保护基础商标不受其他商标的影响。［9］由此，在实践中导致的问题之一便是企业为了规避商标“撤三”制度对其申请注册的防御性商标可能造成的不利影响，每三年便需实际使用其防御商标，而这无疑会增加企业的经营负担。
其三，司法对防御商标保护的态度不明。驰名商标所有人能否以防御商标作为权利基础请求法院制止第三方的不正当利用行为，是司法实践中法官必须面对的一个难题。对此，法官或避开防御商标问题或以法律暂未明确规定驳回当事人的诉讼请求。譬如在“山西百圆裤业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案”中，北京市第一中级人民法院认为，我国现行商标法律制度中并没有关于防御商标的相关规定，原告的该项主张缺乏基本的法律依据，本院对此不予支持。［10］退一步来说，即便法院认可驰名商标的防御性注册，原告以此作为权利基础也难以获得现行商标法的有效保护。譬如在“索菲亚家居股份有限公司诉吕小林等侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，驰名商标权利人注册在同类商品上的商标实际上是防御性商标，如果原告以此作为权利基础，不仅无法获得较高的判赔，而还可能面临被告主张的三年未使用抗辩。［11］
三、域外防御商标制度的审视与反思
纵观域外的驰名商标保护制度规则可知，当前仍实行防御商标制度的国家和地区有限［12］，但这并不意味着该制度已经丧失其实际运用价值。日本商标法在借鉴英国立法的基础上，引入防御商标制度，旨在构建和完善驰名商标的事前保护体系，打击国内屡禁不止的“搭商标便车”行为。［13］这与当前我国驰名商标被恶意攀附、抢注的社会现状具有一定的相似性，因此，日本防御商标制度的比较研究对我国驰名商标保护制度的完善更具参考价值。
（一）日本防御商标制度的内容
日本商标法有关防御商标的制度内容大致可分为三大部分。其一，防御商标的注册条件。商标权人的商品注册商标作为表示其业务所属指定商品的标识，只有在消费者广为知晓的情况下才可申请防御标识注册［14］，也即防御商标的主商标须为驰名商标。其二，防御商标的禁止权范围。日本商标法规定，如果第三人在防御商标核准注册的商品或服务上注册与基础商标相同或者近似的商标并有混淆之虞时，防御商标有权阻止在后商标的注册。
从商标注册的实际效果来看，防御商标的注册将基础商标的禁止权延续到防御商标的核准注册范围，有效提升了对驰名商标的保护力度。其三，基于主商标注册所生权利的附随性。防御商标注册所生的权利在与主商标分离时归于消灭；主商标转让时随之转移；主商标权消灭时随之消灭。［15］
（二）日本防御商标制度的反思
从上文可以看出，日本商标法对防御商标的制度设计基本秉持着“防御”的目的。防御商标作为基础商标之外的一类商标，是为了保障基础商标权利的稳固而存在，因此，日本商标法对防御商标本身并不苛以使用的义务。换言之，即便驰名商标权利人不实际使用防御商标，第三人也无法提起三年不使用撤销申请。尽管如此，日本防御商标制度也并非尽善尽美。该制度要求将商标注册时的“驰名性”作为防御商标注册的审查条件，无形中增加了驰名商标的保护门槛，理由主要有二点：
其一，商标注册“驰名性”要件是对驰名商标性质的误读。日本防御商标注册的“驰名性”要件将驰名商标的认定放置于注册申请时的特定时间点，忽视了驰名商标本身的动态演变。由于现代社会下广告宣传的多元化和信息传递的快速性，一个品牌在短时间内达到较高的知名度是很有可能的。［16］互联网时代商标“驰名”与否并不能僵化地以一个固定的时间点进行判定，相反由于互联网信息传播的迅捷及其多样化，商标的“驰名性”处于一个不断波动变化的状态。换言之，今天认定一个商标为驰名商标，可能翌日便不再驰名。日本防御商标注册的“驰名性”要求忽视了驰名商标的动态变化。
其二，商标注册“驰名性”要求将阻碍部分知名商标成功获得防御商标的保护。与著作权和专利权不同的是，商标权的商誉积累要求商标的持续性使用，知名商标的培育和发展更是如此。但商标抢注行为却往往发生在知名商标的培育过程中，抢注行为一般表现为将相同或类似的知名商标注册使用在与知名商标所核准注册的不相同、不相类似的商品或服务上，由于此时知名商标尚未达到商标注册的“驰名性”要求，故知名商标难以获准注册防御商标以进行事前防御。因此，商标注册“驰名性”要求在实质上降低了知名商标获得防御商标事前保护的可能性。
四、我国防御商标制度设计之构想
当前，驰名商标被恶意抢注的现象屡见不鲜，其中原因之一在于我国驰名商标保护体系中的事前保护不足，难以有效遏制商标抢注行为。前文已对日本防御商标制度之优劣进行评析，然而我国驰名商标防御制度之构建不可盲目照搬，必须结合本国国情，创建本土化的防御商标制度。
（一）防御商标“注后认驰”模式的合理性
日本防御商标注册要件把商标“驰名性”作为商标注册的前提，也即注册防御商标前其基础商标须为驰名商标，这种保护模式可称为“注前认驰”。有观点认为，“注前认驰”的保护模式削弱对驰名商标的事前防范作用，不妨可以引入“注后认驰”模式，即允许申请人在多个类别上申请注册相同商标，待主商标达到驰名的程度，商标权人可以请求商标局进行行政认驰，此前注册的其余商标则自动成为普通防御商标。［17］“注后认驰”的驰名商标保护模式有助于实现商标权人与商标法立法价值之间的利益平衡，具有合理性。
首先，“注后认驰”的驰名商标保护模式有利于调和商标使用与防御商标“防御目的”之间的关系.商标的使用是商誉赖以维持和发展的关键。“注后认驰”的驰名商标保护模式同样在遵循商标持续性使用的原则下，要求商标权人在行政认驰前对在其他类别上注册申请的防御商标具有实际使用的行为，目的在于鼓励和促进知名商标的培育和发展。而在商标权利人在其基础商标获得商标局的政认驰后，其余防御商标的使用义务之要求便可以适当性免除。
其次，“注后认驰”的驰名商标保护模式有利于缓和商标“撤三”制度与防御商标制度之间的紧张关系。商标“撤三”制度在中国现实语境下发挥着弥补注册主义弊端的重要作用［18］，旨在促使商标持有人物尽其用，发挥商标的市场价值。在商标权利人在其基础商标获得商标局的行政认驰之前，无论是主商标抑或是以主商标为基础而注册的防御商标均需要接受商标“撤三”制度的考验。理由在于，此时无论是主商标抑或是防御商标，都已经取得商标注册，自然负有商标使用义务，其权利与义务与普通商标相差无二。只有在主商标获得商标局的行政认驰之后，其余防御商标才可以免除商标使用义务。由此可见，商标“撤三”制度实际上对于驰名商标的培育还起着督促的特殊作用，商标权利人虽然有权获得商标注册但为了取得防御商标的特殊地位必须加大对主商标的使用与投入，凝聚主商标的商业和市场声誉。因此，在适用三年不使用的撤销规定时，有必要考虑防御商标的特别情况。［19］
最后，“注后认驰”的驰名商标保护模式可以有效遏制驰名商标抢注乱象。“注后认驰”的保护模式允许商标权人进行防御商标的注册，由于我国实行商标权注册取得制度，在先注册的权利人可以有效阻止在后商标的申请注册，但是注册取得模式同样也会滋生商标抢注行为。目前，在坚持商标权注册取得制度的前提下，“注后认驰”的驰名商标保护模式首先赋予防御商标注册的可能性，阻止他人注册或者使用相同商标进而禁止“傍名牌”行为。但需要注意的是，防御商标的注册行为同样也需要处理好商标恶意注册之间的关系。
（二）商标性使用与否划分防御商标的权利保护范围
注册商标的权利保护范围是商标所有人行使禁止权的范围。［20］商标法对注册商标的权利保护在于保障商标功能的有效发挥，而识别商品或服务来源的功能是商标最基本的功能。［21］商标权利人的商标性使用使得消费者将商标与商品或服务的提供者相互联系起来，减少消费者的搜寻成本。而防御商标在制度设计上并不强制要求商标的真实使用，因而未使用的防御商标显然并未实际产生识别商品或服务的功能，其权利保护范围有限。在“索菲亚家居股份有限公司诉吕小林等侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，浙江省高级人民法院便指出，本案第4287169号“索菲亚”商标属于防御性商标，因未经长时间实际使用，显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱。［22］从利益平衡的角度，未经使用的防御商标其禁止权范围宜与其可“行”的范围保持一致，即以核定使用的商品或服务为限。［23］
需要指出的是，防御商标虽然是以主商标为基础而注册的一类商标，但是防御商标仍然具有一定的独立性，并不当然排除实际使用的防御商标。随着商标战略的布局，部分防御商标同样也会被使用于宣传取得良好的市场声誉，对于该种情形则应当考虑防御商标的具体使用情形并根据使用产生的具体效益进行对待。
（三）防御商标权利效力的被动性
虽然防御商标同主商标之间具有一定的独立性，但是防御商标毕竟是以主商标为基础而注册的一类商标，因此主商标即驰名商标的效力变化势必会影响防御商标存在的正当性基础。这也是防御商标注册权利附随性的体现。孔祥俊教授指出，“商标法意义上，驰名商标认定只是对于商标是否已经具有某种程度的知名度的一种确认”。［24］因此，驰名商标的知名程度将会受到诸多因素的影响，由此需要注意的问题：一是倘若作为主商标的驰名商标其知名程度业已丧失，则未使用的防御商标的防御目的便会落空，防御商标的存在已经不具备正当性基础，相反会造成商标的闲置，占用有限的商标资源，此时任何主体都有权向商标局申请撤销该防御商标的注册。二是商标权人已经使用的防御商标受驰名商标知名程度的影响较弱。已经使用的防御商标在商标法语境下与普通注册商标的法律地位相同，因为防御商标权利人已经通过防御商标的使用从而建立起该防御商标与特定商品之间的固定联系，独立起到传递商品来源信息的作用。
五、结语
防御商标制度的引入与构建为驰名商标提供更为完备的事前保护，遏制第三人对驰名商标的恶意抢注行为。然而一项制度的引入并非简单移植，还需要根据本国具体国情考察诸多相关因素。在参考域外防御商标制度的基础上，探讨防御商标制度的本土化构建，以期为将来我国防御商标的制度设计贡献一份智识力量。（林韶）
注：本文获“万慧达杯”2021中华商标协会全国高校商标热点问题征文比赛研究生组三等奖。
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［10］ 山西百圆裤业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案，北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第177号行政判决书。
［11］ 索菲亚家居股份有限公司诉吕小林等侵害商标权及不正当竞争纠纷案，浙江省高级人民法院（2016）浙民终第794号民事判决书。
［12］ 目前仍保留该制度的国家和地区主要包括日本、澳大利亚、中国香港等等。
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［21］ 王莲峰.商标法学［M］.北京：北京大学出版社，2019.
［22］ 索菲亚家居股份有限公司诉吕小林等侵害商标权及不正当竞争纠纷案，浙江省高级人民法院（2016）浙民终第794号民事判决书。
［23］ 任凡.防御商标禁止权范围的司法平衡［J］.电子知识产权，2011（11）.
［24］ 孔祥俊.我国现行商标法律制度若干问题的探讨［J］.知识产权，2010（1）.
作者单位：华东政法大学 |
