审查之窗 | “防御性商标”与“囤积”的距离
〖2022/10/25 8:43:00时〗 白兔商标专网提供
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信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：悠乐
有些企业为保护自身品牌，采取注册“防御性商标”的策略，比如阿里巴巴公司申请的“阿里爷爷”“阿里爸爸”系列，老干妈公司申请的“老干爸”“干儿子”系列等。这些商标的申请目的不在于使用，在于防止被他人恶意注册。注册“防御性商标”一度被认为是“低成本高效率”的防御手段。“防御性商标”的申请虽非“恶意”，但也不以使用为目的。在现行《商标法》第四条的审查下，“防御性商标”在商标注册环节能否获得支持？本文将对此进行分析和探讨。
一、“防御性商标”与《商标法》
第四条
对于“防御性商标”是否适用《商标法》第四条，一种观点认为，第四条规制的是“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，不包含“不以使用为目的的善意商标注册申请”。企业申请注册“防御性商标”的目的是防患于未然，主观意图是善意的，不属于第四条规制的范畴。另一种观点认为，第四条的立法意图除规制“不以使用为目的”的恶意申请、囤积注册等行为外，还包括增强商标注册人的使用义务，故而该条款的审查不应仅对申请意图的“善意”或“恶意”进行区分，“注而不用”不能尽到商标的使用义务，与立法精神相悖，“防御性商标”也应当在第四条的驳回范畴内。
笔者认为，两种观点是辩证统一的。商标注册制度下，既然《商标法》不要求申请人“先使用再注册”，申请人当然可以申请注册尚未使用的商标，包括“防御性商标”和“储备商标”。在“防御性商标”属于善意申请的前提下，其是否违反第四条的关键在于，是否构成囤积。换言之，可以“防御”，但不可“过度”。对“防御过度”的商标注册申请，应当以《商标法》第四条驳回。
二、“防御性商标”的主要类型
为表述方便，本文将申请人已注册的保护目标商标称为“主商标”，基于防御目的申请的商标称为“防御性商标”。目前申请人申请的“防御性商标”的主要类型有以下几种：
类型一：对主商标及与主商标高度近似的商标进行全类别申请。如小红书科技有限公司申请了“小红书”“小红书 REDESIGN”“小红书全球选”“小红书品牌号”等覆盖4 5个类别的362件商标。
类型二：在主营业务涉及的类别申请与主商标近似的“防御性商标”。如四川海底捞餐饮股份有限公司在第43类申请的“海底唠”“海底涝”“海底三劳”“三每底捞”等商标。
类型三：在主营业务涉及的类别申请与主商标不近似的“防御性商标”。如四川海底捞餐饮股份有限公司在第43类申请的“豫底捞”等“行政区划简称底捞”系列、“秦底捞”等“朝代名称底捞”系列。
三、如何判断“防御性商标”是否
“防御过度”
2019年《商标法》修订的一大亮点是在第四条中规定了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。但不是所有“不以使用为目的”的商标注册申请都会被驳回，2021年11月国家知识产权局官网发布的《商标审查审理指南》（以下称“指南”）中列举了两种不适用《商标法》第四条的“不以使用为目的”的情形：1.申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或近似的商标；2.申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标。情形1指向“防御性商标”，情形2指向“储备商标”。指南中明确了“防御性商标”可接受的情形为“与其注册商标标识相同或近似的商标”，未对申请数量和指定商品类别数做出限制，也未对申请与主商标不近似的防御性商标的情形做出说明。
《商标法》第二十四条规定，注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。申请人对所有使用中的商标图样提出注册申请都是合理合法的，所以可推定本文第二部分所列的类型一，即对主商标及与主商标高度近似的商标进行全类别申请，符合指南中“申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或近似的商标”的情形，可不适用《商标法》第四条。
申请人以主商标为“圆心”，申请一定数量的商标作为“商标护城河”保护主商标的权利，这种行为是不被禁止的，但保护的“半径”不能过大，否则会妨碍他人的正当权利范畴，就有可能被认定为“防御过度”，以违反《商标法》第四条为由驳回商标注册申请。本文第二部分所列的类型二（在主营业务涉及的类别申请与主商标近似的“防御性商标”）从字面上看，虽属指南中可接受的情形，但笔者认为，对此类型仍需进行申请数量方面的限制，类型三（在主营业务涉及的类别申请与主商标不近似的“防御性商标”）则需结合申请人的其他情况，综合判断是否构成“囤积”。“防御性商标”与主商标近似度越高，可认为与主商标的保护范畴重叠性越大，可容许此类防御性商标的数量越大。反之，则可能侵占更多公共领域商标资源，可容许的防御性商标的数量越小。即，相同条件下，类型二的“防御半径”大于类型三的“防御半径”。
例如，本文开头提到的“老干妈”系列商标，主要持有人贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司名下共计有301个商标，除去其核心商标“老干妈”“老幹妈”等，“防御性商标”包括“干妈”“干儿女”“干儿子”“老于妈”等共计十几个商标图样主要申请注册在第29类、第30类上。申请情况为：主商标全类保护，重点类别申请十几个“防御性商标”。虽然老干妈公司的商标大多数是在2019年以前申请的，没有经过现行《商标法》第四条的审查，笔者认为，综合考虑老干妈公司的经营情况和“老干妈”商标在食品类的知名度，十几个“防御性商标”应属于在合理范围内。
审查实践中，已有因“防御过度”而适用《商标法》第四条驳回申请的实例。例如，深圳某公司注册了“丁校长”商标，随后围绕“丁校长”商标申请了“彭校长”“薛校长”“欧阳校长”等60余件“姓氏校长”的商标，审查员发出审查意见书要求申请人对商标注册申请的申请意图及使用情况作出说明并提供必要证据，申请人回文中说明是对“丁校长”商标的防御性注册。该批次申请的商标，除“丁校长”外，其他“姓氏校长”均被认定为违反《商标法》第四条，驳回通知书在商标局官网公开。
在商标注册审查环节，审查员在综合考虑各项因素后作出初步判断，对涉嫌违反第四条的申请人，会发出《审查意见通知书》要求申请人提供说明或使用证据。申请人的“防御性商标”收到涉嫌违反第四条的审查意见书，便很可能“防御过度”了，所以申请人在收到此类通知书后，仅仅以“防御性注册”回复审查意见，一般难以得到支持。（林丹）
