小知说法 | 撤销通用化注册商标制度的理解与适用
〖2022/11/6 11:09:29时〗 白兔商标专网提供
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信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：咖啡
注册商标通用化，是指已经注册的商标成为其核定使用商品或服务上的通用名称。《商标法》第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，该条规制的即是一个标志成为注册商标后演变为通用名称而失权的情况。
一、撤销通用化注册商标制度的意旨
综合考虑商标法的立法宗旨和商标保护的功能、作用两方面，撤销通用化注册商标制度对于商标权人、消费者和市场均有重要意义［1］。
首先，撤销通用化注册商标有助于进一步发挥注册商标的识别功能。识别商品来源是商标的基本功能，而通用化后的注册商标难以再发挥区分商品来源的作用。因此撤销通用化注册商标制度有利于引导商标权人慎重、合理地进行商标使用，同时对于其他主体无权或者不正当的商标使用行为进行制止，积极进行商标维权，促进商标价值的实现。
其次，撤销通用化注册商标有利于保护消费者利益，降低企业和消费者之间的沟通成本。若注册商标在成为一类商品的通用名称后，还对其进行保护，则会使得其他生产或提供类似商品的市场主体需要在广告宣传等诸多场合对其提供的商品加注更多的信息与通用名称加以区别，而这种识别成本最终是由消费者承担的。在不保护退化为通用名称的注册商标的前提下，其他主体可以利用通用名称进行描述，消费者可以在付出较低搜索成本的基础上获得满意的商品。
最后，撤销通用化注册商标可以促进形成公平竞争的市场秩序。具体表现为，一方面使得其他经营者在注册商标时有更多的选择，另一方面亦可树立每一个注册商标都应在市场上发挥识别作用的原则导向，维持市场主体间的公平竞争秩序。
二、注册商标通用化的原因
根据《中华人民共和国商标法解读》［2］中关于第四十九条第二款的解释：“在具有显著特征的商标获得注册后，出于商标所有人的广告宣传不当，其对商标管理不善、保护不力，或者出于其他竞争者或者社会公众方面的原因，有可能导致该注册商标逐渐失去显著特征，成为该类商品的通用名称。”综合而言，注册商标通用化的原因至少包括如下几种：
（一）商标权人自身因素
1.选择注册商标不当
有学者按照显著性的强弱标准将商标分为臆造商标、暗示商标和叙述商标［3］。叙述商标本身显著性较弱，但又可能因其简洁、便于记忆等特点，向消费者传达了更多的信息，反而具有成为高知名度商标的潜力。由于《商标法》第十一条对于含有商品通用名称的标志不得作为商标注册有着例外规定，即通过使用获得显著特征并便于识别的可作为商标注册，故商标权人在注册商标时可能会选择本身显著性不高的标志，或包含公共领域词汇、具有描述性的标志。一些商标本身的显著性不强成为了其通用化的原因之一。
2.使用注册商标的行为不规范
商标权人在使用其注册商标时未区分商标与商品名称的界线或对其商标进行过度宣传等行为，均可能导致消费者逐渐无法将注册商标与特定的商品或服务提供者相联系，使得注册商标成为一类商品的统称。如“优盘”商标案，商标权人在宣传中将其注册商标“优盘”与该公司的发明专利“一种用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”划了等号，同时结合“优盘”一词本身的呼叫等原因，最终使得注册商标“优盘”退化为便携式USB移动存储盘的通用名称［4］。
（二）市场竞争因素
1.商标权人维权意识差
在市场竞争中，经营者可能出于善意或恶意的目的使用他人的商标，甚至故意采取使得注册商标通用化的行为，而此时商标权人对于市场上的混淆行为是否有针对性地采取知识产权保护措施直接影响企业品牌竞争力。如“雪花”商标争议案，“雪花”组合商标由安徽省合肥面粉厂于1985年注册，1988年内蒙古恒丰公司生产出了比特质粉更高档次的“雪花粉”，随着当时广大人民群众生活水平的提高，中国面粉企业开始大批量生产这种美观的“雪花粉”产品，“雪花粉”逐渐成为一类面粉的统称。但受让“雪花”组合商标的内蒙古金穗公司直到2003年才针对多家面粉生产厂家提起侵权诉讼，此时“雪花”组合商标的显著性已经事实上随着“雪花粉”这一面粉名称的通用化而减弱，这与内蒙古金穗公司受让商标后未积极维权不无关系。
2.商标权人在某段期间内是新产品生产者或市场占有率较高
注册商标通用化常出现在新类型商品或者市场占有率较高商品的商标上。当相关公众难以简洁描述新类型商品时，该类型商品上最早出现的商标或者最具影响力的品牌可能会被用来直接指代该类型商品［5］。如果商标权人的商品在一段时间内市场占有率较高或甚至是市场上唯一的生产者时，无论是注册商标还是商品名称，都能唯一地指向商标权人，在这种情况下，随着生产此类商品的企业增加，商标可能存在滑向通用名称的风险。
（三）社会环境因素
1.被列入国家标准或行业标准
法定的商品名称即相关商标已经被国家标准、行业标准规定或明确为某类商品上的通用名称。在注册商标是否通用化的司法实践中，国家标准及行业标准作为证据具有较高的证明力。同时，国家标准及行业标准作为具有权威性的文件，对于相关公众及消费者对于商标和商品名称的认知有一定的推动影响。可以说，虽然商标权不会直接因商标被列入国家标准及行业标准而灭失，但列入标准后事实上将导致注册商标显著性降低。
2.其他主体不当宣传及使用
图书和媒体的介绍报道一方面是对消费者认知状况和同行业者经营状况的反映，另一方面会进一步推动和强化社会公众的认知，影响注册商标通用化的过程。如在“解百纳”商标案中，张裕公司在实际经营中没有对“解百纳”系注册商标进行明确，针对图书报刊中将“解百纳”解释为葡萄品种或者特定葡萄酒口味的内容也没有及时向相关出版社或媒体提出异议，导致公众逐渐将“解百纳”误认为某一特定葡萄品种酿造的葡萄酒。该案历经数年，虽然最后经和解确认张裕集团仍为“解百纳”商标权人，但和解内容中仍允许中粮公司等6家企业无偿、无限期使用“解百纳”商标［6］，这一结果不可避免地会对张裕公司的品牌布局造成影响。
三、撤销通用化注册商标司法实践中认定通用名称的类型
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条明确了诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称应当认定为通用名称［7］。
（一）法定的商品名称
根据上述条款，对于法定的通用名称的标准是依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称。在涉及撤销通用化注册商标的司法实践中，争议商标被纳入国家标准和行业标准的证据具有较强证明力。
如“六堡liubao”商标案［8］中，为了证明“六堡liubao”商标已经在茶商品上构成通用名称，第三人提交了在诉争商标核准注册之后、其提起撤销申请之前的实施的GB/T32719.4-2016《黑茶第4部分：六堡茶》国家标准作为主要证据，同时提交了部分地方标准及行政保护公告等证据。一审及二审法院均依据上述国家标准认定上述标准的实施日即2017年1月1日，“六堡茶”已成为相关国家标准确定的通用名称，诉争商标“六堡”已成为其核定使用的第30类“茶”商品上的通用名称［9］。值得关注的是，商标权人曾主张上述国家标准制定过程存在严重不当，但并未提及相关证据证明。
实际上，国家标准、行业标准作为直接认定法定商品名称的依据确实存在弊端：一方面，上述标准的制定可能与消费者或相关公众的认知存在差别；另一方面，国家标准、行业标准的制定具有一定的滞后性，特别是针对技术性较强领域的相关标准［10］。但考虑到举证责任的分配，商标权人若认为依据国家标准、行业标准认定相关商标构成通用名称不妥，应当向行政或司法机关提供相应的证据证明。
（二）约定俗称的商品名称
在司法实践中认定相关商标构成《商标法》第四十九条第二款所述的“成为核定使用商品的通用名称”时，较少出现以法定商品名称作为认定标准的情况，常见的是认定构成约定俗称的商品名称。如果相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，则应当认定为约定俗成的通用名称，这里所称的相关公众，包括商品的消费者和相关生产经营者等主体。同时，第三方的资料和报道，如专业工具书、辞典等将相关商标列为商品名称也可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。
成为通用名称意味着该商标已经不再具备注册商标应有的区分商品来源的作用，消费者的认知在能否区分商品来源的判断中有重要影响。消费者问卷调查作为能够直观的表现消费者认知的证据，在美国司法机关针对注册商标通用化的撤销案件中常常用到，近年来我国的相关司法实践中也出现了类似证据。
“摩卡MOCCA”商标撤销案中，申请撤销该商标的原告提交了消费者的认知情况、同行经营者的使用情况、第三方的介绍和报道以及词典收录情况等作为主要证据。其中证明消费者认知情况的证据包括知乎APP关于“拿铁和摩卡咖啡有什么区别”问题下的回答、大众点评平台对于部分咖啡店铺销售的摩卡咖啡的评论，上述证据反映了消费者将摩卡认知为一种咖啡口味的情况。该案原告还提交了经过公证的在北京、大连、上海等五地的街头问卷调查结果，大部分被调查者认为摩卡是一种咖啡口味而不是一个咖啡品牌。同业经营者的使用情况证据包括部分咖啡馆提供“摩卡咖啡饮料”的网页内容、电商平台的检索摩卡的商品结果等。该案证据还包括大量第三方的报道及词典针对“mocha”一词的释义。一审判决对于上述证据进行的详尽的论述，最终认定“摩卡”已成为咖啡类商品上约定俗成的通用名称。
四、撤销通用化注册商标司法实践中“通用名称”的判断标准
商标权人在成功注册商标后，必然会对商标的使用和宣传投入一定的成本，因此在此阶段认定商标构成通用名称而撤销，应当更加慎重。
（一）时间标准
注册商标通用化的过程是不断发展变化的，判断一件注册商标是否构成《商标法》第四十九条第二款中的通用名称，一般应当以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准进行审查，若行政机关及法院在审查过程中事实状态发生变化的，则应以审查和审理时的事实状态进行判断。原因在于：
首先，从撤销通用化注册商标制度的目的来说，针对的是在注册时不属于通用名称而在使用过程中因多种原因通用化的情形，以申请撤销时的状态以及审查审理时变化后的事实状态作为判断的时间标准具有客观性。因为明确注册商标事实上变为通用名称的具体时间点是非常困难且模糊的，若过度追求具体确定这一时间点会使得审查机关付出更多时间和成本，降低审查效率。
其次，与撤三案件中需要商标权人提交使用证据不同的是，撤销通用化注册商标案件中举证责任归于申请人，故其需要在提出撤销申请时即提交证明诉争商标已退化为其核定使用商品上的通用名称的证据，行政机关再结合相关证据商标通用化情况进行判断。对各方当事人在诉讼阶段提交的用以证明事实状态变化的证据，司法机关亦应结合全面审查原则选择采纳。若不接受审查或审理过程中产生的新证据，则申请人只能依据新的事实和证据另行提出撤销申请，可能造成商标权事实上的不稳定以及其他经营者丧失预期。此外，注册商标与通用名称间的转化并非单向的，对于商标权人在审查或审理过程提交的能够反映事实变化的证据或申请人提交的证据对于商标权人有利，亦应将此作为判断注册商标是否通用化的基础进行考虑。
最后，根据《商标法》第五十五条第二款的规定，注册商标被撤销后其专用权自公告之日起终止。这意味着认定注册商标构成通用名称应撤销之时到注册商标专用权的灭失之时可能存在时间差，而在此时间差内，其他正当使用通用名称的经营者则可能面临商标权人发起的维权行为，这对于公平竞争秩序的维护是不利的。故综合考虑审查或审理过程中的事实状态，有利于商标使用秩序的稳定。
对此，最高人民法院在关于“散利痛”商标争议的再审案件中，对于通用名称判断的时间标准进行了明确，即以评审时的事实状态为准。该案中最高人民法院认为，“散利痛”虽因列入四川、上海地方药品标准而成为该药品的通用名称，但2001年10月31日以后，因相关国家药品标准的修订不再是法定的通用名称，该案中的撤销申请系2001年4月16日提出，商标评审委员会根据作出评审裁定前同行业对该名称的实际使用情况等事实，认定“散利痛”具有显著性并维持其注册的裁定并无 不当［11］。该案的二审判决虽然认定“散利痛”并未构成该药品的通用名称，但回避了“散利痛”在列入国家药品标准期间及前后的性质认定，而在最高人民法院的判决中，对于“散利痛”的法律性质分两个阶段进行认定，值得借鉴［12］。
（二）地域标准
通用名称应当具有广泛性和规范性［13］。如果相关公众对于某一商品名称本身指代的商品种类有不同的理解，则该商品名称还未达到通用名称的程度。同时，认定通用名称应以较为广泛的市场或地域范围内相关公众的普遍认知作为依据。
关于如何确定判断争议商标是否构成通用名称的地域标准，北京市高级人民法院在“千页豆腐”商标撤销二审判决中认为，如果根据历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，一般在相关市场对应的相关地域范围内考察某一标志是否构成通用名称。反之，若相关商品的生产经营及消费活动地域特征不明显，则一般应在全国范围内考察某一标志是否成为通用名称。该案中，争议商标“千页”核定使用的商品为“豆腐、豆腐制品”等，二审法院认为此类商品属于地域特征不明显的商品，应当在全国范围内予以考量［14］。
正是由于上述判决中论述的原因，大部分案件中在判断争议商标是否构成通用名称时，需要考虑全国范围内相关公众对于该商标的普遍认知。与上述“摩卡MOCCA”商标撤销案不同的是，“伟哥”商标撤销案中，商标权人提交的消费者认知度调查问卷仅涉及北京和广州两个城市，且数量样本较少，故一审法院以此认定在案证据尚不能反映“伟哥”已经被各地消费者普遍认知为是一种具有专门功效的药品名称。
（三）商品标准
《商标法》第四十九条第二款规定注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何人可以申请撤销该注册商标。而一个商标核定使用的商品可能包括通用名称指向的商品和其他相关的商品，在该商标已构成通用名称的前提下应当如何判断该商标应在哪些商品上予以撤销呢？司法实践中普遍认为应予以撤销的商品一般仅限于通用名称所指向的商品，而不包括类似商品。
原因在于，注册商标通用化实际是商标专用权从专有领域向公共领域的过渡，是一个动态平衡的过程，通过撤销通用化注册商标制度撤销商标专用权，则是专有领域和公有领域的临界点［15］，因此在商标权人的个人利益和社会公共利益的平衡过程中应当更加慎重。商标权的撤销代表商标专用权的灭失，可能对于企业的经营有较大影响。在举证责任属于申请人的前提下，应当以证据能够证明的争议商标已经成为通用名称的该类商品上进行撤销，而不应延及其他类似商品。在“摩卡MOCCA”商标撤销系列案件中，一审法院对于“摩卡MOCCA”商标在“含牛奶的巧克力饮料、茶饮料”商品上的注册予以维持。在“伟哥”商标撤销案二审判决中，法院认为诉争商标核定使用的“生化药品；中药成药；医用制剂”等复审商品范围较广，并非仅包含治疗男性性功能障碍药品，故以申请人提交的证据不能证明争议商标在全部核定商品上构成通用名称为由驳回了诉讼请求。
（四）商标权人的无过错抗辩理由
注册商标通用化的过程中可能存在多种原因，若是由于可完全归因于商标权人的原因而造成已经注册的标志成为通用名称，则理应由该权利人承担注册商标撤销的法律后果。而在商标权人本身规范使用其注册商标，同时亦积极进行针对侵权的维权行为，但基于其他市场竞争者的行为或媒体等其他外部因素而最终造成注册商标通用化的情况下，是否由商标权人来承担其商标撤销的不利后果存在不同观点。在“摩卡MOCCA”商标撤销案中商标权人即主张争议商标经过长期使用具有较高知名度，同时其已经就其他市场竞争者的恶意侵权行为进行了积极维权，因此主张应维持争议商标的注册。
前文提到的《中华人民共和国商标法解读》中，将商标权人自身的使用不当等原因与外部原因并列，可理解为上述原因均可独立作为撤销通用化注册商标的理由，其并未将商标权人存在主观过错作为撤销通用化注册商标的理由。同时，注册商标虽然有专有性，但其在市场流通中的实际价值也关乎公共利益，如前文所述，通用化的注册商标可能会影响消费者的识别甚至影响公平的交易秩序。因此，在判断注册商标是否通用化而应予以撤销时应以客观存在的事实情况为依据更为合理，即考虑商标显著性的状况及识别力等情况，而不应以商标权利人在通用化的过程中存在主观过错为前提。“摩卡MOCCA”商标撤销案一审判决中即采取此种观点对于商标权人的抗辩理由进行了回应，同时提到：“在注册商标可能因通用化而失权这一制度框架下，积极维权、尽早维权，正向宣传和引导消费者，是商标权利人应当承担的法律义务［16］。”（李金珠）
注释：
［1］ 冯晓青.商标通用名称化及相关侵权问题研究——以“金丝肉松饼”商标侵权纠纷案为考察对象［J］.政法论丛，2015（3）.
［2］ 《中华人民共和国商标法解读》编写组.中华人民共和国商标法解读［M］.北京：中国法制出版社，2013：104.
［3］ 张玉敏.知识产权法基本原理［M］.北京：中国社会科学出版社，2010：719.
［4］ 吴新华.商标与商品通用名称辨析——第1509704号“优盘”商标争议办案札记［J］.中华商标，2007（10）.
［5］ 同注［3］。
［6］ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于“解百纳”商标诉讼及评审事宜结果的公［EB/OL］.https：//m.tianyancha.com/pilu/ announcement/e2f02644351e9254f184b7e3ffff4a9fe4，2022-7-31.
［7］ 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定：“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。”
［8］ 由于地理标志与通用名称之间的界限较为模糊，本案的裁判结果存在一定争议，因此本文仅就案件中认定法定商品名称的依据进行探讨。
［9］ 北京知识产权法院（2019）京73行初10056号行政判决书，北京市高级人民法院（2020）京行终5043号行政判决书。
［10］ 赵克.商标撤销制度中通用名称认定标准研究［J］.法律适用，2016（3）.
［11］ 最高人民法院（2007）行监字第111－1号驳回再审通知书。
［12］ 王艳芳.药品通用名称司法认定的法律适用［J］.人民司法，2010（9）.
［13］ 北京市高级人民法院（2006）高行终字第188号行政判决书。
［14］ 北京市高级人民法院（2022）京行终2号行政判决书。
［15］ 冯晓青，龙泳翰.公共领域视野下的商标通用名称化问题［EB/OL］.http：//www.cipnews.com.cn/cipnews/newscontent. aspx?newsId=123215，2022-7-31.
［16］ 同注［3］。
