评案说法 | 图书名称商品化权益的法律保护探析 ——以涉“十万个为什么”商标侵权及不正当竞争纠纷为视角
〖2022/12/9 10:49:54时〗 白兔商标专网提供
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信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
对于兼具著作属性与商业标识属性的图书名称，应当从权益保护的正当性出发，仅仅赋予图书名称商业标识保护路径，通过商标法或者反不正当竞争法保护，在商标法能够对图书名称给予充分保护的前提下，避免适用反不正当竞争法保护，防范双重保护导致的利益不平衡。在实际保护过程中，应先行认定图书名称是否具有显著性及显著性的高低，同时严格限制图书名称商标权的权利边界，结合图书名称本身常常属于描述性标志的固有特点，着重考虑图书名称的知名度和显著性，加以更高的商标性使用认定标准，兼顾权利人和社会公众的利益。
基本案情
原告：上海少年儿童出版社有限公司（以下简称少年儿童出版社）
被告：四川天地出版社有限公司（以下简称天地出版社）
被告：上海新华传媒连锁有限公司新华书店江桥万达店（以下简称新华书店江桥万达店）
原告系“十万个为什么”注册商标的商标权人和《十万个为什么》知名系列儿童科普图书的出版主体。原告诉称被告天地出版社出版、销售和被告新华书店江桥万达店销售《十万个为什么》图书的行为严重侵害了原告注册商标专用权及有一定影响的商品名称，同时被告天地出版社在涉案图书的前言中声称“本书是《十万个为什么》的升级版”，但图书错误较多，亦构成虚假宣传的不正当竞争。故原告诉请法院判令：1.两被告立即停止商标侵权及不正当竞争行为；2.判令被告天地出版社发布声明消除侵权影响；3.赔偿经济损失300万元及维权合理费用。
被告天地出版社辩称：1.“十万个为什么”是科普图书的通用名称，不具有显著性，涉案图书的使用方式系描述性使用；即便构成商标性使用，因涉案图书封面已明确标注出版社，不会造成公众混淆；且天地出版社在涉案商标获得注册前已出版过“十万个为什么”图书，构成在先使用。2.原告未证明“十万个为什么”的“特有性”，故不属于反不正当竞争法中所保护的“知名商品特有名称”。3.所谓“升级”是泛指“十万个为什么”这类科普图书，亦不构成虚假宣传。
裁判结果及理由
上海市普陀区人民法院一审认为，现有证据显示原告经受让获得涉案商标专用权，“十万个为什么”作为知名图书特有名称所承载的权益由原告承继，本案原告主体适格。图书名称可以脱离图书内容而基于出版者的出版行为产生识别商品来源的作用，具有独立的属性和保护的价值。被控侵权标识的使用属于在同一种商品上使用与注册商标近似的商标，容易导致混淆的情形。故被告的行为构成商标侵权。
“十万个为什么”系列图书出版历史跨度长，参与编写人员阵容强大，获奖众多，在少儿科普图书领域享有很高的知名度和美誉度，被相关公众广为知悉，属于“知名商品”。同时，“十万个为什么”依托持续出版、投入宣传报道等，与原告的指向连接性最强，具有了区别来源的属性特征，商标评审委员会作出“经过使用和宣传已获得显著性”的判断亦表明“十万个为什么”具有显著性，故属于“特有名称”。原告与被告天地出版社均为出版类公司，两者具有竞争关系。在涉案商标注册前，被告天地出版社擅自使用原告知名商品特有名称“十万个为什么”，易造成消费者混淆误认，构成擅自使用他人知名商品特有名称的不正当竞争。一审判决后，被告天地出版社不服，向上海知识产权法院提起上诉。
上海知识产权法院二审认为，首先，“十万个为什么”本身具有其固有含义，但具有固有含义并不等同于构成相关商品的通用名称。问答式科普类图书包括涉案的“十万个为什么”系列图书，但两者尚无法等同。即使市场上存在较多的以“十万个为什么”命名的图书，也仅仅是表明了相关图书的内容等特点，并不能证明“十万个为什么”已经成为此类图书的通用名称。第二，在“十万个为什么”已经在图书等商品上获得商标注册的情况下，其他人对于“十万个为什么”的使用应当限于对于图书内容的描述性使用，使用的方式应当遵循必要、正当的要求。本案中，天地出版社在图书封面等进行突出使用，客观上发挥了识别图书来源的功能和作用，超出了正当使用的边界。第三，天地出版社的被诉使用行为容易导致相关图书的购买者对于图书来源或者原被告之间的关系发生混淆误认。因此，一审法院关于构成商标侵权的认定，并无不当。被诉侵权的14款图书中有9款首次出版时间在2017年6月即涉案商标注册之前，时间跨度为2015年6月至2017年5月，此时“十万个为什么”系列图书经过长期的使用宣传，在少儿科普图书领域享有很高的知名度和美誉度，被相关公众广为知悉，具备了识别系列图书来源的属性特征。一审法院认定应作为知名商品特有名称保护，亦无不当。故判决驳回上诉，维持原判。
案件评析
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《商标授权确权规定》）第二十二条第二款规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”由此明确了具有较高知名度的图书名称可以作为民事权益予以保护，但图书名称的商品化权益是通过著作权、商标权还是不正当竞争保护，如果作为商业标识保护，图书名称的显著性、权利范围以及侵权判断标准等问题均需要进一步探讨。
（一）图书名称商品化权益的保护路径
1.图书名称商品化权益不应通过著作权法保护
第一，著作权保护的正当性在于激励创新、繁荣创作，但图书名称本身作为图书内容的高度概括，往往是在作品已经创作完成的基础上浓缩而成，其目的在于吸引读者、凝练全文。尽管图书名称的拟定过程也离不开作者的智力创造性劳动，但这种投入并非作者在作品创作之外所附加的额外投入，而是与作品的创作过程有机结合的整体。既然没有额外的智力创造性劳动，自然无需添附额外的权利。在本案中，“十万个为什么”显然是对图书中所含的多篇儿童科普性内容所作出的概括性描述，无法否认“十万个为什么”是创作者通过夸张手法设计的一种艺术性表达形式，但如果将其与图书内容割裂开来，则“十万个”和“为什么”这两个单词的组合仅仅只能表示问题很多，遑论艺术价值，对文学创作领域而言不具有任何保护价值，授予其著作权保护更无法促进文学市场的繁荣和发展。此时，若对图书名称加以著作权延伸保护，不适当地扩大著作权的保护边界，不仅与以利益平衡为核心原则的知识产权保护机制背道而驰，更有悖于著作权法的立法精神。
第二，图书名称通常并不满足作品独创性的要求。独创性是著作权保护的核心要件。在实践中，为便于图书的传播，图书名称通常以朗朗上口、便于记忆为设计的基本原则，因字数和内容的简短而无法蕴含作者特有的选择与安排，更无法体现作者独有的、区别于他人的表达方式，进而难以产生独创性。在“煎饼侠案”中，法院在判定擅自使用电影名称是否构成著作权侵权时指出，“煎饼侠”名称只是电影作品的一部分，该名称字数很少，创作高度不够，除标识及指称作用外，不能独立表达情节、思想、感情等内容，不具备构成完整作品的条件。［1］
2.图书名称商品化权益可以通过商标法或者反不正当竞争法保护
首先，图书名称可以通过商标法保护。“图书名称受到保护的原因在于部分具有较高知名度的图书名称会带来相应的商业价值，权利人可以自行使用或许可他人使用。”［2］因此，对图书名称加以法律保护的意义在于保护知名图书名称的商业价值。对于图书名称而言，获得商业价值需要进行商业性使用，而通常的商业性使用情形正是注册商标和作为商标使用，不断提高图书名称的知名度和显著性，从而帮助消费者在选购图书时能够通过图书名称将知名图书与其他图书相区分，降低消费者的选择成本，防止消费者产生混淆。在“新华字典案”中，北京知识产权法院在论述赋予图书名称商标法保护时明确指出，将“新华字典”作为未注册驰名商标给予保护，一方面能够促使商标权利人更好地承担商品质量保障的法定义务和传播知识的社会责任，另一方有利于促进出版行业规范有序发展。［3］德国《商品和其他标志保护法》第五条第一款亦明确规定：“企业名称和作品标题作为商业标志受本法保护”。因此，结合我国司法实践和域外法律保护规定，通过商标法对图书名称予以法律保护具有相当的合理性。
其次，图书名称也可以通过反不正当竞争法获得保护。第一，从域外法律规定看，美国《兰哈姆法》虽未直接将图书名称纳入反不正当竞争的保护范畴，但作为判例法国家，通常对图书名称提供反不正当竞争保护，事实上承认了图书名称获得反不正当竞争法保护的正当性。［4］世界知识产权组织《反不正当竞争示范条款》第二条亦规定“名人姓名和虚拟角色名称”的混淆行为，表明世界知识产权组织将名称的保护问题通过混淆理论纳入反不正当竞争法保护范畴之中，图书名称的保护同理。第二，从我国司法实践看，在“高效能人士的7个习惯案”中，北京知识产权法院指出，反不正当竞争法旨在通过规范市场经营者之间的竞争行为，维护公平有序的市场经济秩序，保护经营者和消费者的合法权益，而图书出版作为文化市场经济体系中的重要组成部分，图书出版者出版发行假冒知名图书名称，不当利用知名图书的声誉谋取不正当利益，构成反不正当竞争法所规制的竞争行为。［5］
3.商标法与反不正当竞争法保护的关系
根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第一条的规定，反不正当竞争法与知识产权专门法在面临同一权益保护问题时，应优先适用知识产权专门法。在知识产权专门法未进行规制时，方可适用反不正当竞争法中的一般条款。因此，商标法和反不正当竞争法对图书名称的保护应当是一种择一而取的保护形式。具体而言，如果商品名称已经获得商标注册，或者达到了未注册驰名商标的程度，应优先通过商标法保护图书名称；只有未进行商标注册的商品名称才可通过反不正当竞争法予以补充保护。当然，对于图书名称获得注册商标前后，权利人可以分段获得反不正当竞争法以及商标法的保护。本案中，由于涉案商标在获得注册前已经具有一定的影响，故法院采取了分段保护的方式。在“十万个为什么”获得商标注册前，涉案图书名称可以通过反不正当竞争法仿冒混淆条款获得保护；在获得注册商标后，则通过商标法进行保护。
（二）图书名称商品化权益保护的显著性条件
图书名称通常以浓缩主旨、便于记忆为设计的基本原则，且使用的通常都是现代汉语中现存的具有特定含义的普通词汇，导致图书名称在大多数情况下并不具备商标法意义上的显著性，不得作为商标注册。例如，“知识产权法”“刑法学”“大学物理”等图书名称就是便于传播、便于记忆的某一学科领域教材图书的通用名称，而“三国演义”“西游记”“基督山伯爵”等图书名称则属于高度概括、浓缩主旨的直接描述作品内容的描述性标志，以上两类图书名称均不具有显著特征。消费者仅仅通过“知识产权法”这一通用名称，无法将其与出版主体、图书作者、图书质量等与该商品相关的因素相关联，客观上无法识别商品来源，不属于《商标法》第九条所列明的可申请注册的商标。但《商标法》第十一条在排除通用名称和描述性标志获得商标法保护的基础上做出了例外性规定，即“经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”。因此，图书名称能否获得商标法的保护关键在于其是否具有显著性。
1.图书名称是否具有固有显著性
从图书类型来看，图书主要包括系列图书和单部图书。系列图书属于连续性出版物，其名称可以反映出该系列图书的一贯特点和作品类型，表示出该系列图书的大致体裁及质量，对消费者的选择起到了关键性的作用。［6］因此，系列图书的名称在不属于该类别图书的通用名称且不直接描述图书内容等特点时，可以认为具有商标法意义上的显著性，能够作为商标注册。例如，河北教育出版社出版英国作者Gillian Wolfe的系列图书《看！》（书名原文《LOOK！》），包括《看！身体怎么说话》《看！画家也会捉弄你》等，主要内容为儿童艺术鉴赏绘本。对图书市场的一般消费者而言，单看图书名称“看！”，无法获知图书内容究竟是要看什么，同时“看！”也不构成儿童艺术鉴赏绘本领域的通用名称，具有商标法意义上的显著性，同时消费者可以根据“看！”系列图书标识在图书市场中将其与其他儿童艺术鉴赏绘本相区分，具有商标的识别作用。
单部图书属于非连续性出版物，其名称通常反映的是单部图书的特点和内容主旨。例如《三国演义》，讲述的主要是东汉末年三国时期关于国家间的军事政治斗争的演义体裁小说，其名称“三国演义”，“三国”描述的是三国时期的三个国家，“演义”描述的是图书体裁，两者结合主要是对图书内容、图书体裁的描述，属于典型的描述性标志，不具有显著性。但也存在例外情形，即图书名称与图书内容等特点无关的单部图书。例如，莫言的《蛙》，讲述的主要是上世纪中国计划生育政策背景下的悲欢苦乐，其名称“蛙”无法反映出该书的主要内容等特点，不属于描述性标志，同时也不属于小说领域的通用名称，具有显著特征，但却并不便于识别。商标作为一种便于识别的标志，在市场中的功能主要在于区分不同经营者提供的相同或者类似的商品，但对单部图书而言，从相关公众的视角出发，不同图书的购买吸引力是不同的，哪怕都是作家莫言的小说，喜欢《丰乳肥臀》的人不一定会想要购买《蛙》，喜欢《红高粱家族》的人不一定会想要购买《檀香刑》。作品是作者人格的体现，不同作品之间自然无法相互替代，对消费者而言，不同的单部图书属于完全不同的两类商品，在传播过程中形成了各自的市场，不同市场之间相互独立，没有竞争关系。［7］因此无论图书名称具有多高的显著特征，由于一个图书名称仅能对应一部图书，好比“蛙”只能对应《蛙》、“三国演义”只能对应《三国演义》，名称与商品的唯一对应性导致图书名称无法发挥商标的识别功能，因而无法被注册为商标。综上，对于单部图书而言，因图书名称指代商品内容的唯一性导致实际中无法仅靠作品名称区分，而是需要依赖出版社名称、图书装潢等进行区分，故单部图书名称无论是否具有著特征，均无法具备商标法意义上的显著性。
本案中，“十万个为什么”并非问答式科普图书的通用名称。虽然多个出版社出版多版本名称为“十万个为什么”的图书，但客观上儿童类问答式科普读物的名称选择多样，并未形成该类图书统一名称的市场格局。但由于“十万个为什么”本身有其固有含义，“十万个”是数量词，“为什么”是疑问词，两者的组合意指很多疑问，与问答式图书的图书内容相关，故属于描述性标志，不具有固有显著性。这也是起初“十万个为什么”无法获得商标注册的原因。
2.图书名称获得显著性的认定
图书名称获得显著性需要权利人对图书名称进行长期、连续的商标性使用，使得图书名称具有一定知名度，并进一步使得该图书类别范围内的相关公众通常以该图书名称作为识别商品来源的标志。具体而言，在判断图书名称是否获得显著性时，应着重考虑以下因素：
第一，图书名称使用的时长和连续性，包括图书名称实际使用的时间、方式，和同行业使用情况等。图书名称长时间由同一主体稳定、连续地使用，较易使得图书名称与权利人产生稳定联系，避免因同行业其他主体使用而割裂图书名称与权利人的联系。在“新华字典案”中，北京知识产权法院在判断“新华字典”是否具备商标的显著特征时认为，商务印书馆在近60年出版《新华字典》辞书过程中有将“新华字典”当作商标使用的主观意思和客观使用行为，事实上已经将“新华字典”与商务印书馆建立了稳定的对应关系。［8］
第二，图书名称的商标性使用情况，包括图书名称的广告宣传情况、突出使用情况等。对图书名称进行商标法保护的前提是权利人已经将其用作或许可他人用作商标。［9］同时，对图书名称进行商标性使用也是对其加以商标法保护的根本原因。图书名称商标法保护的正当性在于防止混淆，但如果出版社在使用图书名称的过程中，仅对图书名称进行描述性使用，那么图书名称自然无法成为消费者区分商品来源的标识，他人未经许可使用图书名称的行为也不会造成混淆，故图书名称商标法保护的正当性不复存在。在“实况足球案”中，最高人民法院在论述获得显著性时明确指出，未将缺乏显著特征的标识作为名称而非作为标识商品或服务的来源进行宣传、使用的，无法认定该标识具有了识别商品或服务的来源的显著特征。［10］在本案中，在论述图书名称权益商品化时，法院亦将原告将图书名称作为商业标识使用的行为作为前提条件。
第三，图书名称的知名度和识别力，包括相关公众对图书名称的认知情况、图书的销售量、图书的市场占有率等。根据《商标审查审理指南》（2021）的规定，判断是否易导致来源混淆，应考虑在先商标的知名度。具有知名度的商标经使用已与商品或者服务的来源产生了较密切的联系，当在后申请商标完整包含他人在先具有较高知名度的商标时，有可能导致相关公众认为属于同一来源或存在关联。因此，图书名称的知名度高低与是否通过使用获得显著性具有一定的对应关系，高知名度在一定范围内确实可以提高显著性，但若知名度过高，可能也会削弱图书名称指示商品来源的作用，从而损害其显著性，甚至沦为通用名称，例如“阿司匹林”“JEEP”。
本案中，由于“十万个为什么”不具有固有显著性，故“十万个为什么”只有在经过使用取得显著特征，并便于识别的，才可以作为商标注册，受到商标法保护。经原告举证可以证明，“十万个为什么”系列图书出版历史跨度长，参与编写人员阵容强大，获奖众多，在少儿科普图书领域享有很高的知名度和美誉度，被相关公众广为知悉。同时，依托持续出版、投入宣传报道、获奖频次及奖项规格高、参与编撰人员知名度等优势，“十万个为什么”系列图书显然与原告的指向连接性最强，具有了区别来源的属性特征。由此可见，图书名称在本身不具有显著性的基础上，经过使用具有区别来源的属性特征的，依然可以获得商标法保护，此即获得显著性。
（三）图书名称商品化权益保护的权利边界
无论图书名称是否具有固有显著性，在被使用或注册为商标之前，均为现代汉语中的普通词汇，有其自身固有的含义，即使通过大量使用获得显著性，具有第二含义，依然不能阻却其他主体对此类普通词汇的正当性使用。根据《商标法》第四十八条和第五十九条的规定，商标性使用指的是将商标用于商业客体或商业活动中，起到识别商品来源作用的使用行为，不包括将商标用于说明商品的特点、质量、数量等描述客观事实的行为。在“小小孩案”中，吉林省长春市中级人民法院指出，语言文字是人类共有的知识，任何人都无权禁止他人对语言文字的合理使用，被告在出版物上使用“小小孩”三字并非突出使用，用较小的字体标注在图书的左上角，仅仅表明该图书针对的读者群体年龄较小，是对“小小孩”固有含义的正当合理使用，相关公众在看到“小小孩”时，并不能与涉案商标建立起直接的联系，更多的是将图书与年龄较小的儿童读者相关联，因此不构成商标性使用。［11］在“掌中宝案”中，江苏省高级人民法院认为，“掌中宝”并非臆造词，在涉案商标核准注册之日前，诸多主体出版的图书名称中均含有“掌中宝”三字，且原告也未通过广泛、大量的使用，使得涉案商标与原告之间形成稳固的对应关系，被告在涉案侵权图书上使用“掌中宝”意在反映图书能够握于掌中，便于携带，属于正当性使用。［12］在“共情陪伴案”中，北京市西城区人民法院认为涉案商标文字并非原创，存在一定只是商品特点的含义，商标显著性明显降低，且原告未在图书领域经过长期大范围使用获得显著影响而增加广大公众的识别力，涉案商标的保护范围和强度均会受到相应限制，被告在使用时亦未突出使用，故被告的使用行为并非商标性使用。
结合我国各地的司法实践看来，在判断图书名称的使用行为是否构成侵权商标性使用时，通常以下列因素作为判断标准：第一，图书名称是否臆造，图书名称的在先使用情况等判断固有显著性高低的因素。第二，图书名称是否经过大量使用从而与权利人形成稳定关系等判断获得显著性高低的因素。第三，其他主体对图书名称的使用是否属于描述性使用，是否突出性使用等判断其他主体使用意图的因素。由此可见，在判断图书名称商标的保护范围时，应当严格以被诉侵权行为构成商标性使用为前提，且结合图书名称本身常常属于描述性标志的固有特点，着重考虑图书名称的知名度和显著性，加以更高的商标性使用认定标准，兼顾权利人和社会公众的利益。本案中，二审法院指出，天地出版社在相关图书封面突出使用“十万个为什么”，并不属于为了说明图书内容而进行的正当使用，而是构成识别图书来源的商标性使用。在“十万个为什么”已经在图书等商品上获得商标注册的情况下，其他人对于“十万个为什么”的使用应当限于对于图书内容的描述性使用，使用的方式应当遵循必要、正当的要求。（付 凡 凌宗亮）
注释：
［1］ 北京市大兴区人民法院(2015)大民(知)初字第17452号民事判决书。
［2］ 宋晓明，王闯，夏君丽，董晓敏.《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的理解与适用［J］.人民司法，2017（10）.
［3］ 北京知识产权法院(2016)京73民初277号民事判决书。
［4］ 陈绍玲.我国单部作品名称法律保护的困境及突破——兼评麦卡锡作品名称保护理论［J］.政法论坛，2021（6）.
［5］ 北京知识产权法院(2016)京73民终822号民事判决书。
［6］ 蔡慧永.图书书名商标权保护解析［J］.法学杂志，2018（3）.
［7］ 同注［4］.
［8］ 北京知识产权法院(2016)京73民初277号民事判决书。
［9］ 孔祥俊.作品名称与角色名称商品化权益的反思与重构——关于保护正当性和保护路径的实证分析［J］.现代法学，2018（2）.
［10］ 最高人民法院(2020)最高法行申11294号行政判决书。
［11］ 吉林省长春市中级人民法院(2021)吉01民初5197号民事判决书。
［12］ 江苏省高级人民法院(2018)苏民终940号民事判决书。
作者单位：上海知识产权法院
