美国最高法院判决明确商标法的域外管辖问题
〖2023/9/19 7:31:12时〗 白兔商标专网提供
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信息来源:中华商标杂志 信息整理编辑:悠乐
2023 年 6 月 29 日,美国最高法院对 Hetronic 商标案作出判决(No. 21–1043),明确了美国商标法(《兰哈姆法》)的域外管辖问题。
本案原告 Hetronic 国际公司生产重型建筑设备无线遥控器。Abitron 奥地利公司等六名被告曾是原告的海外经销商。合作期间,双方就知识产权问题争议频发。除了销售原告产品,这些经销商通过反向工程也生产出与原告产品外观基本相同,产品名相同,且同样使用 Hetronic 标志的商品,主要在欧洲销售。双方终止与被告合作后,被告仍继续销售这些商品。
原告在美国起诉被告违约,并构成商标侵权。被告指出,美国法院没有管辖权,因为涉案行为发生在美国之外,且对美国经济无实质影响,但这没有得到一审法院——俄克拉荷马州西区法院的支持。陪审团认定各个经销商构成故意侵权,共应赔偿 1 亿 1500 万美元,其中 9600 万是依据《兰哈姆法》判处的。这个数额考虑了被告在美国的直接销量,以及在美国之外的销量,不管产品最终是不是进入美国。该区法院还颁布永久禁令,禁止被告在全世界范围的侵权活动。随后,第十巡回上诉法院维持了一审法院的侵权认定,认为被告侵权行为虽然发生在美国之外,但对美国经济有实质影响,可适用《兰哈姆法》,同时考虑到本案具体情况,上诉法院把禁令适用范围调整为原告正在销售产品的国家。
2022 年 11 月 4 日,美国最高法院发出调卷令提审 Hetronic 案。2023 年 6 月 29 日,美国最高法院判决推翻了第十巡回上诉法院判决,指出《兰哈姆法》第 1114(1)(a) 以及 1125(a)(1) 没有域外效力,只适用于美国国内的侵权行为。
美国最高法院指出,除非有相反的立法意图,美国国会立法推定只适用于美国国内。具体适用这个“推定”时,要考虑两步 :首先,如果国会明确该法适用于国外的行为,那它就有域外效力。因此,要做下一步的审查,也即看该法律规定规制的“关注点”(focus)是什么,以及与关注点有关的那部分行为是否发生在美国,如果不在美国,那就不适用。这里需要注意的是,不能因为行为有一部分发生在美国就认为可以适用美国法,要审查的是与关注点有关的那部分行为。
就本案涉及的《兰哈姆法》,美国最高法院指出,它并未被明确过要域外适用,该法第 1114(1)(a) 以及 1125(a)(1) 的关注点是“在商业活动中使用某些标志,可能与受保护商标造成混淆”的问题。这里的“商业活动”指的是美国国内的商业活动,而非 Hetronic 国际公司所称的也包括美国国外的商业使用。也就是说,不在美国发生,就不适用《兰哈姆法》。上诉法院在这个问题上认识错误,其判决应予撤销,案件应依据前述管辖的原则重新审理。(周雨欣)