先用权抗辩能否延用至产品销售商或使用者
〖2023/10/1 8:31:34时〗 白兔商标专网提供
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信息来源：中国知识产权报 信息整理编辑：紫藤
抓斗式挖泥船是一种用于挖取海底各种淤泥、泥沙等物料，以及用于航道疏浚、海床工程等项目的大型设备。其中，抓挖起重机构是挖泥船的核心部件。日前，该设备引发的一起知识产权纠纷有了判决结果。
近日，广西港航公司起诉广州兴华公司、中山港星工程部发明专利侵权案一审判决生效。该案中，广州知识产权法院认定广州兴华公司和中山港星工程部提出的先用权抗辩成立，其制造、销售和使用的“粤中山工8223”船舶（下称涉案船舶）中的抓斗式挖泥机（下称被诉侵权设备）未侵犯广西港航公司名为“抓斗式抓挖起重机互动机构”的发明专利权（下称涉案专利），驳回了广西港航公司的全部诉讼请求。
挖泥船被诉侵权
涉案专利由案外人梁某某于2008年1月24日向国家知识产权局提出专利申请，于2010年3月17日获得授权（专利号：ZL200810025985.8）。涉案专利说明书显示，该专利可以克服现有抓斗式抓挖起重机构存在的能耗高、制动器发热等不足。2019年7月16日，涉案专利的权利人变更为广西港航公司。
广西港航公司向广州知识产权法院起诉称，经调查发现，被诉侵权设备落入涉案专利权利要求1至5、8的保护范围，涉嫌构成专利侵权。广州兴华公司作为被诉侵权设备的制造者和销售者、中山港星工程部作为被诉侵权设备的后续使用者，均应为被诉侵权行为承担相应的法律后果。因认为被诉侵权行为给自己带来了巨大的经济损失，广西港航公司向二公司提出共计200万元的索赔。
对于广西港航公司的起诉，广州兴华公司与中山港星工程部均基于自身情况进行了未侵权答辩。中国知识产权报记者在采访中了解到，庭审中，二公司都提出了在先使用的未侵权抗辩：涉案船舶的建造日期早于涉案专利的申请日，交付日期亦早于涉案专利授权公告日，因此，涉案船舶及船舶上安装的被诉侵权设备未侵犯涉案专利权。
广州知识产权法院结合在案证据，认定被诉侵权设备的技术方案落入了涉案专利部分权利要求的保护范围。在二被告先用权抗辩是否成立的问题上，法院认为二被告提交的证据已形成证据链，其提出的先用权抗辩意见于法有据。据此，法院驳回了广西港航公司的起诉。
记者多次联系该案当事人的代理律师，双方均未对该案作出回应。
厘清两个争议焦点
据了解，该案争议焦点主要有两个，即广州兴华公司是否在涉案专利申请日前做好制造涉案船舶上被诉侵权设备的必要准备，以及中山港星工程部作为被诉侵权设备的后续使用者是否需要承担侵权责任。
在第一个争议焦点上，该案审判长黄彩丽在接受本报记者采访时表示，广东省船舶检验局广州分局于2006年对涉案船舶出具的《图纸审查意见书》及其后所附设计图纸显示，涉案船舶的送审图纸上已设计有抓斗设备，图纸标有该设备的整体外部机构及相应尺寸数据，并报备有该设备所使用柴油机的型号及厂家信息等，现有证据已形成证据链，可证实广州兴华公司在涉案专利申请日之前已经做好制造被诉侵权设备的必要准备，应认定造船公司的先用权抗辩成立。
在第二个焦点问题上，黄彩丽表示，现行专利法及相关司法解释均未对先用权抗辩是否适用侵权产品销售商或使用者的问题作出规定，仅对现有法律规定进行文义解释的话，则设备的后续使用者需要承担侵权责任。但是，合议庭认为，如认定设备的后续使用者需承担侵权责任，则有失公平。先用权抗辩制度基于公众利益考虑，平衡专利权人和技术方案在先实施人之间的利益，先用权人实施相关技术方案的目的在于获得商业利益，如先用权抗辩的范围仅限于制造产品，而不针对所制造产品后续使用，则先用权人难以基于先用权而实现其获利目的，先用权抗辩制度也难以实现其平衡权利人与社会公众利益的价值。在综合考量后，合议庭认定该设备的后续使用者无需承担侵权责任。
判决具有示范意义
记者在采访中了解到，由于被诉侵权设备是安装于活动船舶上的大型设备，取证难度较大，又因涉及的法律问题在现行专利法及相关司法解释中未作明确规定，且涉诉金额巨大、争议焦点突出，因此该案判决具有一定的示范意义。
黄彩丽介绍，被诉侵权设备停止作业的成本为每天30万元，考虑到如果贸然要求当事人停止作业，则会给其带来巨大的经济损失。因此，经多次与当事人沟通，在涉案船舶靠岸保养时，法官团队和技术调查官才采取证据保全措施，在码头登船对被诉侵权设备的技术特征进行保全。另外，由于设备尺寸大，部分技术特征被遮蔽于设备内部而无法直接观察，给现场证据保全带来了挑战。值得一提的是，技术调查官在证据保全中很好地协助了法官团队解决固定技术方案争议焦点特征问题，确保了证据保全的效果，减少了证据保全难度。
黄彩丽表示，现有法律对于市场流转环节中的先用权抗辩适用的主体范围问题未作明确规定，该案结合专利侵权行为的构成要件、先用权抗辩制度的法旨及专利权人、先用权人、社会公众三元利益平衡、公平合理原则等维度，分析先用权抗辩制度应延伸适用于产品后续使用人这一结论的合理性、正当性及必要性，作出上述判决，属于探索填补现有先用权抗辩制度部分空白的样本案例。
“案件的处理，有效避免了由于先用权抗辩制度未作出明确规定而导致专利技术研发利益的失衡以及社会资源的不合理闲置和浪费，为该类暂无法律明确规定问题的处理提供了参考样本，具有较好的示范意义。”黄彩丽表示。