以“鼎湖山泉”商标维权案为例探析含有地名商标的正当使用
〖2023/10/29 9:23:46时〗 白兔商标专网提供
【字体：
大
中
小
】【
发表评论
】
信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
一、“鼎湖山泉”商标及案情概要
原告广东鼎湖山泉有限公司是广东省知名的山泉饮用水企业，在“饮用水”产品上拥有第1490715号、第3269108号、第3518664号“鼎湖山泉”“鼎湖”等注册商标专用权。原告发现被告广东鼎湖泉雪食品饮料有限公司、温某生产并销售、广州圣玲桶装水店（以下合并称“被告”）销售的“万益源”品牌桶装山泉水产品上使用“鼎湖天然山泉水”“来自长寿之乡鼎湖”的标识。其中，“鼎湖”二字的字形比其他文字大，字体亦不同，原告认为，被告使用“鼎湖”的方式构成商标性使用，侵犯了“鼎湖山泉”“鼎湖”商标专用权，遂起诉至广州市白云区人民法院，请求判令被告停止侵权，赔偿损失合计60万元。
二、争议焦点：被告在桶装水上使用“鼎湖”是否构成对地名“鼎湖”的正当使用
（一）原告主张认为被告使用“鼎湖”“鼎湖天然山泉水”等被诉标识，属于商标性使用，不构成对地名的正当使用
1.被告使用“鼎湖”“鼎湖天然山泉水”等被诉标识，属于商标性使用
第一，被告在桶装水产品桶身瓶贴、瓶口塑膜上标注“鼎湖”，其字体加粗，比周边文字大三到五倍，字形也与周边文字不同。以最醒目、最突出的方式使用“鼎湖”，使得“鼎湖”起到标示产品来源的功能，构成商标性使用。而且，被告在官网上使用“万益源鼎湖”，将“鼎湖”与注册商标“万益源”并用，可以反映其是将“鼎湖”作为商标或商标构成要素进行使用。据此，被告产品上使用“鼎湖”，以及在介绍产品的官网上单独使用“鼎湖泉”“鼎湖天然山水”“万益源鼎湖”等标识，起到表示商品来源的功能，构成商标性使用。
第二，被告在送水卡、收据上使用“鼎湖”，反映出其主观上将“鼎湖”作为商标使用，用于区别其他桶装水品牌。同时，被告向消费者推销、介绍其产品时，也是使用“鼎湖”作为区别其他同类产品的商标，让消费者以“鼎湖”识别产品来源。
综上，被告使用“鼎湖”“鼎湖天然山泉水”“鼎湖泉”“万益源鼎湖”等被诉标识，构成商标性使用。
2.被告的使用行为不属于地名的描述性使用
在产品上使用地名表明产地、水源地，应以符合一般商业惯例的方式进行标注。对此，在灌南县预算外资金管理局等诉陶某商标侵权案中认为“按照正常的经营惯例，商品的生产经营者若想表明商品与产地间的联系，一般只需在包装的适当位置注明其厂址即可。即使想特别表明商品的产地，亦只需单独标注该地名即可”。本案中，被告在瓶贴、瓶口塑膜两处显著位置，加粗、放大使用“鼎湖”，以及在官网上多处以单独、单列方式，以“鼎湖泉”“鼎湖天然山泉水”“万益源鼎湖”方式使用“鼎湖”，已经超出地名“鼎湖”的含义，不符合以一般商业惯例方式表明产地、水源地信息。
3.被告使用被诉侵权标识，不具有主观善意
首先，原告注册商标“鼎湖山泉”“鼎湖”在饮用水产品上已经有较高的市场知名度，且已经产生区别于地名“鼎湖”的商标性含义。被告作为同行，不可能不知晓“鼎湖山泉”“鼎湖”品牌。被告与原告均位于鼎湖区，是后进的同行经营者，不可能不知晓原告“鼎湖山泉”饮用水品牌。
其次，被告使用其“万益源”商标时，字体比“鼎湖”二字比其商标大三至五倍，并在添加了山体图案背景，使得整个商标样式变得复杂，让消费者难以察觉、辨别出商标信息。加上由于桶装水产品是日用消费品，价格一般在15-25元不等，消费者购买时付诸的注意力较低。因此，被告使用“鼎湖”，具有攀附原告商标知名度故意。
综上，被告使用“鼎湖”“鼎湖天然山泉”等被诉标识，构成商标性使用，不属于正当使用。
(二)被告抗辩认为，其在桶装水上使用“鼎湖”字样属于对地名的合理描述性使用
1.涉案被控侵权产品及宣传中，起到识别商品来源功能的是“萬益源”“鼎源”注册商标。被诉侵权产品外包装上桶贴、开封口塑膜上均标注有“萬益源”注册商标，并标注了注册商标标识“®”。官网宣传上多处显示使用“萬益源”“鼎源”商标，官网的产品介绍中也明确销售产品为“萬益源”“鼎源”系列的产品。
2.“鼎湖”“鼎湖天然山泉水”等是描述性用语，本身并不具有显著性，用于对商品来源地等基本信息的客观描述，并不构成商标性使用。1988年，鼎湖区成为肇庆市（地级）辖县级区，因其独特的天然山泉水而闻名遐迩，因此鼎湖区成为了当地水厂的一个重要取水点。2012年2月21日，“鼎湖天然山泉水”就已经被“肇庆市鼎湖区鼎湖泉饮用水厂”用作介绍水源地及水类型的宣传用语。据此，依据《商标法》第五十九条的规定，被告在涉案被控侵权产品上及官网宣传使用上述商品描述性用语，属于正当使用不应认定侵权。
3.被告使用“鼎湖”“鼎湖天然山泉水”等描述性用语，是响应并遵守广东省卫生厅的要求，合法依规，应予以支持与保护。根据广东省食品安全地方标准《饮用天然山泉水》第7.1.1规定，预包装产品标签除符合GB7718和《食品标识管理规定》外，还应标示天然山泉水水源地山体名称。可见，被控侵权产品上使用争议标识用语具有明确规定要求。
三、法院裁判要旨
广州市白云区人民法院审理后认为：
涉案注册商标中的“鼎湖”二字虽然来自于广东省肇庆市地名“鼎湖区”，但由于原告在饮用水产品上作为商标的长期使用，“鼎湖”二字已经不再仅仅具有标明产地的含义，而且成为指代原告产品的重要符号。2003年以来，“鼎湖山泉”牌天然山泉水经持续大力宣传和推广，在广东省内饮用水市场上享有较高知名度和美誉度。在饮用水行业内，“鼎湖”作为饮用水商标已经与原告取得稳定的对应关系。
被告泉雪食品公司与原告系同业经营者，经营地点均在肇庆市鼎湖区，不可能不知悉原告涉案商标具有较高知名度与美誉度，广受相关消费者关注与认可的事实，但其宣传、生产和销售的被诉侵权产品突出显示“鼎湖”字样，使用方式已经超出说明或者客观描述商品产地而正当使用的界限，构成对原告注册商标的摹仿和攀附，其主观上难谓具有善意。据此，判令被告停止侵犯原告“鼎湖山泉”注册商标的行为，并赔偿经济损失合计31万元。被告不服提起上诉，广州知识产权法院依法维持原判。
四、探析正当使用地名商标的判定标准
《商标法》第五十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。透过“鼎湖山泉”维权案，笔者认为，可以通过以下“三步法”来探析正当使用地名商标的判定标准。
第一，注册商标中是否确有包含描述性元素
首先要查看注册商标中的构成元素，是否包含通用名称、图形、型号，直接描述了商品质量、数量等特点，含有地名等描述性元素。如是，此时原告应预见被告会进行正当使用抗辩。同时，原告在举证时，对自身注册商标的知名度、显著性进行大量举证，例如把“鼎湖山泉”品牌从2000年至今的重要报道、荣誉、销售及宣传情况一一梳理。
在“鼎湖”商标案中，“鼎湖山泉”注册商标的“鼎湖”一词，是县级以上行政区域地名，属于包含地名这一描述性元素的注册商标。而在“盲公饼”案中，被告抗辩“盲公饼”是饼类商品的通用名称。最高人民法院认为，“盲公”“盲公饼”并非饼干的普通描述性词语，一直保持着品牌与产品化合的属性，具有指示商品来源的意义，没有通用化，不属于通用名称。由此可见，在有些案件中，判断注册商标中所包含的元素是否属于描述性元素，是不容忽视的第一步，是判断被告构成正当使用的前提条件。
第二，被告对被控侵权标识的使用，是否属于对描述性含义本义的使用，是否具有必要性、合理性
商标正当使用的立法目的在于避免注册商标专用权人垄断使用描述性元素，剥夺其他经营者准确描述商品特点的权利。因此，如果被告在描述性元素固有的含义内使用，则应被允许。在判断时，要先看被告对该元素的使用，是否属于对其本义进行使用。再看被告的使用方式、形式、位置等，是否必要、合理、妥当。
在“鼎湖”商标案中，被告认为对“鼎湖”的使用是为表明水源地。桶装水商品的水源地，确实是消费者关注的内容，经营者在产品上标明水源地具有合理性、必要性。但是，被告在产品包装上已有使用“水源地：肇庆鼎湖区”的方式标记水源地，但又在桶身正中、瓶口两个消费者最容易观察到的显著位置，以单独、大写、突出的方式使用“鼎湖”。其对“鼎湖”的使用，已经超出标记水源地的本义使用，同时使用方式不必要、不合理，实际起到的表示产品来源的识别作用，不再属于正当使用范畴。
第三，被告的主观状态是否善意
被告的主观状态一般需要通过外部行为考察。可以结合商业惯例、被告对自有商标、企业名称等商业标识的使用综合判断。既然注册商标中的元素有描述性元素，该商品内的其他同行经营者难免也会使用描述性元素，此时可以考察同行对该描述性元素的使用方式，反映出被告的使用行为是否遵循了商业惯例。同时，从最大限度引起消费者注意，在消费者心中留下品牌印象的经营角度出发，经营者总会希望自己的品牌在消费者心中建立起知晓度及知名度，故应毫不吝啬地突出使用自有商标、企业名称等商业标识，而不是把描述性元素突出使用。由此可以看出，被告的主观状态是为了攀附原告的商标知名度，还是善意使用描述性元素。
在“鼎湖”商标案中，被告抗辩其在产品上同时使用了其他注册商标。然而，被告在使用这些注册商标时，将注册商标藏在不显眼处，与“鼎湖”一词的使用频率、方式相比，注册商标“万益源”比“鼎湖”一词的“排版待遇”差了好几个档次。可见，被告的主观心态是希望消费者注意到“鼎湖”，联想到“鼎湖山泉”，进而与原告的商标联系起来，其使用“鼎湖”，主观实质上是摹仿原告商标，攀附原告商标知名度。 （谢有林 徐志华）
作者单位：广东哲诚律师事务所