注册商标不规范使用的侵权判定
〖2023/11/12 9:31:21时〗 白兔商标专网提供
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信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：咖啡
中策橡胶集团股份有限公司（下称中策公司）成立于1992年6月12日，经营范围为轮胎、车胎及橡胶制品制造等。凭借2012年进出口总额的优秀成绩，中策公司在2013年中国对外贸易500强企业中名列第189位。据《中国橡胶》杂志报道及相关证书显示，2016年至2018年，中策公司在中国轮胎企业排行榜及中国境内轮胎企业排行榜中均名列第一位。经持续经营与宣传，中策公司旗下“朝阳”系列商标在轮胎制造领域已具有较高知名度。
第1475138号“朝阳”商标于2000年11月14日经原国家工商行政管理局商标局核准注册，核定使用商品为第12类，包括：车辆轮胎，车辆用轮胎，自行车轮胎，自行车、三轮车车胎，自行车、脚踏车车胎，充气外胎（轮胎），气胎（轮胎），车轮胎，汽车车胎，自行车、三轮车内胎等。该商标现权利人为中策公司，商标注册有效期限经续展至2030年11月13日。
朝阳锦策橡胶有限公司（下称朝阳锦策公司）成立于2014年6月24日，法定代表人及唯一股东为张某，登记住所地在辽宁省朝阳市，经营范围为轮胎、橡胶制品加工销售，电动车配件销售等。朝阳锦策公司所申请的“朝阳锦策”商标于2015年8月21日经原国家工商行政管理总局商标局核准注册，核定使用商品为第12类，包括：自行车、摩托车、电动自行车、电动三轮车、助力车、手推车、婴儿车。该商标注册有效期限至2025年8月20日。
2019年10月27日，在第37届中国江苏国际新能源电动车及零部件交易会上，中策公司代理人在某展台购得轮胎一条。轮胎上贴有“朝阳锦策”四字标识，外包装纸上载明生产商系朝阳锦策公司。中策公司据此主张，朝阳锦策公司在其制造、销售的轮胎上张贴“朝阳锦策”四字标识侵害了中策公司涉案注册商标专用权，并向南京市建邺区人民法院提起诉讼，请求判令朝阳锦策公司停止侵权并赔偿损失，该公司唯一股东张某就赔偿金额承担连带责任。
朝阳锦策公司辩称，“朝阳锦策”系该公司经核准注册的商标，使用自身合法持有的商标不构成侵权。
二、审 判
南京市建邺区人民法院认为：
在无相反证据推翻的情况下，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，应被认定为该产品法律意义上的生产者。本案中，被控侵权商品包装上均明确标注朝阳锦策公司，该商品所使用商标“朝阳锦策”的权利人亦是朝阳锦策公司，应当认定系朝阳锦策公司所生产。
被控侵权商品侵害了中策公司涉案商标权。理由如下：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权行为。
本案中，被控侵权商品为轮胎，与中策公司涉案注册商标核定使用的商品属于同一种商品。被控侵权商品标贴使用了“朝阳锦策”等文字，且上述文字较为突出、醒目，已起到区分商品来源的作用，构成商标性使用。经比对，被控侵权标识中的“朝阳”二字与中策公司涉案注册商标的主体文字部分相比，文字、读音、含义、排列方向均相同，仅与部分商标在字体部分存在差异，两者构成相同或近似。虽然朝阳锦策公司为注册于辽宁省朝阳市的企业，被控侵权商品也未直接突出使用“朝阳”二字，但朝阳锦策公司在被控侵权商品上对于“朝阳”二字的使用，易使相关公众对被控侵权商品的来源产生误认或者认为其来源与中策公司注册商标的商品有特定联系。在考虑到涉案商标知名度、显著特征及中策公司企业及其朝阳品牌影响力的情况下，被控侵权商品对于“朝阳锦策”文字的使用方式更容易让相关公众得出被控侵权商品为朝阳品牌下系列轮胎产品而非朝阳锦策公司旗下产品的结论，从而导致消费者产生混淆或误认。朝阳锦策公司未经中策公司许可，在被控侵权商品上使用涉案“朝阳锦策”文字的行为，构成对涉案商标的侵害，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。
关于本案的赔偿金额，中策公司主张法定赔偿，综合考虑朝阳锦策公司的主观恶意、侵权行为方式、持续时间、影响范围等因素，酌情确定朝阳锦策公司赔偿中策公司经济损失150000元；中策公司支出的律师费、公证费等属于为制止侵权所支付的合理开支，中策公司未提交合同及实际支付凭证予以证实，应酌情对其中合理部分予以支持。张某作为侵权方当时唯一的股东，未能举证证明其财产与朝阳锦策公司无财务混同情况，应承担连带责任。
综上，南京市建邺区人民法院判决：
一、朝阳锦策公司立即停止生产、销售侵害第1475138号商标专用权的商标侵权行为；
二、朝阳锦策公司、张某于判决生效后十日内连带赔偿中策公司经济损失150000元；
三、朝阳锦策公司、张某于判决生效后十日内连带赔偿中策公司合理费用50000元；
四、驳回中策公司的其他诉讼请求。[1]
朝阳锦策公司、张某均不服一审判决，向南京市中级人民法院提起上诉。
南京市中级人民法院二审认为：
注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权行为。本案中，朝阳锦策公司制造、销售的被控侵权商品系轮胎，与中策公司第1475138号商标所核定使用的商品类别相同，属于同一种商品。朝阳锦策公司在被控侵权商品上使用了“朝阳锦策”标识，该标识中的“朝阳”二字与中策公司涉案注册商标的字音、字义及排列方向均相同，易使消费者对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。朝阳锦策公司上诉主张其在被诉侵权商品上使用该标识是对其自身持有的“朝阳锦策”注册商标的使用，但该注册商标核定使用的商品范围并不包括轮胎。朝阳锦策公司作为轮胎相关行业经营者，理应知晓中策公司涉案商标的知名度。在此前提下，朝阳锦策公司未能合理规范使用注册商标，其在被诉侵权商品上使用“朝阳锦策”标识，超出了该注册商标核定使用的范围，易使相关公众对被控侵权商品的来源产生误认或者认为其来源与中策公司涉案注册商标的商品有特定联系，构成商标侵权。一审法院认定朝阳锦策公司侵害了中策公司第1475138号注册商标专用权，并无不当。南京市中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。[2]
三、评 析
《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据《民事诉讼法》第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。从上述司法解释的规定可以看出，注册商标之间的权利冲突不属于人民法院民事诉讼的受理范围，注册在先的商标权人如果认为在后的注册商标与其构成权利冲突，应该通过无效宣告等行政程序进行处理。但是，《商标法》同时规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。换言之，商标持有人使用注册商标应当以商标注册证登记范围为限，即将商标注册证上载明的商标标识使用在核定使用的商品或服务上。在核定范围之外的商品或服务上使用注册商标以及擅自改变商标标识的行为，均属于对注册商标的不规范使用。这种不规范使用的行为不应当再视为对注册商标的使用，而是属于对普通商业标识的使用，从而使得该使用行为具有民事诉讼法意义上的可诉性。
注册商标的不规范使用行为并不必然导致商标侵权。我国《商标法》第五十七条规定了商标侵权的七种情形，根据商标法律的立法精神可知，只有损害他人注册商标权益、可能给他人造成损失的行为才能认定为商标侵权行为。在司法实践中，被控侵权人的不规范使用行为是否实际侵犯了他人的注册商标专用权，需要人民法院根据个案情况，结合行为人的标识使用方式、标识近似程度、混淆误认的可能性等因素综合考量。针对超核定范围使用商标和改变商标标识两类不规范使用注册商标的行为，本文将进行具体分析。
（一）超出核定范围使用商标
超出核定使用商品的范围使用商标较易判断，只要被控侵权商品不属于任何一种被告注册商标核定使用的商品，即可认定被告未规范使用其注册商标。例如本案被告注册的“朝阳锦策”商标，其核定使用商品范围并不包括轮胎，被告在轮胎上使用该商标即属于不规范使用注册商标的行为。在实践中，需区分如下几种情形：
1. 被告超出核定使用商品范围使用商标，但被控侵权商品未落入原告注册商标核定使用的商品范围，此种情形被告的行为仅属于行政管理的范畴，不构成对原告注册商标专用权的侵害。
2. 被告超出核定使用商品范围使用商标，且被控侵权商品落入原告注册商标核定使用的商品范围，但双方标识既不相同也不近似，被告的行为同样无法认定构成商标侵权。
3. 被告超出核定使用商品范围使用商标，被控侵权商品落入原告注册商标核定使用的商品范围，且双方标识相同或近似，则应当认定被控侵权行为侵犯了原告的注册商标专用权。
4.被告虽超出核定使用商品范围使用商标，但其商品属于该商标核定使用商品的类似商品。同时，被控侵权商品亦属于原告注册商标核定使用商品的类似商品，在二者标识相同或近似的情况下，被告的行为是否构成侵权，这是审判实务中的难点问题。注册商标专用权不仅包括专有使用权、许可权和转让权，还包括禁用权，即商标注册人有权禁止他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标。商标禁用权的范围大于商标专有使用权，可扩大至近似标识和类似商品，但其权利边界并不明晰，具有不确定性和模糊性的特点。在被告自有注册商标的前提下，不能仅因类似就简单粗暴地认定被控侵权商品落入原告商标禁用权的范围，而应对原告的商标禁用权范围进行一定程度的限缩，避免权利的滥用。审理此类案件时，应当重点审查被告的主观意图，若能确认被告有“搭便车”的故意，则可直接认定其行为构成商标侵权。但随着商业持续不断发展，商品的实际种类远超出《类似商品和服务区分表》列举的范畴，若被告仅因无法区分其商品的具体品类而超出核定范围使用商标，并无攀附他人商誉的故意，则需要进一步审查混淆误认的可能性。如果被控侵权行为足以令相关公众认为其与原告商品存在特定联系、容易造成混淆，损害原告的商标权益，仍应认定侵权成立。
（二）改变商标标识
改变商标标识的认定略为复杂，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款规定，实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。换言之，只有与注册证上的标识具有明显差异，显著特征发生变化，才能认定系对注册商标的不规范使用。实践中存在如下几类情形：
1. 被告擅自改变其商标标识，以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标，应当视为对新的标识的使用。我国法律并不禁止未注册商标的使用，只是要求使用行为不得违背商业道德，损害消费者或其他经营者的权益。如改变后的标识与原告的注册商标并不相同或近似，事实上就不会导致消费者混淆误认，也不会损害其他经营者的权益，不能认定构成商标侵权。
2. 被告擅自改变其商标标识，变更后的标识虽与原告注册商标相同或近似，但被控侵权商品与原告商品不属于同一种或类似商品，该使用行为同样不会导致误认，并未侵犯原告的注册商标专用权。
3. 被告擅自改变其商标标识，在与原告同一种或类似商品上使用，且变更后的标识与原告的注册商标相同或近似，容易导致混淆的，符合《商标法》第五十七条规定的情形，应当认定被告的行为侵犯了原告注册商标专用权。
四、结 语
本案是超出核定商品范围使用注册商标导致侵犯他人注册商标专用权的典型案件。随着我国市场经济的日益繁荣，作为注册商标专用权人的企业，应该提高商标法律意识，严格规范注册商标的使用，规避不规范使用行为带来的不利影响，提升品牌价值，建立稳定商业声誉，为企业不断成长和发展助力。（作者 芮旭丽 作者单位 南京市中级人民法院）
注释：
[1] 江苏省南京市建邺区人民法院（2021）苏0105民初14190号民事判决书.
[2]江苏省南京市中级人民法院（2022）苏01民终10402号民事判决书.