商标撤三案件中认定破产清算构成正当理由的考量因素
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信息来源：《中华商标》2023年第10期 信息整理编辑：紫藤
我国的商标制度是核准注册制，商标的使用是商标本质的要求[1]。商标注册人在获得注册商标专用权后，是否对商标进行了《商标法》意义上的使用，能否使商标起到识别商品或服务来源的作用，有赖于商标使用的管理。商标连续三年不使用被撤销（下称商标撤三）制度就是商标使用管理制度之一。
长期不使用的商标无法起到识别商品或服务来源的目的，无法承载商标权人的商誉，失去了商标原本的作用和功能，还会不当地占用公共资源。商标连续三年不使用被撤销制度的设立目的在于鼓励和督促商标权人积极使用其注册商标，避免商标闲置和囤积，该制度能够发挥规制商标规范使用、稳定市场秩序的作用。
但是，商标撤三制度也有例外，在一定情况下，即使商标权人未能提供足够证据，证明其在指定期间内对持有的商标进行了商标法意义上的使用，我国《商标法》也对该商标的注册予以维持，这种“一定情况”就是商标撤三案件中的“正当理由”。冯晓青教授曾在立法建议中指出，总结我国商标实践中注册商标连续三年不使用的经验以及国外立法实践，应当对“注册商标连续三年不使用”的行为区别对待，而不是一刀切式地主张将其撤销。这是因为，在某些情况下，当他人主张撤销连续三年不使用注册商标时，该商标已经使用甚至已经具有很高的知名度; 在某些情况下，注册商标是从第三人处继受取得的，而连续三年不使用行为发生在受让之前，如果受让人经过多年的使用已经使该商标具有了较高的知名度和市场信誉，甚至成为了消费者公认的驰名商标，若任由任何人随意主张撤销该注册商标，就会对该商标所有人极大的不公平，也不利于维护正常的社会经济秩序。[2]
我国《商标法》和《商标法实施条例》都在“ 商标使用的管理”一章对商标撤三案件中存在正当理由作为抗辩事由进行了规定。2013年《商标法》第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。2014 年《商标法实施条例》第六十七条列举了正当理由的情形，即（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。经检索，破产清算构成商标三年不使用的正当理由的案件并不多，但由于破产程序的持续性及复杂性，厘清设置破产清算构成正当理由制度的背景、考量因素等有其必要性。
一、立法沿革
将破产清算作为商标连续三年不使用的正当理由是我国独特的立法实践，最早出现在2005年12月31日原国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会联合发布的部门规章《商标审查和审理标准》中。2010年最高人民法院颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20项第3小项，将防止商标撤三的正当理由分为两类：一是致商标权人停止使用或者未能实际使用注册商标的不可抗力、政策性限制、破产清算等三种客观事由；二是其他致已有真实使用商标意图并且有实际使用的必要准备的商标权人不能实际使用注册商标的客观事由[3]。
2013年《商标法》将正当理由规则从行政立法上升为基本法律，同步修订的《商标法实施条例》规定了具体的正当理由类型。
二、相关典型案例
北京知识产权法院近期审理的原告A公司诉被告国家知识产权局、第三人B公司商标权撤销复审行政纠纷案中，国家知识产权局认为，第三人提交了宁波市鄞州区人民法院于2016年4月26日作出的民事裁定书，裁定冻结第三人的银行存款或查封、扣押其等值财产。浙江省金华市中级人民法院于2021年2月7日裁定受理第三人破产清算一案。虽然上述事实发生时间仅有少部分时间在指定期间内，但实务中企业进行破产清算的周期具有一定滞后性，在合理的时间周期内可能尚不具备使用诉争商标的客观条件。故国家知识产权局认为诉争商标在指定期间内处于冻结状态，且第三人已进入破产清算程序中，可以认定第三人在指定期间内未对诉争商标进行使用具有正当理由，因此作出被诉决定，决定诉争商标在核定商品上的注册予以维持。
北京知识产权法院经审理认为，第一，商标权冻结并不意味着商标权人不能实际使用注册商标，诉争商标被冻结不能构成《商标法》第四十九条规定的正当理由。第二，虽然法院已经受理了第三人破产清算一案，并指定了律所和会计师事务所作为第三人公司管理人，但指定期间内仅一个月多的时间，位于法院裁定受理第三人破产清算一案后的期间内，人民法院受理第三人的破产申请并不意味着第三人必然已停止实际经营，且至今无证据证明第三人已被宣告破产。
故法院认为，人民法院受理破产清算一案不构成第三人于指定期间内未实际使用诉争商标的正当理由。此外，法院还考虑到第三人多次被列入失信被执行人名单、限制消费令、欠税公告名单等情况，认为相关事实无法合理推知第三人在指定期间内，对诉争商标具有真实的使用意图，最终判决撤销了被诉决定。
三、认定破产清算构成正当理由的考量因素
商标撤三制度是为了促使商标实际使用，防止浪费商标资源。在法律适用过程中，为避免当事人借此理由逃避商标未使用而被撤销的后果，防止正当理由制度的滥用，在个案中判断破产清算是否构成正当理由时，应当持审慎态度，准确把握构成要件。具体到认定正当理由的方法，应从多个维度进行全面分析。
从主客观角度看，所谓“正当理由”应当是商标注册人已尽到主观努力，而受客观因素限制无法正常使用其注册商标的情况。[4]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条规定，“如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由”。该意见明确了整体应从主客观两方面分析把握，主观上，商标权人应具有真实使用商标的意图，并从客观上进行了实际使用的必要准备，但其他客观事由出现导致无法使用。
在上述案件中，北京知识产权法院认为根据在案的失信被执行人名单、限制消费令、欠税公告名单，以及在相同类别上申请注册的多个其他商标，可以推定第三人不具有真实使用涉案商标的意图，系对商标权人主观上是否具有真实使用意图的分析和判断。关于客观上是否进行了实际使用的必要准备，对商品包装进行了印制、对产品原材料进行了采购、进行了宣传推广等，都可以认定实际使用商标的必要准备。而客观事由就是指因破产清算导致未能投产，影响了正常生产经营。
在东莞丝丽雅电子科技有限公司（下称丝丽雅公司）等与原国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销复审行政纠纷案中，法院认为，丝丽雅公司并未提交商标使用证据，其虽然主张具有正当理由并提交了复审商标原注册人破产清算的相关证据材料，但商标使用存在多种方式和可能，商标权人陷于破产清算程序并非该注册商标停止使用的正当理由。一审法院认为，丝丽雅公司仅提交了清算组备案通知书，无论清算程序是否完毕，在没有其他证据予以佐证的情况下，仅凭该份孤立的证据尚不足以证明申请商标原注册人在指定期间持续且合法地处于清算状态。此外，商标转让并非丝丽雅公司可以合法使用申请商标的唯一途径，丝丽雅公司与复审商标原注册人可以通过许可使用合同等其他方式在指定期间内对申请商标进行合理有效的权利安排，但丝丽雅公司未提供证据证明其已经为复审商标的使用实际做出了必要且合理的努力，亦无法证明丝丽雅公司主观上具有积极使用的意图和准备，且客观上原商标局在指定期间内未对复审商标作出核准转让亦不能完全阻碍商标权人将复审商标投入使用。
从破产清算的具体程序看，《企业破产法》规定了破产的流程包括提出破产清算申请、人民法院受理破产申请、宣告债务人破产以及后续的清算组接管公司，对破产财产进行清算、评估和处理、分配等。由此可以看出，《商标法实施细则》第六十七条虽然列举了破产清算作为商标不使用的正当理由，但并未明确“破产清算”指的是提出破产清算申请还是法院宣告债务人破产或之后的破产清算过程。
北京市高级人民法院在张家口长城酿造（集团）有限责任公司（下称长城酿造公司）与国家知识产权局商标权撤销复审请求行政纠纷案中认定，在案证据可以证明长城酿造公司于指定期间内因国家宏观政策调整、消费结构变化等原因导致企业亏损，向河北省张家口市怀来县人民法院申请破产重整，后于2019年9月19日由河北省张家口市怀来县人民法院裁定重整计划执行完毕。长城酿造公司系因破产重整的客观事由导致未使用诉争商标，可认定其有正当理由。
而在本文提到的前述案件中，法院认为，人民法院受理第三人的破产申请并不意味着第三人必然已停止实际经营，且至今无证据证明第三人已被宣告破产。故人民法院受理破产清算一案不构成第三人于指定期间内未实际使用诉争商标的正当理由。
实际上，从立法目的和商标撤三制度的设置可以判断，《商标法实施条例》的规定本意并非将破产清算拘泥于某一具体程序节点，也并非只要存在破产清算的情节，就可以认定商标不使用行为具有正当理由。该条例所规定的破产清算应理解为进入破产清算程序或具有相关情节，影响了商标权人的日常生产经营情况，甚至导致商标权人丧失了实际生产经营能力，致使商标权人使用其商标已构成客观不能。破产清算的启动、运行和终结均应有法定事由并符合相关法定程序，对此商标权人应履行举证责任。[5] 在商标权人主张其不使用商标系因破产清算，具有正当理由时，除提交其与破产清算程序相关的证据外，证明其生产经营能力已因此受到了影响，也是较为有效和稳妥的抗辩方式。
从时间维度看，《商标法》规定的商标连续不使用的期间为三年，破产程序的持续时间往往较长而无法确定，三年的指定期间与破产程序期间的交叉关系，亦应成为考量的因素之一。
前文提到的案件中，法院指出，指定期间内，仅一个月处于破产清算案后的期间内。也就是说，在三年中，商标权人仅有一个月进入了破产清算程序中，在案证据无法证明两年多的时间内商标权人对商标进行了使用，仅一个月的破产清算程序即使真的影响了商标权人的正常生产经营，由此推定商标权人对其商标具有真实使用意图也过于牵强。
在哈尔滨市冰城食品有限公司与原国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销复审行政纠纷案中，法院认为哈尔滨市冰城食品有限公司企业改制工作仅维持了两个月，持续时间较短且未对其正常的生产经营活动构成实质性影响，故认定哈尔滨市冰城食品有限公司未使用诉争商标具有正当理由的主张缺乏事实和法律依据。
在赤峰蒙都酒业有限公司与原国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销复审行政纠纷案中，虽然原商标注册人在撤销申请日的六年之前就已完成破产清算且现在的商标注册人在五年之前就已受让涉案商标“红山钰龙HSYL及图”，但法院认为，“由于重组、改制涉及程序复杂、后续问题较多，正常的生产经营因此受到影响在所难免”，从而认定正当理由成立。
综上所述，破产清算构成正当理由应考虑上述多个因素，并非单一因素就可以进行判断，其归根结底还是要因破产清算程序影响了商标的正常使用。《企业破产法》第七十条第二款规定，在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，债务人或者出资额占债务人注册资本十分之一以上的出资人，可以向人民法院申请重整。也就是说，企业进入了破产清算程序，仍有可能“起死回生”。正如长城酿造公司与国家知识产权局商标权撤销复审请求行政纠纷案所展现的，长城酿造公司最终完成了重整计划执行并恢复相关商品的生产。破产清算作为商标不使用的正当理由，实质是对因破产清算导致生产经营能力遭到重大影响，影响了商标正常使用的情况的“网开一面”。商标作为企业的重要资产，具有承载商誉，识别商品或服务来源的重要功能，企业一旦失去将面临重大甚至难以挽回的损失。我国法律法规将破产清算作为商标三年不使用的正当理由，体现了对合法合规经营、具有真实使用商标意图的商标权人的“人情味”。（范晓玉）
注释
[1] 李东海. 商标权边界研究[D]. 重庆：西南政法大学，2014.
[2] 冯晓青. 我国商标法修改的最新进展及其完善研究[J]. 邵阳学院学报（社会科学版），2014（01）.
[3] 陈红兰. 商标“撤三”正当理由规则的适用与立法完善——基于近六年商标撤三判例的研究[J]. 上海政法学院学报（法治论丛），2016（04）.
[4] 孙志峰. 破产清算在连续三年不使用商标撤销案件中的思考路径[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/-bnYq_jYaWX2y0yv3eLOTw，2021-06-15.
[5] 宋瑶. 企业商标遭遇“撤三”的防守策略之“正当理由”[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/gyusLjCmsZk8f5ocwMFUWg，2023-04-11.
作者单位：北京知识产权法院