一、案情
原告科·汉森有限公司(CHR.HANSENA/S)系丹麦公司，创立于1874年，是全球知名益生菌供应商之一。“LGG”系鼠李糖乳杆菌菌株，1983年由美国学者自健康人身体分离出来并获得专利。1987年，案外人维利奥公司获得“LGG”菌株的研究和开发权利。原告经授权现为全球范围内该菌株的唯一经营者。原告在第5类婴儿食品、乳酸杆菌、乳酸菌等上注册第G745098、G697132、G991379号“LGG”商标，其中第G991379号商标还核定使用在第29、32类“乳酸杆菌；乳酸菌；营养酸奶”等商品上。上述商标均在有效期内。凤凰资讯、网易、腾讯等报刊杂志就“LGG”与原告的对应关系等作了大量报道。“LGG”菌株被广泛应用于国内外婴幼儿奶粉及配方辅助食品中。妈咪爱、美赞臣等多家公司或品牌与原告合作推出产品。上述产品除标注自身品牌，还会以较大字体标注“LGG”或“含鼠李糖乳杆菌（LGG）”，并在产品配料表中标注“鼠李糖乳杆菌LGG”。
上世纪八十年代，原告从乳品发酵剂分离出具有调节人体肠道菌群与提高人体免疫力功能的“BB-12”益生菌菌株，于1985年开始在世界范围内使用于食品和食品补充剂中。早在八十年代，原告就通过捷成洋行向中国销售产品，并在2003年之后先后在北京、天津、上海设立办事处。原告在出售相应菌株产品时，购销双方除经销协议外，还签订《商标许可协议》，约定不得将“BB-12”用作产品名称使用。
2007年，原卫生部发布《新资源食品卫生审查批件》，认定“鼠李糖乳杆菌GG”“动物双歧杆菌BB-12”符合《中华人民共和国食品卫生法》和《新资源食品卫生管理办法》的规定，批件中生产企业显示为“科·汉森有限公司”。
原告发现，“圣诺熊”多款产品在产品包装及产品网页、配料表及相关宣传活动中使用与“LGG”“BB-12”系列商标构成近似的标识。被告胜诺熊公司系“圣诺熊”产品总经销商，开设经营“圣诺熊”产品旗舰店、官方网站和微信公众号。被告必慧龙公司是经被告胜诺熊公司授权的经销商，在淘宝网开设店铺销售“圣诺熊”产品。被告尔康药业公司是被诉产品的实际生产者。被告新菁婴店在其实体店铺中销售“圣诺熊”产品。
原告认为，四被告构成对“LGG”的商标侵权。四被告在其生产、销售和宣传的多款益生菌营养补充剂产品包装及网页宣传上使用与“BB-12”构成相同或者近似的标识，导致消费者混淆，构成擅自使用有一定影响的商品名称。诉请判令停止商标侵权及不正当竞争行为，消除影响及赔偿经济损失（包括合理开支）100余万元。后原告申请撤回要求被告新菁婴店承担赔偿经济损失的主张。
四被告辩称：第一，被诉产品不构成商标侵权或不正当竞争。“LGG”“BB-12”为特定益生菌种的通用名称、通用型号，缺乏显著性。被诉产品的包装上突出使用的是“圣诺熊sanbear”等商标及标识，并未突出显示“LGG”“BB-12”字样。第二，被告胜诺熊公司、必慧龙公司、新菁婴店为被诉产品的销售方，能够说明商品来源，系合法善意经营。被告尔康药业公司作为被诉产品的受托生产商，对委托企业资质及注册商标权利状况经过合理必要的审查，已尽到注意义务。
二、裁判结果
法院生效判决认为：首先，原告系“LGG”系列商标权人，其享有的商标权利依法受到保护。“BB-12”经过长时间的使用和大量宣传，已足以使相关公众将其与原告的该款菌株产品联系起来，构成有一定影响的商品名称。其次，关于被告主张“LGG”“BB-12”缺乏显著性、系通用名称的抗辩，法院认为，被告未提交证据证明有国家标准、行业标准等规范性文件认定“LGG”“BB-12”属于通用名称或通用型号。被告以原卫生部公布的《可用于婴幼儿食品的菌种名单》为依据，但回函等并不属于规范性文件。原卫生部相关文件中的菌株号与《商标法》中的通用名称内涵并不相同，不能以此为据证明“LGG”“BB-12”已成为国家标准或行业标准规定的通用名称或通用型号。故涉案标识不属于法定的通用名称或通用型号，“LGG”“BB-12”也不构成约定的通用名称或型号。理由如下：从“LGG”词汇的发展历史以及它与相关概念之间的逻辑关系来看，“LGG”为臆造词。从客观的市场格局来看，原告独家经营“LGG”菌株产品，并获得较多荣誉，拥有较大的市场份额，具有较高的知名度。“LGG”作为原告商品来源的意义，并没有通用化，不能认定为通用名称。原告积极制定并维护商标使用规则，防止商标淡化。原告通过官网、媒体报道等积极宣传商标信息、积极将商标与自己的特定产品相联系，纠正商标被错误引用等防止或制止商标退化的行为。故即使部分公众对其进行通用化使用，也不应将其认定为通用名称或型号，否则会使权利人的权益受到损害，也会破坏已有的市场秩序。再次，被诉产品未经原告许可，在产品外包装、网页宣传突出使用与“LGG”“BB-12”近似的被诉侵权标识，起到了识别商品来源的作用，构成商标侵权及擅自使用有一定影响的商品名称。配料表对菌株号的使用及网页中关于菌株号及功能的描述性使用并非作为标识来源性质的使用，不构成商标侵权或不正当竞争。最后，关于民事责任承担。被告胜诺熊公司不仅为被诉产品京东店铺等的经营者，还代生产商支付加工费用和下达生产计划，应认定为被诉产品的组织生产者。被告必慧龙公司为被诉产品的销售商，对其销售被诉产品应为明知。被告尔康药业公司系受托加工被诉产品。被告新菁婴店系被诉产品的销售商。四被告侵犯了涉案权利商标的注册商标专用权，被告胜诺熊公司、尔康药业公司、必慧龙公司的被诉行为还构成擅自使用有一定影响的商品名称。
综上，法院判决：被告胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司、新菁婴母婴用品店停止侵害第G745098号、第G697132号、第G991379号注册商标专用权的行为及涉案不正当竞争行为；被告胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司刊登声明，消除影响并赔偿经济损失80万元及为制止侵权所支付的合理开支。原、被告均提起上诉。上海知识产权法院驳回上诉，维持原判。
三、评析
本案涉及商业标识侵权通用名称抗辩的司法审查。商业标识和通用名称抗辩看似分处私权、公益两个领域，但其中的利益冲突影响企业的利益甚至产业发展。
（一）通用名称的定义
通用名称、图形、型号，是指在一定范围内被普遍使用的某一商品或服务种类的名称、图形或型号（下称通用名称）。《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第五十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。在商标侵权纠纷中，通用名称抗辩是重要的正当使用抗辩事由。
在司法实践中，通用名称区分为法定通用名称及约定俗成通用名称两类。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《商标授权确权规定》）第十条，“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称”。据此，法定通用名称是指依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的；约定俗成通用名称是指相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的情况。
（二）通用名称认定的依据和司法路径
1关于法定通用名称的认定
“法定”事实上是一个较为宽泛的概念，其既包括国家的法律法规等具有法律效力的条文，亦包括国家标准、行业标准等规范性文件。因而，在司法实践中需较为准确地把握“法定”的范围。
国家行政管理机关所出具的官方文件类型较为多样，既包括规定、规范、标准等，也包括批示、复函等，对于何种官方文件可以作为法定通用名称认定的依据较难把握。本案中被告主张原卫生部《可用于食品和婴幼儿食品的菌种名单》以及国家卫健委针对被告胜诺熊公司咨询的回复函构成依据，其合理性应从文件的法律效力及内容关联性两方面考察。
首先，官方文件应具有对某一行业或某类主体普遍适用的法律效力，而非仅针对某一特定主体或特定问题的具体规定或解释。上述被告所援引函件虽属行政主管部门出具的官方函件，然其仅为针对特定问题的回复，并不具有对外的行政效力，并非具有普遍适用性的规范性文件。
其次，官方文件应具有将某一标识作为《商标法》上通用名称的意思表示。在“稻花香”侵害商标权纠纷案中，最高人民法院认为，《主要农作物品种审定办法》规定的通用名称是指根据该品种审定办法审定公告的主要农作物品种名称，用以指代该特定品种，其与商标法意义上指代某一类商品的通用名称含义并不完全相同，不能仅以审定公告的名称为依据，认定该名称属于商标法意义上的通用名称[1]。本案中，原卫生部公布的菌种名单中以列表形式列明了菌种名称及对应的拉丁学名、菌株号，表明该等菌种可用于婴幼儿食品之中。该名单并非正式的国家标准，且名单中大多数菌株号均为有效注册商标，这也进一步印证了该名单中列明相应菌株号并非将其作为行业中一类商品的通用名称，而是将该等标识用于指示特定经营主体所生产的特定菌株产品。
2关于约定俗成通用名称的认定
不同于法定通用名称，约定俗成的通用名称的认定标准应当是相关公众已经普遍认为某一名称作为一类产品或服务的通用名称。实践中，可以从以下几方面考察：
考察对象应限于以消费者为主的相关公众。《商标法》所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。正如美国最高法院在“Booking.com”商标案中所指出的，一个名称是否为通用名称取决于其对于消费者的意义。[2]
考察范围一般应当以全国作为地域范围。根据《商标授权确权规定》第十条第二款的规定，约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。然而，对由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，法院可以认定其为相关市场内的通用名称。随着互联网经济的蓬勃发展及物流交通的便利，司法对于通用名称的认定原则上应当以全国范围作为考察的地域维度。然而，我国历史悠久、幅员辽阔，某些名称在一定地域范围内因历史传承及地方文化风俗等因素，已经成为某一局部市场的被相关公众认可的通用名称，一般亦予以支持。
考察方式可采文献调查、消费者调查等方式。正如美国最高法院在“Booking.com”商标案中提出的，判断消费者是否实际上将某个术语视为一个类别的名称，或者是否将其视为能够区分该类别中某一成员的术语的证据，不仅包括消费者调查，还包括字典、消费者和竞争对手对该术语的使用情况，以及与消费者如何理解该术语含义有关的其他证据。《商标授权确权规定》第十条第一款规定：“被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考”。除司法解释所列举的专业工具书及辞典之外，行业调查报告、媒体宣传报道、相关专业学术期刊报纸等文献亦可作为参考。本案中，原告提交了大量媒体报道、专业报刊杂志、原告与产业链相关经营者合作协议等证明了上述两标识已经与原告及原告产品形成了稳定的对应关系，且该对应关系得到了消费者、学术界及同行业其他经营者的认可。
3通用名称认定的其他考量因素
（1）标识自身的显著性
商标的显著性分为固有显著性及获得显著性。一般来说，标识本身越独特，所使用的商品类别与标识可能的本身含义相差越大，标识所使用商品所属行业其他经营者使用类似标识越少，则该标识在指定商品之上的固有显著性就越高。此外，根据《商标法》第十一条的相关规定，即使是缺乏显著特征的标识，亦可以经过使用获得显著性从而在某类商品或服务上作为商标注册。标识自身的显著性越强，被淡化为通用名称的难度越大，具体到案件中则对于提出通用名称正当使用抗辩的被告的举证要求越高。本案中，原告主张的标识“LGG”“BB-12”作为臆造词，因在菌株产品上具有较强显著性而不易被淡化为通用名称。被告若要证明该商标已经被淡化为通用名称，具有较大的证明难度。
（2）权利人对涉案标识做出的反淡化努力
对于具有显著性的商标，权利人为防止涉案标识淡化为通用名称所做出的努力亦是认定其是否构成通用名称的参考因素。这要求权利人主观上必须具备将涉案标识作为商标使用的意图且客观上采取了防止其商标淡化为通用名称的有效举措。本案中，原告在从事市场经营时，通过购销协议、商标许可协议，始终要求交易相对方以约定方式使用其商标并避免直接作为产品名称使用。同时，原告亦通过各种宣传途径积极将商标与其特定产品相联系，纠正商标的错误引用，防止或制止商标显著性的淡化。原告的商标反淡化努力客观上起到了维持商标与其特定商品稳定联系的作用，对于判定涉案商标是否已经成为通用名称具有意义。
然而，需要注意的是，对于因显著性不足或经过淡化而已经成为某种商品或服务通用名称的标识而言，使用人所做的营销、宣传等商业上的投入并不能作为其主张享有商标权益的理由。如在“沁州黄”侵害商标权纠纷案中，最高人民法院指出，注册商标权人不能因其在该商品市场推广中的贡献，主张对该商品的通用名称享有商标权[3]。
（三）通用名称正当使用抗辩中的司法审查要素
对于使用通用名称类正当使用抗辩，可主要考量使用行为主观方面是否出于善意以及客观方面是否具有必要性与合理性、是否构成了商标性使用三个方面。
1主观方面：是否具有通用名称正当使用的善意
在商业活动中，市场经营主体的善意往往表现为遵守商业道德并遵循行业中的诚实信用原则，这亦即《欧盟商标指令》中“符合诚实信用的工商业惯例”的含义。本案中，原告在中国境内销售相关菌株产品时，均通过购销协议及商标许可协议对于标识使用方式进行了明确约定。而被告在未经许可的情况下，使用包含原告权利商标的标识并且标注“®”“TM”等用于强调商标的符号，配料表中亦使用了上述标识，难言善意。
2客观方面：使用行为是否具有必要性与合理性
所谓正当性商标使用中的必要性，是指对于他人商标的正常使用应当限于说明或者描述自己经营商品或服务的必要范围，并且其使用行为应该具有合理性。本案中，应当注意的是，“LGG”与“BB-12”除了是原告的商标之外，同时也是原告所生产的菌株产品的名称，被告亦证明了其商品中确有相关产品作为原料。因而，对于被告在配料表中的非突出性使用原告商标的行为，系表明其商品的主要原料，具有必要性，其使用方式亦属于合理范畴。然而，被告未经许可在其商品内外包装中以单独颜色突出使用原告商标并且标注“®”“TM”等符号的行为，显然已经超出了必要范畴。
3客观方面：是否起到识别商品来源的作用
成立通用名称正当使用抗辩，要求被告的使用行为客观上不能将标识作为商标进行使用，即对于标识的使用不能起到识别商品来源的作用。本案中，被诉行为包括在被诉产品及相关网页宣传中使用。特别是，在上述包含了原告权利商标（或有一定影响商品名称）的组合标识中，“LGG”与“BB-12”以区别于标识中其他字母的单独颜色出现，起到识别商品来源的作用，属于商标性使用，不满足正当性使用的抗辩前提。（袁田 庄雨晴）
注释
[1]最高人民法院(2016)最高法民再374号民事判决书.
[2]UnitedStatesPTOv.Booking.comB.V.,140S.Ct.2298.
[3]最高人民法院（2013）民申字第1642号民事裁定书. |