知识产权多重许可研究
〖2023/12/26 16:06:27时〗 白兔商标专网提供
【字体：
大
中
小
】【
发表评论
】
信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：悠乐
一、知识产权许可类型及多重许可
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的有关规定，商标使用许可类型分别为独占使用许可、排他使用许可以及普通使用许可。
《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条的规定与商标领域规定基本相同，分为独占实施许可、排他实施许可以及普通实施许可。
《中华人民共和国著作权法》第二十六条规定，被许可人与著作权人订立许可使用合同应当载明许可使用的权利是专有使用权或者非专有使用权，《中华人民共和国著作权法实施条例》第二十四条规定，“著作权法第二十四条规定的专有使用权的内容由合同约定，合同没有约定或者约定不明的，视为被许可人有权排除包括著作权人在内的任何人以同样的方式使用作品；除合同另有约定外，被许可人许可第三人行使同一权利，必须取得著作权人的许可。”
由于商标独占使用许可、专利独占实施许可及著作权专有使用许可均是排除权利人及第三人使用权的许可类型，为便于分析论述，下文将其统一称为“专有被许可人”，涉及商标排他使用许可、专利排他实施许可的情况可类比相关分析。
从相关法律规定可见，“专有被许可人”可以排除他人甚至权利人以同一范围或同一方式使用、实施权利。这种排除权的行使目的在于被许可人能够成为市场上唯一能够利用此项知识产权占据市场份额，获取市场利益的主体。“
专有被许可人”通常需要支付较高对价获得授权，此时若市场上存在同一权利的其他被许可人，则会损害专有被许可人的预期收益，使其基于许可协议已支付的对价未能获得合理收益，同时权利人也因“一权二卖”而构成对在先许可协议的违约，并因此不当获利。这些导致“专有被许可人”“在先被许可人”行使权利时与其他被许可人之间存在冲突的许可即为知识产权多重许可。
二、知识产权多重许可原因分析
（一）产生多重许可的现实原因
现实中造成知识产权多重许可的原因多种多样。
原因之一是许可作为无形资产的知识产权“变现”的重要方式，对于一般市场主体而言，多重许可是享有知识产权的市场主体通过授权性寻租行为对知识产权进行快速变现的不诚信合同行为。[1]
原因之二是由于企业内部管理制度的信息不透明，在企业转让经营、合并收购的过程中，受让人或后续经营者对于企业拥有的知识产权许可情况并未作全面了解，导致企业在经营主体变动前后基于策略调整等原因将知识产权分别许可不同主体，产生“专有被许可人”与“普通被许可人”之间的冲突。
（二）产生多重许可的法律原因
相关知识产权法均未以备案登记作为许可合同的生效要件。因此，现实中有可能存在两个以上有效的许可合同。
《中华人民共和国商标法》第四十三条第三款规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。”
《中华人民共和国专利法实施细则》第十四条规定：“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。”在专利法领域中，尤其明确合同生效不受备案程序影响。同时，虽然其规定许可合同应当进行备案，但并未明确未经备案的许可合同会产生何种法律后果。现实中，不少权利人以及被许可人基于商业秘密保护的考虑，对于许可合同备案较为抗拒，导致现实中大量专利许可合同未备案。因此，经营者难以通过尽职调查方式了解某一专利的许可情况；即使进行调查，其时间及经济成本亦相对较高。为了及时获得专利授权，不少经营者甘愿承担前期风险，但其也因此较易卷入多重许可的纷争当中。
著作权领域中对于许可合同备案的规定更为宽松。《中华人民共和国著作权法实施条例》第二十五条规定：“与著作权人订立专有许可使用合同、转让合同的，可以向著作权行政管理部门备案。”原因在于，在著作权制度中，由于权利的自动产生、权利登记公示的缺乏、权属规则的复杂性等制度性原因，导致无法进行强制性著作权登记以及通过强制备案制度明确著作权使用许可的对世效力。
三、知识产权多重许可纠纷处理模式
多重许可纠纷本质上是权利人违反许可合同条款，对同一权利进行再次或多次许可。多重许可损害的是“专有或在先被许可人”基于知识产权独占市场份额的合法利益，“专有或在先被许可人”固然可以向法院请求权利人承担违约责任，但其有可能基于诉讼便利、诉讼成本、可执行财产等原因选择向其他被许可人提起侵权诉讼。针对此类诉讼，商标、专利及著作权领域对于多重许可的处理方式存在差异。其中，商标、专利许可遵照的原则是备案优先于未备案，而著作权许可遵照的原则是在先优先于在后。
（一）商标多重许可纠纷
商标领域中，法律明确规定强制备案以及备案效力。在上海菲扬公司诉上海悦佳公司等侵害商标权纠纷案[2]中，法院对《中华人民共和国商标法》第四十三条第三款作出解释，指出“从许可使用权的效力状态看，未经备案的许可使用权处于一种效力不圆满状态。即如果商标权人进行了重复授权，即出现了善意第三人，未备案的在先被许可人不可以要求在后的善意第三人停止使用相关商标。”可见，已经备案的商标许可合同能够产生对世效力，即在先“专有被许可人”能够据该合同要求在后被许可人停止使用商标。但值得注意的是，法律并未明确规定在后被许可人先进行备案登记的法律效力。有学者提出，在后被许可人率先进行登记的，由于无权处分并不因登记而产生转移效果。因此，在后被许可人并不因登记而获得权利，在先被许可人可主张涂销在后被许可人的登记。[3]
商标多重许可纠纷的争议焦点通常为，在许可合同未经备案的情况下，第三人是否善意，该许可合同是否能够对抗在后被许可人。在奥得奥公司、蚬壳公司与景诺公司、贝氏公司侵犯商标许可使用权纠纷案[4]中，奥得奥公司与景诺公司在先就两件商标签订使用许可合同（下称在先合同）；随后，奥得奥公司与蚬壳公司针对相同商标签订使用许可合同（下称在后合同）。先后两份合同许可范围重合，在先合同被生效判决认定有效的情况下，奥得奥公司针对其中一件商标的在后合同副本报商标局备案。
该案中，一审法院认为，在先合同未备案，是由于奥得奥公司恶意拒不履行合同条款载明的备案义务以及生效判决确定其应继续履行合同的法定义务造成的。且三被告另行签订关于上述两个注册商标的“许可协议”后，奥得奥公司也仅将其中一件商标的使用许可合同副本报送备案，而未将整个独占许可协议报请备案。奥得奥公司和蚬壳公司主张善意第三人相关规定，有失公平。鉴于奥得奥公司以上述合法的形式掩盖其将注册商标重复转让，获取不当利益的目的，损害景诺公司对诉争商标的独占使用权，景诺公司请求宣告在后合同无效符合法律规定。
在和景公司与乐邦公司、世名投资公司侵害商标权纠纷案[5]中，商标注册人英某以及其控制企业乐邦公司分别为涉案四件商标注册人。2014年，因债务原因，涉案商标被冻结。2015年，和景公司与商标注册人英某以及其控制企业乐邦公司签订涉案商标独占使用许可合同。2017年，涉案商标转让至世名投资公司名下，以抵扣商标注册人所欠债务。2018年，世名投资公司将涉案商标均许可给恺撒威登公司使用，同年进行商标使用许可备案。
该案中，法院认为，和景公司在签订许可合同时，即使怠于查明司法冻结情况，也应要求许可人在合同签订后备案。至本案起诉时，涉案四份合同均未备案，原告也未提交要求许可人进行备案的证据。在此情况下，若商标注册人有意隐瞒，受让人世名投资公司无从知晓涉案商标存在独占使用许可情况，和景公司不能以在先专有被许可权对抗世名投资公司后续转让、许可使用行为。
从相关判决逻辑来看，第三人非善意的举证责任归于在先专有被许可人，原因在于在先专有被许可人怠于行使法律规定的信息披露义务，应当承担相应的不利法律后果。若此时将是否善意的举证责任归于第三人，明显有失公平，亦无法起到鼓励市场主体积极进行商标许可备案的作用；但若许可合同未备案并非在先被许可人的过错，或其已尽合理努力敦促权利人报送备案，此时对于其举证第三人非善意的责任应当降低。
如上所述，在知识产权多重许可的纠纷中通常涉及多个主体，且先后签订的商标使用许可合同时间跨度较大，期间经常涉及主体之间经营信息、实际控制人变更、商标权利的流转等情况。法院审理时需要梳理各方当事人提交的证据，从中抽丝剥茧，对合同性质、许可类型以及当事人主观状态等事实进行认定。在此过程中，法院始终聚焦于当事人是否已尽力履行备案义务以及是否基于损害他人市场利益的目的而签订使用许可合同，核心在于维护现有的许可备案制度以及诚信经营、公平竞争的市场秩序。
（二）专利多重许可纠纷
在专利领域中，法律虽要求许可备案，但并未明确备案效力。从司法实践来看，法院在审理相关案件的逻辑与商标案件有所重合，部分法院亦明确认为备案能够起到对抗第三人的效力。在宝达橡塑制品公司与三维输送装备公司侵犯专利权纠纷上诉案[6]中，二审法院认为：“虽然专利法规定了专利实施许可合同的备案制度，但该备案制度并非合同法所规定的依据法律、行政法规必须办理的合同生效要件，而仅起到备案对抗第三人的效力。”
另外，在健民公司与涂山制药厂侵犯专利权纠纷再审案[7]中，最高人民法院认为，涂山制药厂系在先独占被许可人，健民公司虽以其依据陕西省高级人民法院主持达成的调解协议已经取得李某某的独家授权为由进行抗辩，但其知道涂山制药厂存在在先独占许可的专利使用权，而仍接受该协议，不能以此对抗在先独占许可专利使用权。据此，裁定驳回健民公司的再审申请。可见，若在案证据能够证明在后被许可人明知或应知存在“在先专有许可”的情况下，不能被认定为善意第三人，应当承担被要求停止使用相关专利权的不利后果。
（三）著作权多重许可纠纷
相对于商标、专利领域，由于著作权并未规定强制备案，对于多重许可纠纷，司法实践已普遍采取“时间先后”原则。《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》3.10规定：“受让人或者被许可使用人通过合同取得约定的著作权或者专有使用权，著作权人在合同约定范围内就相同的权利再次处分的，不予支持。”
著作权人对相同权利重复进行转让或者许可的，在能够查清先后顺序的真实情况下，认定在先受让人或者被许可使用人取得著作权或者专有使用权，但有相反证据的除外。
在杰盛唱片公司与星文公司著作权侵权纠纷上诉案[8]中，涉案乐曲作品原权利人为星碟公司，星蝶公司将涉案作品发行权先后授权给南京音像出版社、杰盛公司，星文公司依据授权发行了南京音像出版社出版的《女子十二乐坊魅力音乐会》CD光盘，其中收录涉案乐曲。
二审法院认为，星碟公司的行为属重复授权。星碟公司协议授权杰盛公司享有的有关著作权权利在先，星文公司依法获得的发行权、复制权和获得报酬权时间在后。由于星文公司在后获得的独占许可使用权与杰盛公司在先获得的许可使用权产生了权利冲突，依据权利冲突解决中保护在先权利的原则，星文公司应当立即停止复制涉案《女子十二乐坊魅力音乐会》CD光盘的行为。
针对多重许可纠纷，著作权领域单纯采取时间先后原则解决，看似简洁明了，但在实践中，不乏存在合同倒签等难以判断先后被许可人获得使用权时间节点等情况。在审理过程中，对于证据真实性认定具有较高要求。
四、结语
在当前的司法环境中，法院处理知识产权多重许可纠纷时仍是基于鼓励许可备案、保障交易公平的角度出发。考虑到我国经济发展、法治状况、社会诚信体系等原因，处理多重许可纠纷的途径仍有待完善。如何通过完善我国知识产权权利公示制度，使得权利流转状态更加透明化的同时，降低当事人交易成本、促进知识产权市场流通度，从而减少相关纷争，仍是当前需要进一步探讨研究的重要课题。（黎叶）
注释：
[1] 孔立明.商标多重许可的法经济学分析与司法处理[J].人民司法，2017（1）.
[2] 市闵行区人民法院(2015)闵民三(知)初字第775号民事判决书.
[3] 张鹏.知识产权许可使用权对第三人效力研究[J].北方法学，2020（6）.
[4] 福建省高级人民法院（2004）闽民终字第96号民事判决书.
[5] 湖南省长沙市中级人民法院(2018)湘01民初614号民事判决书.
[6] 江苏省高级人民法院(2013)苏知民终字第0008号民事判决书.
[7] 最高人民法院（2009）民申字第624号民事裁定书.
[8]广东省高级人民法院（2008）粤高法民三终字第371号民事判决书.