关于“弱显著性商标”的注册与保护等问题，专家有话说……
〖2024/1/17 8:30:18时〗 白兔商标专网提供
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信息来源：中国知识产权报 信息整理编辑：咖啡
编者按：从“席梦思”到“咖啡伴侣”，再从“青花椒”到“今日头条”，一些注册商标因为本身显著性较弱或者淡化为通用名称，他人为了客观描述自身所提供的商品或服务而正当使用相关标识，被认定不构成商标侵权，引发业界关于“弱显著性商标”的新一轮热议。本期新闻话题聚焦“弱显著性商标”的注册与保护等问题，通过业内观察与实践思考或可带来有益借鉴。
显著性较弱如何界定保护范围？
中央财经大学 杜颖
商标的显著性是指商标能够使消费者区别此商品与彼商品、此服务与彼服务的特性。商标的显著性分为固有显著性和通过使用获得显著性，标识相对于某些商品或服务来说具有固有显著性或者内在显著性，相对于其他商品或服务则可能缺乏内在显著性，此时标识获得商标法保护的前提便是通过使用获得显著性。
裁判文书中非商标使用、非商标意义的使用、非商标性使用等表述，往往是指将相关标识在公共表达中作为描述商品或服务某一方面特征的符号使用。从语言学的角度来看，商标标识本身是一种信息沟通工具，商标延伸产生的文化功能丰富着人们日常语汇及语义。对“弱显著性商标”来说，一方面其具有识别来源的商标含义，另一方面由于其与商品或服务本身存在的联系，揭示这种联系的表达含义自然要留在公共领域，否则会妨碍公众的自由表达。因此，“弱显著性商标”不能通过商标权限制其他经营主体对标识在本义含义上的正当使用。
从市场利益分配的视角来看，对“弱显著性商标”给予过强的保护不利于正常的市场竞争。有人指出，商标符号意义的多重性和商标符号利益的复杂性是商标符号利益分配的客观基础，只有进行商标符号利益的合理分配才能恰当保护商标权、维护社会公共利益。有观点认为，商标作为一种符号表意，受到社会文化等因素的影响，这也导致商标在不同社会背景的消费者心中有不同的意涵。对于商标功能的诠释，需要结合具体的社会文化语境，尤其是结合派生功能生成的背景即商业社会与消费社会背景来进行分析。商标功能是一个包括本源功能与派生功能及二者之间相互作用的整体，需要关注商标权利人的商业利益与消费者的社会利益，以此深化对商标社会价值的认知。因此，我国在具体案件中践行对“弱显著性商标”进行弱保护的原则。
“弱显著性商标”投射到商标法律制度上的规范效果，主要体现在商标权取得、商标权维持及商标权保护范围上。
从商标权取得阶段来看，“弱显著性商标”中的暗示性标志虽然显著性不强，但因为本身具有一定的显著性，不需要提供通过使用获得显著性的证据便可获得商标注册和保护。对于单纯的描述性标志，因其不具有内在显著性，必须通过提交证据证明其已经获得了识别来源意义才能获得商标注册和保护。与此相关的法律规范主要体现在我国商标法第十一条规定中，在商标授权确权程序中主要体现为驳回、不予注册及无效宣告程序。在商标权维持阶段，由于“弱显著性商标”与商品或服务之间的内在联系，相较于任意商标和臆造商标，其更容易出现显著性退化沦为通用名称而导致专用权的丧失。与此相关的法律规范主要体现在商标法第四十九条第二款，在商标授权确权程序中主要体现为撤销程序。
在商标权保护范围上，“弱显著性商标”无法禁止其他市场主体正当使用符号的原始含义，其禁用权的范围受到限制。与此相关的法律规范主要体现在商标法第五十九条第一款，在商标侵权诉讼中是被控侵权方进行不侵权抗辩的依据。值得说明的是，被控侵权人主张商标显著性较弱，依据商标法第五十九条第一款规定进行不侵权抗辩，或者要求对商标权保护范围进行合理限制，并不需要以商标已经达到可被撤销或者被宣告无效的程度为前提，也不必须对商标进行撤销或者宣告无效。从规范逻辑上来看，依据商标法第四十九条第二款规定通过撤销程序撤销丧失显著性的注册商标的门槛较高，前提是其已退化为通用名称。因此，实践中不乏“弱显著性商标”依然有效、但在侵权诉讼中权利保护范围受到限制的情况。
显著性较弱对商标保护影响几何？
中央民族大学 熊文聪
所谓商标的显著性，是一种法律上的资格要件，即一件标识通过指代特定商品或服务的来源，从而能够将同类但不同来源的商品或服务区别开来。原则上，一件标识的含义与其指向的商品或服务名称关联程度越低，则显著性越强。显著性是商标本身概念的应有之义，不具备显著性的标识不能作为商标。
在学理上和实践中，可以将显著性分为固有显著性、经使用获得显著性即第二含义。具有固有显著性的标识又可以根据其强弱不同细分为臆造性标识、任意性标识和暗示性标识。相反，如果属于我国商标法第十一条第一款规定情形之一的，即仅有本商品的通用名称、图形、型号的标识，或者仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标识（下称描述性标识），或者其他缺乏显著性的标识，均不能作为商标注册，除非申请人能够举证证明上述标识经过使用取得了显著性。
笔者认为，区分固有显著性和经使用获得显著性，在制度和操作层面具有重要意义。因为一旦一件标识被判定为具有固有显著性，则申请人不需要提供业已使用并为相关公众广为知晓的证据，而缺乏固有显著性的标识却需要举证证明其经过使用已经产生了第二含义。如果抹去固有显著性，则将大大增加申请人的举证成本，并大大降低商标审查效率，也将从根本上颠覆注册在先原则。
从法律条文的逻辑上看，固有显著性和经使用获得显著性的审查顺序应该是递进关系，而非并列关系，即一旦认定某件标识具备固有显著性，则不需要也不应当要求申请人提供该标识经使用获得显著性的证据，只有在认定缺乏固有显著性的前提下，才有必要要求申请人提供该标识具有第二含义的证据。
需要注意的是，不能单纯地把标识在表现形式上过于简单作为缺乏显著性的理由。显著性概念本身决定了其只要求相关公众能否把一件标识与特定商品或服务的来源联系起来，只要能够建立联系，就具有显著性，而并不要求该标识在形式上是否过于简单或过于复杂。同时，一件标识本身是否过于简单或过于复杂从而无法识别和记忆，判断主体是相关公众，如果认为一件标识本身过于简单或过于复杂，从而推定相关公众无法识别和记忆，便应要求申请人补充经使用而获得显著性的证据，不能一概而论，剥夺申请人的举证权和经长期使用建立的值得保护的商业信誉的机会。
关于经使用获得显著性，我国商标法并没有明确规定相关判断标准。笔者认为，标识与特定商品或服务的来源建立了唯一对应关系是判定经使用获得显著性的重要标准，这是显著性乃至商标概念的应有之义。所谓第二含义，是指一件缺乏固有显著性的标识经过使用指代了一个唯一的商品或服务的来源。另外，唯一对应关系不能仅仅转换为对申请作为商标注册的标识知名度的考察，具有较高知名度并不能与唯一对应关系直接划等号。例如，一个商品的通用名称虽然具有较高知名度，但显然该通用名称不是商标，不具有显著性。
笔者认为，如果一件标识通过实质性审查成功获准注册为商标，而且已经在市场上连续使用3年以上，则不宜再被重新认定为缺乏显著性而将其宣告无效。因为这不仅存在对注册机关的信赖利益问题，也关涉产权边界的明确化和交易的稳定性，所以即便一件标识在作为商标提交注册申请时缺乏固有显著性，也应容许商标申请人举证证明该标识经使用已经获得了显著性，以此保护经营者因诚信使用而建立起来的商誉及合法权益。（杜颖 熊文聪）