商标权滥用行为研究：案例探析与理论思考
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信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
前言
商标权滥用属于知识产权滥用的范畴。该行为不仅违背商标立法宗旨，而且有损于社会公众利益和公共利益，因而需要给予高度关注和重视。本文立足于商标权保护本质的基本原理，以近些年来发生的典型案例为考察对象，对司法实务中的商标权滥用行为及其法律规制进行研究。
一、抢注商标高价转让不成而恶意提起侵权诉讼
在商标纠纷案件中，涉及权利滥用的案件常见于将他人在先的相近似的标识抢注为商标，然后通过高价转让的形式逼迫目标企业就范，在转让不成时即通过商业维权等形式发起批量商标侵权诉讼，企图获取高额侵权赔偿并夺取被告的市场。这种行为明显违背市场主体应当遵守的诚实信用原则，[1]构成对商标专用权的滥用。例如，在某商贸有限公司与广州市某会展服务有限公司（下称某会展公司）、广州某企业管理咨询服务有限公司（下称某管理咨询公司）、某商贸有限公司上海某店侵害商标权纠纷案中，最高人民法院指出，某会展公司、某管理咨询公司以不正当方式取得商标权后，目标明确指向某商贸有限公司等，意图将该商标高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以某商贸有限公司、迅某公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，在每个案件中均以某商贸有限公司或迅某公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉，利用某商贸有限公司或迅某公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令某商贸有限公司或迅某公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权牟取不正当利益之行为，依法不予保护。[2]上述案件中，最高人民法院认定原告违背诚实信用原则，大规模抢注与他人知名商标相近似的商标，并且有意通过批量诉讼获得不正当利益，因而不予支持。
二、违背诚信原则提起商标侵权诉讼
在王某诉深圳某服饰股份有限公司、杭州某百货有限公司侵害商标权纠纷案中，法院明确指出，在构成权利滥用的前提下，注册商标权利人的权利不应受到保护。法院深刻地阐释了在权利滥用认定中对于诚实信用原则的理解：“诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。一方面，它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益，以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利；另一方面，它又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。” [3]
三、明知所获得的商标权缺乏正当性基础仍然向他人提起商标侵权诉讼
本身缺乏权利正当性基础的商标专用权，其商标注册申请与获得者在主观上具有故意甚至恶意。在这种情况下，商标权人向他人发出侵权诉讼攻势，存在滥用商标权行为。以下案例即有典型性。
在宁波某液压有限公司（下称某公司）与邵某侵害商标权纠纷再审案中，最高人民法院认为：本案双方当事人再审期间的争议焦点为某公司的被诉行为是否侵害邵某涉案商标的商标专用权。法院首先查明关于某公司是否享有合法的在先权利。某厂使用“赛克思”作为企业字号的时间早于邵某申请注册涉案商标近九年。某公司的前身建工某公司成立并将“赛克思”作为其企业字号主要部分的时间亦早于邵某申请注册涉案商标一年多。某厂与某公司两家企业还一并使用其字号( 或字号主要部分)“赛克思”、字号的拼音“SAIKESI”及企业名称简称“赛克思液压”对外进行广告宣传，经营同样的产品，取得了一定的知名度。某厂字号的知名度已经辐射到某公司。因此，可以认定某公司享有合法的在先字号权。就本案域名而言，域名所有人注册域名之后，商标注册人才对该域名具有标识性部分申请注册商标并取得商标权的，其商标专用权不能延及该域名。某公司与某厂存在一脉相承的历史渊源关系，且某厂的在先域名已变更注册至某公司名下。因此，可以认定某公司享有合法的在先域名权。某公司的使用行为不会导致相关公众的混淆和误认，其被诉行为具有正当性。即便邵某对涉案商标享有商标专用权，但其商标专用权的排斥力因其商标不具知名度而应受到一定的限制，其亦无权禁止某公司在原有的范围内继续使用。[4]
最高人民法院还专门针对邵某注册涉案商标是否具有正当性的问题进行了认定：利用职务上的便利或业务上的优势，恶意注册商标，损害他人在先权利，为自己牟取不正当利益的行为，属于违反诚实信用原则的行为，不应受法律的保护。本案中，邵某原系某工商行政管理局某分局工作人员，于2003 年辞去公职。因某厂的企业字号“赛克思”、注册商标“SKS”及域名“saikesi.com”在2003 年邵某辞职之前均已注册使用，作为与某厂、某公司同处一地的工商部门工作人员，邵某在辞职时应当知悉某厂、某公司商标的实际注册情况、字号( 或字号主要部分) 及企业名称简称的实际使用状况等相关信息资料，其于辞职后在与某公司经营范围同类的商品上，注册与某公司企业字号主要部分中文及拼音相同的商标，直至本案二审结束仍未使用，却针对在先权利人提起侵权之诉，其行为有违诚实信用原则，不具有正当性，不应受法律保护。因此，邵某以非善意取得的商标权对某公司的正当使用行为提起侵权之诉，属于对其注册商标专用权的滥用，其诉讼请求不应得到支持。最高人民法院判决撤销浙江省高级人民法院(2012) 浙知终字第306 号民事判决，维持浙江省宁波市中级人民法院第(2012) 浙甬知初字第41 号民事判决。该案涉及权利滥用行为。从邵某的主观动机看，明显系具有注册和他人在先标识相近似的商标，并通过诉讼途径获取不正当利益的主观故意。[5]
四、涉及商标维权与诉讼的商标权滥用行为：商标侵权警告函的适用边界
近年来，随着我国商标事业的迅猛发展，人们的商标保护意识不断提高，商标保护和战略运用在促进市场经济主体市场竞争力提升方面的作用也不断提高。与此同时，越来越多的商标权人和利害关系人拿起法律武器积极进行维权。其中，向涉嫌商标侵权人发出侵权警告函和向人民法院提起商标侵权诉讼就是十分常见的维权形式。商标权作为一种受法律保护的专有权利，除非存在法律的特别规定，未经许可，其他任何人不得行使商标权人的专属权利。发侵权警告函和提起商标侵权诉讼，因而也是商标权人行使权利的正常体现。
但是，也必须看到，近年来，一些商标权人在进行商标维权时，存在滥发侵权警告函或者滥用诉权、恶意起诉等滥用商标的现象，有的案件还相当严重。尤其值得注意的是，当前商标保护实践中商业维权现象十分普遍。商业维权固然存在其合理性，但如果滥用商业维权，也同样会造成权利滥用的不良后果。以下将立足于当前我国商标保护实践，对上述现象和问题略加考察，旨在揭示当前包括商业维权在内的商标维权和诉讼中存在的滥用程序权利和实体权利的行为，以便使人们重视对这类行为的有效规制。
商标侵权警告函，是商标权人或者利害关系人向涉嫌侵权人发出的书面信函，一般需要指出涉嫌侵权人可能存在的侵权行为及其后果，以及通过协商和解等方式解决存在的侵权问题。对于被警告的单位或个人而言，收到侵权警告函后，既不要完全漠然视之，也不要感到害怕，而应当冷静地分析其是否存在警告函中主张的侵权行为。在现实中，警告函的滥用体现为，权利人在侵权事实和证据不够充分的前提下，通过大范围、大批量滥发警告函，从而使得被警告的单位或个人生产经营处于时刻受到威胁的状态。很多权利人在发出侵权警告函后，既不撤销警告函，也不向有关市场监管部门投诉或者向人民法院起诉，使得被警告人无所适从。
为了维护社会关系的稳定，使被提出侵权警告的单位或者个人从侵权威胁的漩涡中摆脱出来，最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条作了相关规定。该规定明确了针对提出侵权警告函时，被警告人通过提起不确认侵权之诉的变被动为主动的诉讼途径。其尽管规定的是专利侵权警告函问题，其对于商标侵权警告函的处置也具有启发意义。在处理商标侵权警告函问题时，一方面，需要防止滥发侵权警告函而扰乱正常的社会秩序，影响被警告单位或者个人的正常生产经营活动；另一方面，也同样应当注意防止针对侵权警告函滥用不侵权之诉的诉讼救济途径。
在重庆某实业有限公司（下称某实业公司）诉重庆某啤酒股份有限公司（下称重庆某啤酒公司）确认不侵害商标权纠纷案[6] 中，某实业公司诉称：2018 年底，重庆某啤酒公司以某实业公司生产的“重庆崽儿”系列啤酒侵害其注册商标专用权为由，数次向市场监督管理部门举报投诉，但未诉请法院解决其商标权争议。本案中，“重庆”是地名，“啤酒”是商品通用名称，被告无权禁止他人正当使用。被告主张原告侵权的相关商标非驰名商标，且鉴于“重庆”作为直辖市地名的知名度远远高于“重慶”啤酒商标的知名度，被告商标具有较强的“弱保护性”。被告的投诉举报给原告的生产经营造成困扰，对产品的销售产生不良影响，原告请求法院依法确认其在“重庆崽儿啤酒”商品、包装及相关广告宣传中使用“重庆崽儿”“重庆崽儿啤酒”不侵害被告的注册商标专用权。重庆某啤酒公司则辩称，其是一家生产啤酒的大型合资上市企业，依法注册了“重庆图文”以及“重庆啤酒”等系列商标，经过几十年的发展，商标中的“重庆”字样已经具有了区分商品来源的第二含义。根据商标法相关规定，以地名作为文字商标进行注册的，商标专用权人有权禁止他人将与该地名相同的文字作为商标或者商品名称等商业标识，在相同或者类似商品上使用来表示商品的来源。[7]
重庆市第三中级人民法院认为：确认不侵权之诉的立法目的在于规制权利人滥用权利。在被警告人遭受侵权警告，而权利人怠于行使诉权使得被警告人处于不安状态情形下，被警告人能够获得司法救济的途径。但是，由于侵权之诉在举证和事实查明上优于确认不侵权之诉，为了尽量促使当事人之间通过侵权之诉解决争议，防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉，对于被警告人提起确认不侵权之诉，有必要设置被警告人向权利人催告行使权利的程序，以及留给权利人提起侵权之诉的合理期限。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条确规定了确认专利不侵权之诉的条件。对于确认不侵害专利权之外的其他确认不侵害知识产权之诉，也应当首先参照上述规定，审查该起诉是否具备法定条件以及是否符合法定程序。即在符合《民事诉讼法》第一百一十九条规定的民事案件受理条件的基础上，还须符合以下四个条件：一是权利人已发出了警告，而被警告人或者利害关系人不承认自己的行为构成侵权；二是被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权；三是权利人无正当理由未在合理期限内依法提起侵权之诉；四是权利人的此种延迟行为可能对被警告人或者利害关系人的权益造成损害。具体到本案，被告重庆某啤酒公司先后向重庆市某区市场监督管理局和重庆市市场监督管理局投诉的行为可视为警告，且该警告已经重庆市某区市场监督管理局书面告知原告某实业公司的法定代表人，但原告某实业公司未经书面催告程序径行提起确认不侵害商标权之诉，不符合起诉的要件。该院遂依法裁定驳回原告某实业有限公司的起诉。[8]
从上述裁定可以看出，针对权利人发出侵权警告函问题，确认不侵权之诉的目的在于防止权利人滥用权利，维护社会关系的稳定，并使被警告人从受到侵权警告的不安定中解放出来。同时，为了防止滥用确认不侵权之诉，需要严格遵守司法解释规定的提起诉讼的条件，除了满足《民事诉讼法》规定的条件外，还要审查侵权人发出警告的事实、被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权、权利人在合理期限内是否依法提起诉讼或者请求知识产权机关加以处理，最后还要考虑权利人延迟行为对于被警告人或者利害关系人所造成的影响。上述条件，兼顾了警告人和被警告人或者利害关系人的利益，实现了在处理涉及侵权警告问题上多方当事人之间的利益平衡。（冯晓青）
注释
[1] 现行《商标法》第七条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”.
[2] 最高人民法院（2018）最高法民再396 号民事判决书.
[3] 最高人民法院（2014）民提字第24 号民事判决书.
[4] 最高人民法院（2014）民提字第168 号民事判决书.
[5] 同[4] .
[6] 重庆市第三中级人民法院（2019）渝03 民初34 号民事裁定书.
[7] 同[6] .
[8] 同[6] .
作者系中国政法大学民商经济法学院教授