杜颖：关于审慎适用《商标法》不正当手段注册条款的思考
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内容摘要
2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”）修改后，将2001年《商标法》第41条第1款调整为第44条第1款，表述上调整为“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”。除了条文序号的调整外，修法前后，条文的内容规定基本相同，只是因为程序改革而将原来的“撤销”、“裁定撤销”的用语改成了“宣告注册商标无效”。[1]故，本文对修改前后的相应条文不再加以区分，将对该款的思考聚焦在“其他不正当手段取得注册的”情形，并将其定义为“不正当手段注册条款”[2]，对该款在适用中应该注意的问题进行分析，核心观点为：商标审查审理实践在援引不正当手段注册条款对注册商标进行无效宣告时，应持审慎的原则，综合考量个案情况做出全面的权衡，兼顾商标注册秩序的维护和个案实质公平的达成。
一、从规范的意涵视角看审慎适用不正当手段注册条款
我国商标理论和实务界已有的共识认为，“以其他不正当手段取得注册”的规制指向扰乱商标注册秩序、损害公共利益的行为。商标禁止注册条款均各有自己的任务分工，不宜简单启用，第44条第1款适用于弄虚作假、伪造证件获得注册或者是扰乱公共秩序、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的情形。[3]未损害社会公共利益而仅侵害特定主体合法权益的，不属于“其他不正当手段”的申请注册。[4]在“蜡笔小新”商标无效宣告案[5]和“海棠湾”商标无效宣告案[6]中，法院都认定了商标申请人扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序，损害了公共利益，构成第44条第1款“以其他不正当手段取得注册”的情形。有的司法判决则明确提出，《商标法》第44条法律规定中所指的“其他不正当手段”侵害的主体属于不确定的公众群体。[7]此一共识已得到规范性文件的确认。《商标审查及审理标准》（2017）规定：“以其他不正当手段取得商标注册的行为是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。对于只是损害特定民事权益的情形，则应适用商标法第四十五条及商标法的其他相应规定进行审查判断”。《商标审查审理指南》（2021）在沿袭上述公共利益损害情形列举的基础上进一步强调“对于只损害特定民事权益的情形，应适用《商标法》第四十五条及其他相应规定”。 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称“《规定》”）第24条也明确指出，“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的”，属于商标法第44条第1款规定的“其他不正当手段”。由此可见，对于特定民事权益保护不适用不正当手段注册条款，商标行政主管机关和司法机关也已经达成了共识。
从体系化的角度来看，特定民事权益的保护之所以不适用不正当手段注册条款，主要是因为该条款被定位为绝对理由条款后，作为绝对理由宣告无效既不限定提起宣告无效的主体，也不限定提起宣告无效的争议期间[8]，如将其适用于特定民事权益的保护会使得特定民事权益主体之间的冲突解决绕过五年争议期间的限制，架空《商标法》第45条关于商标争议期间的规定，破坏已经形成的市场秩序。但是，实践中似乎常有突破区分绝对理由与相对理由适用不同条款的做法，将不正当手段注册条款适用于侵害私益的情形。[9]有人批判这种做法，认为这是将违背客观事实和法律规定不能成立的私益主张直接上升为公共利益，造成了第44条第1款的滥用，应当予以纠正。 [10]
二、从历史的视角看审慎适用不正当手段注册条款
多年来，我国的商标注册申请量居高不下，这一方面有市场主体商标意识增强的原因，另一方面也存在着大量商标恶意抢注和囤积的现象。为了遏制商标恶意抢注现象，不正当手段注册条款的适用范围越来越宽，首先从最初争议中的程序条款转化为实体条款[11]。其次，不正当手段注册条款从商标争议阶段才适用的条款转化为贯穿适用于异议和争议阶段的条款。[12]例如，在“清样”案中，北京市高级人民法院指出，第四十一条第一款[13]的立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终，在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，可以参照适用。[14]最后，不正当手段注册条款从相对理由条款转化为绝对理由条款[15]。最高人民法院在2006年“诚联及图形”案中，确认了“商标法第四十一条第一款[16]中‘以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册’的情形并列，涉及的是撤销商标注册的绝对事由”。[17] “诚联及图形”案之后，法院转变了过去将第四十四条第一款作为相对理由适用的观点。
在上述转变中，从相对理由条款到绝对理由条款的适用转变对该条款的适用范围扩张的意义最大。如前所述，作为绝对理由宣告无效既不限定提起宣告无效的主体，也不限定提起宣告无效的争议期间。对此，最高人民法院曾在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）中指出，应“正确区分撤销注册商标的公权事由和私权事由，防止不适当地扩张撤销注册商标的范围，避免撤销注册商标的随意性”。也正是基于此，我们必须谨慎，因为一个本来定位为相对理由的条款被作为绝对理由适用，是否应该追问其中的背景？如前所述，这其中一个重要的背景根源在于遏制商标恶意抢注，那么不属于商标恶意抢注的情形就不应该放入该条款的规制范畴中。即便是大规模注册商标，但不构成大规模抢注商标的，也不应由该条款规制。[18]另一方面，我们在以绝对理由适用该条款时应该考虑这个条款从相对理由转变为绝对理由适用的历史节点，对于那些注册时间较早的商标不应该适用不正当手段注册条款进行无效宣告。
从历史发展来看，“其他不正当手段”的规定来源于1993年《商标法》第27条第1款，即“已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”。1993年《商标法实施细则》第25条第（5）项对该款做了解释，即下列行为属于《商标法》第27条第1款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为：（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的；（2）违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的；（5）以其他不正当手段取得注册的。由此解释可见，“其他不正当手段”的兜底条款规定主要是为了解决相对理由下的商标抢注问题的。[19]
2001年《商标法》修改之后，1993年《商标法实施细则》第25条中规定的若干情形直接上升到《商标法》的规定中，比如关于第二种情况转化为第13条驰名商标保护的规定；第三种情况转化为第15条禁止代理人代表人抢注的规定；第四种情况转化为第31条在先权利的规定。
究竟如何理解“其他不正当手段”，2005年《商标审理标准》认为，其系基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。此种情形是指在《商标法》第13条、第15条、第31条等条款规定的情形之外，确有充分证据证明系争商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了他人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序，系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。并进一步规定了下列要件：（1）商标注册人有恶意；（2）系争商标为他人在先使用的商标；（3）保护范围：对在先使用商标的保护范围原则上限于与该商标所使用商品/服务相同或者类似的商品/服务上。按照这种解释，第44条第1款规范的就是不正当手段抢注他人在先使用的未注册商标的行为，应该是相对事由条款，这也在相关争议的处理中有过体现，如“Haupt商标案”。该案中，辉锐公司于1996年11月18日向商标局提出“Haupt”商标注册申请，并于1997年11月14日获准注册。金丰公司以“Haupt”商标由其设计、使用在先为由，向商评委请求撤销该商标。本案的焦点问题在于，“Haupt”商标是申请人在先使用的商标，但不符合《商标法》第13条的未注册驰名商标和第31条具有一定影响商标的条件。商评委认为，申请人如能证明，被申请人申请注册争议商标“Haupt”违反了诚实信用原则，符合《商标法》第41条第1款[20]的适用条件，则应当予以制止。[21]
然而，2017年1月公布的《商标审查及审理标准》对“以其他不正当手段取得注册的”适用发生了很大变化，明确将其定位于保护公共利益和商标注册秩序的条款。同年，最高人民法院《规定》在第24条也做了几乎同样的表述。那么，我们可以得出，在规范文件中明确将不正当手段注册条款定位为绝对理由条款是在2017年，这也意味着，针对在2017年以前核准注册的商标适用不正当手段注册条款宣告无效时是否应该持更为审慎的态度？2019年，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第17.4条规定，诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。据此，申请注册时间较早、具有真实使用意图并投入商业使用等因素应当是适用第44条第1款的重要考量因素。在满足这些情况的条件下，不适用不正当手段注册条款宣告注册商标无效为宜。
三、从利益平衡的视角看审慎适用不正当手段注册条款
《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》指出：“更新观念，切实增强服务社会主义文化大发展大繁荣和经济自主协调发展的针对性和有效性。……要强化利益平衡观念，把利益平衡作为知识产权司法保护的重要基点，统筹兼顾智力创造者、商业利用者和社会公众的利益，协调好激励创造、促进产业发展和保障基本文化权益之间的关系，使利益各方共同受益、均衡发展”。当不正当手段注册条款的适用涉及到无效宣告申请人的利益时，由于此种情形下无效宣告申请人和商标注册人之间往往存在直接或者间接的竞争关系，此时尤其需要强调利益平衡的考量，要将公共利益、商标注册人利益以及无效宣告申请人的利益进行综合考量，审慎考察争议商标的注册是否扰乱了注册秩序和损害了公共利益？考察争议商标的注册时间，商标注册人是否进行了商标的真实使用和诚信经营？考察商标被宣告无效后对商标注册人经营的影响？针对无效宣告申请人，要考察其与商标注册人之间的关系，其本身是否有明示或者默示的认可商标注册的行为以及其对商标注册是否采取放任的态度或者存在权利懈怠的情形。
特别值得注意的是，近年来伴随着制止恶意抢注的呼声高涨以及打击恶意抢注措施的强化，不正当手段注册条款的适用逐渐扩张，在相当多的案件中出现了“株连”的情形，即一旦商标注册人有申请注册多件与他人注册商标、企业名称、字号、作品等相同或者近似的商标的情况，则很可能会使得其使用多年的注册商标受牵连而被一并宣告无效。这种行政干预不仅扰乱了正常的市场竞争秩序，也威胁商标注册秩序的稳定，破坏商标注册的公信力，使得商标注册人多年经营积累的商誉付之东流，伤害市场主体的经营积极性。这种作法属于明显的矫枉过正，没有历史地分析问题，更没有现实地解决问题；既不尊重市场逻辑，也没有因循法理。
从制度层面上看，我国实行的是商标注册取得制，先申请原则本身就会导致对先使用的冲击，在法律规定的框架内先注册商标并获得授权确权是制度的应有之义，法律也应该允许。正如法院裁判所述，“在对法律所规定的特定情形予以认定时，不能以动摇商标基本注册制度为代价，否则所产生的社会收益将远小于所付出的社会成本，更应当予以严格认定。[22]”另外，在法律适用的过程中一定要注意避免将法律问题泛道德化处理，将商标确权授权争议放在法律的框架内、规范的适用范围内处理，而不是站在道德的制高点上进行行为评价。法律问题交给法律处理，道德问题交给道德处理。商标法适用中的泛道德化倾向，容易导致在诸如撤销不当注册商标或侵权认定中不适当地开展道德评判，以纯粹的道德判断代替法律判断。[23]因此，即便注册行为本身存在道德上的瑕疵或者负面评价，只要不触发商标法律制度中的禁止性或者否定性法律效果的规范，就应该允许行为的实施或者维持权利的有效性。对于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等行为的认定，应当回归商标法的规定，在法律规范意义下进行法律解释。[24]
总之，商标法中的不正当手段注册条款在定位为绝对理由条款、实体性条款、贯穿阶段适用条款后，其适用的法律后果极其严重，一旦适用对商标注册人会造成毁灭性打击，因此应该审慎适用。在涉及到特定主体的民事权益的保护时，应尽量避免适用，尤其是注册商标注册时间较早、注册人又已经投入了实际使用且已经积累了一定商誉的情况。这一方面是防止特定民事权益主体规避五年争议期间的限制，宣告已经实际注册并使用多年的商标无效，架空商标法关于五年争议期间的规定，维护商标注册的既有秩序及商标注册的公信力和商标注册人对商标授权的信赖利益；另一方面也是对已经形成的市场秩序的尊重，对市场自由竞争的维护。不正当手段注册条款的适用要回归法律的规范视角内，不能通过泛道德化的评价适用该条款，在具体适用中要对商标注册秩序、公共利益、商标注册人的利益、无效宣告申请人等相关主体的利益进行综合细致的衡量，历史地分析商标注册的背景，现实地考察商标宣告无效的法律效应和市场后果，在坚持不正当手段注册条款用于打击恶意抢注、维护商标注册秩序的同时，考虑个案适用的实质公平要求，避免过度适用和矫枉过正。（杜颖）
[1]相关程序性和实体性规定的适用，请参考杜颖：《商标法》，北京大学出版社2016年第3版，第104-105页。
[2]也有将该条界定为“其他不正当手段注册”条款，参见刘晓军：“大规模注册商标不适用‘其他不正当手段取得注册’条款的实务研究”，载《科技·知产财经》，2021年总第8期，第24页。
[3]参见黄汇：“我国商标注册取得权制度的体系化完善”，载《法律科学（西北政法大学学报）》，2022年第1期，第176页。
[4]参见宁立志、叶紫薇：“商标恶意抢注法律适用研究”，载《法学评论》，2022年第2期，第189页。
[5]参见（2011）高行终字第1427号行政判决书。
[6]参见（2013）知行字第41、42号行政裁定书。
[7]参见（2013）高行终字第76号行政判决书。
[8]参见《知识产权法学》编写组：《知识产权法学》，高等教育出版社，2022年第2版，第201页。
[9]参见钟鸣：“《商标法》第44条第1款评注，载《知识产权》，2020年第2期，第31页。
[10]参见马兴洲：《关于〈商标法〉第四十四条第一款规范适用的法律思考》，载“知产力”微信公众号，2021年10月12日。
[11]参见臧宝清：“新《商标法》第四十四条第一款‘其他不正当手段’的适用”，载《中国工商报》，2016年第7期。
[12]相关讨论参见段晓梅：“商标法第44条第1款‘其他不正当手段’的解读”，载“知产力”微信公众号，2018年2月23日。
[13]2001年《商标法》规定的条文序号，笔者注。
[14]参见（2015）高行（知）终字第659号行政判决书。
[15]相关讨论参见杨静：“对商标法第四十四条第一款的融贯性解释”，载《人民司法》，2020年第7期，第87页。
[16]同注13。
[17]参见（2006）行监字第118-1号行政判决书。
[18]同前引[2]刘晓军文。
[19]参见吴汉东：“恶意商标注册的概念体系解读与规范适用分析”，载《现代法学》，2023年第1期，第24页。
[20]同注13。
[21]参见商标评审委员会商评字（2005）第1648号《“Haupt”商标争议裁定书》。
[22]参见（2016）京行终5374号行政判决书。
[23]参见孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社，2009年7月第1版，第229页。
[24]参见夏君丽：“商标授权确权案件‘不正当手段’的司法探究”，载《法律适用》，2018年第16期，第33页。