商标恶意注册行为并非商标使用行为但也违法
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信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：悠乐
一、案情
嘉某多有限公司（下称嘉某多公司）认为河北省安某驰润滑材料有限公司（下称安某驰公司）和北京灌河国际知识产权代理有限公司（下称灌河代理公司）侵犯其商标权，诉至法院。因灌河代理公司住所地在北京市西城区，该案由西城区人民法院管辖。
嘉某多公司诉讼请求为：1. 判令安某驰公司、灌河代理公司就商标恶意注册等侵权及不正当竞争行为向嘉某多公司承担连带赔偿责任，包括嘉某多公司为制止安某驰公司、灌河代理公司侵权及不正当竞争行为支出的合理费用 10 万元；2. 安某驰公司、灌河代理公司承担本案全部诉讼费。
西城区人民法院根据当事人的陈述和经审查确认的证据，认定事实如下：
嘉某多公司成立于1918 年 1 月 23 日。商标档案载明嘉某多公司享有“嘉某多”“CASTROL”“CASTROL及图”“磁护”“尊护”“嘉护”“金嘉护”“极护”的商标专有权，核定使用商品为工业用油及油脂、润滑剂、润滑脂和燃料等。
原国家工商行政管理总局商标局作出的“嘉某多”商标异议裁定书、商标不予注册的决定，原商评委最新认定的驰名商标名单，相关获奖报道及奖牌照片等证据证明“嘉某多”系列商标具有一定的知名度。
安某驰公司成立于 2008 年 7 月 28 日，经营范围包括润滑油 ( 刹车油除外 )、润滑脂、防冻液、玻璃水、滤芯加工销售。该公司于 2017 年 11 月至2018 年 2 月期间，由灌河代理公司代理，进行了“嘉某多”“CASTROL 及图”“极护”“磁护”“金嘉护” 5 件商标的申请注册，申请类别为货物递送、货物发运、商品包装、商品打包、运输预定、船运货物、汽车运输、货物贮存液化气站和灌装服务等。
本案中，嘉某多公司主张安某驰公司申请商标的行为侵犯其商标权，属于商标侵权的预备行为，违反了《商标法》第七条的规定，并认为如果该行为不构成商标侵权，应依据《反不正当竞争法》第二条构成不正当竞争。嘉某多公司还主张灌河代理公司违反了《商标法》第十九条第三款规定，知道或者应当知道商标侵权还接受委托，与安某驰公司构成共同侵权，应当承担连带责任。另外，安某驰公司也是做润滑材料的，与嘉某多公司存在竞争关系，申请了与嘉某多公司相同的商标，构成了不正当竞争，安某驰公司、灌河代理公司构成共同侵权。
西城区人民法院经审理认为，安某驰公司涉案行为对嘉某多公司不构成商标侵权及不正当竞争，嘉某多公司主张灌河代理公司构成共同侵权，缺乏依据，遂判决驳回嘉某多公司的全部诉讼请求。
嘉某多公司不服一审判决，上诉至北京知识产权法院。二审法院驳回上诉，维持原判。
二、分析
申请注册商标应以使用为目的，且不得申请注册侵害他人享有在先合法权益的商标。若明显存在不以使用为目的而恶意申请注册或恶意抢注等情形，属于违反诚实信用原则的商标注册行为。在生产、经营活动中将商标与其商品相关联，使商标具有标示商品来源的作用，构成商标使用行为。
商标恶意注册行为不是商标使用行为，二者的区别较为明显。商标权人在维权时应加以区别，以降低维权成本。当商标权人在不法分子恶意注册商标阶段已经取得决定性胜利后，不必再提起侵权之诉。
生效的判决书载明，两审法院均认为，本案的争议焦点之一在于安某驰公司、灌河代理公司申请注册商标的行为是否侵犯嘉某多公司的注册商标专用权。
嘉某多公司享有涉案商标专有权，有权禁止他人未经许可在同种或类似商品上使用与其商标相同或易与其商标相混淆的近似标识。庭审中，嘉某多公司亦认可安某驰公司处于申请注册商标阶段，尚未将被诉侵权商标实际使用于商品或相关生产、经营活动中。根据法律规定，在生产、经营活动中将商标与其商品相关联，具有标示商品来源的作用，才能构成商标性使用。
因此，安某驰公司商标申请注册行为并非《商标法》规制的商标使用行为，嘉某多公司关于安某驰公司的行为侵犯其商标权的主张，法院不予支持。
三、NFT数字藏品商标注册的路径构建
（ 一 ） 依法合规，不投机取巧，不从事商标恶意注册行为，否则会受到相应的处罚
商标恶意注册行为一旦得逞，就会粗暴践踏合规商标权人的利益，严重扰乱正常市场经营秩序，甚至形成劣币驱逐良币的逆淘汰现象。因此，要用法治铁拳遏制商标恶意注册行为，引导商标注册回归“注册为了使用”的制度本源，杜绝“知产流氓”搅浑商标权“一池清水”的不良现象。近年来，国家加大了对商标恶意注册行为的打击力度，那些以身试法的当事人受到了法律的严惩。生效的行政处罚文书载明：2022 年 12 月 12 日，异某（上海）智能科技有限公司因涉嫌恶意申请注册商标，被上海市嘉定区市场监督管理局罚款 1 万元并警告；2021年 12 月 28 日，盛某文因涉嫌知道委托人恶意申请注册商标仍接受委托，被上海市松江区市场监督管理局罚款 3 万元并警告。
（二）商标恶意注册行为人即使已经得手，其注册商标权也得不到法律保护
违反诚实信用原则注册的商标，商标注册人取得的注册商标权利基础本身存在重大权利瑕疵，商标权人依据此类瑕疵商标提起商标侵权之诉的，属于权利滥用。即使其已经获得注册商标专用权，亦不能改变其行为性质的不正当性。此种情况下，商标注册人所持有的注册商标已不是《商标法》意图保护的商标，背离《商标法》的立法目的和制度目的。如李某诉利某公司、欧某迪公司侵害商标权纠纷案，以李某败诉而告终。生效判决书载明的详情如下：
2019 年 10 月，李某发现在利某公司运营的网站中的过滤分离装置上载有被诉侵权标识。欧某迪公司为利某公司生产、制造该设备。李某认为利某公司、欧某迪公司侵害了其对涉案商标享有的专用权，故起诉至法院，请求判令利某公司、欧某迪公司立即停止侵权、消除影响，并赔偿经济损失 100万元及合理开支 12215 元。
在案证据显示，除涉案商标外，李某还申请了注册商标百余件，涉及近十个类别。这些商标的申请日期多集中在 2005 年、 2006 年，且大多数已处于无效状态。李某至今未登记注册个体工商户，亦未投资设立个人独资企业、一人有限公司等经营实体。
一审法院审理后认为，李某申请注册涉案商标并取得商标专用权，以及通过民事诉讼寻求救济的行为，均有悖民事主体从事民事活动及参与民事诉讼所应遵循的诚实信用原则，其权利不具有保护的基础，故判决驳回李某的全部诉讼请求。李某不服，向上海知识产权法院提起上诉。
上海知识产权法院经审理认为，本案中，李某在无任何使用意图和使用行为的情况下，在与欧某迪公司经营产品相同的商品类别申请注册与欧某迪公司在先使用的字号及商标相同的商标，且涉及的是气体分离设备等较为专业、生产能力要求较高的领域。李某还申请了包括涉案商标在内的一百多个商标，涉及领域较为广泛，其中不乏如涉案商标核定使用商品所涉较为专业的领域，其申请注册涉案商标难谓正当，该行为违反了诚实信用原则。李某基于涉案商标提起本案诉讼涉嫌滥用权利，明显具有不正当性，违背了民事诉讼诚实信用原则。上海知识产权法院判决驳回上诉，维持原判。
（三）合规商标权人在其他不法分子恶意注册商标阶段就可以出手，从源头进行打击，避免“李鬼”出世
具体而言，合规商标权人可以根据《商标法》第十三条关于驰名商标的保护、第十五条关于代理人或代表人抢注商标的规制、第三十条相同或类似商品的相同或近似商标的规制、第三十二条对在先权利或在先未注册商标的保护、第四十四条以其他不正当手段取得注册条款等，对商标恶意注册行为申请行政救济。
在嘉某多公司诉安某驰公司、灌河代理公司案中，法院经审理查明，安某驰公司的被诉 5 件商标均已被驳回申请注册或决定不予注册，嘉某多公司的合法权益在诉前已得到充分救济。
风清气正的商标注册管理秩序，是推动知识产权事业高质量发展、营造良好创新环境和营商环境的重要基础。因此，商标申请人要树立按需申请、真实使用、合理保护的正确商标注册意识，在申请商标注册时不要存在侥幸心理，不要有攀附他人商誉的意图。毕竟，苦练内功、打造自己的品牌、不断提高知名度和美誉度才是王道。“诚实守信，不逾越底线；依法合规，不胡作非为”是每一个市场主体应该遵循的准则。（胡俊才）