申请注册商标与在先权利冲突之问题分析
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信息来源：商标案例 信息整理编辑：紫藤
导读
在知识产权领域有多项权利分由不同的法律规范进行保护和规制，如商标法保护的商业标识，专利法保护的发明、实用新型和外观设计，著作权法保护的作品等，因没有一则专门的法律法规对这些权利进行统一规定，各项权利之间常会出现因在先、在后申请产生的侵权纠纷。商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。”该条旨在要求商标申请人不得滥用、抄袭他人在先的合法权益，以及给予在先权利人对侵权商标提出异议的权利。本文主要对商标法第三十二条的规定进行展开论述，分析申请注册商标与在先权利发生冲突时的评判原则。
一、对商标法第三十二条的理解
首先，明确“现有”一词指代的时间节点是确定两项冲突的权利孰先孰后的第一要义，在商标法中并未对“现有”二字进行解释，在理论学界和司法实务中也曾对以系争商标的申请注册日还是核准注册日作为判断在先权利是否存在的基准日产生过较大的争议。目前来说，根据最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（2020年修订版）第十八条，对该问题作出了明确规定：“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”基本可以确认是以系争商标的申请注册日作为在先权利是否“现有”的标准，即截至系争商标的申请注册日前，在先权利是否合法存续。
其次，对于在先权利的保护范围，商标法亦未作列举式的规定，而是用开放式的“在先权利”概括，结合商标法第九条、第三十条等条款的规定，可以推定第三十二条中所说的“在先权利”范围并不包括商标权本身，也即如果申请注册商标与在先商标权发生冲突时，毋需适用本条规定进行维权，本条规定适用于申请注册商标与除商标权外的在先权利发生冲突时，为在先权利人提供救济路径。根据《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（2020年修订版）第十九条、第二十条、第二十一条等规定及司法实务情况，可以推定“在先权利”的涵盖范围包括但不限于在先的名称权、著作权、外观设计专利权、肖像权、姓名权及一些知名产品的包装、装潢、标志等，下面对申请注册商标与这些在先权利发生冲突的常见情形进行展开分析。
二、申请注册商标与在先外观设计专利相冲突
根据专利法第二条第四款，外观设计是指“对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”而商标法第八条规定“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”商标及外观设计专利二者从保护客体的形式上就不难看出，存在相重叠的部分，如外观设计的“形状、图案”与商标的“图形、三维标志”相对应，“色彩”与“颜色组合”相对应，尤其是当一项外观设计专利的核心作用是用来区分本产品与其他产品（例如一些产品上的贴纸）的时候，后申请注册的商标很容易与该外观设计专利产生冲突。
在判断申请注册商标与在先外观设计专利是否相冲突时，应从以下三个方面综合考量：
（1）申请注册商标的应用产品领域与在先外观设计专利产品是否同属一类或相近类别；
（2）申请注册商标与在先外观设计专利从外观上是否构成相同或近似；
（3）申请注册商标与在先外观设计专利是否有引起相关公众混淆的可能性。以中粮酒业有限公司（以下简称“中粮酒业”）与中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“绍兴黄酒集团”）商标异议行政纠纷一案为例，中粮酒业系CN200530003251号外观设计专利（如图一）所有权人，该外观专利公告日为2006年1月4日。绍兴黄酒集团于2008年3月31日提交申请注册商标（如图二），申请号为6630010，国际分类33号。中粮酒业在该商标初审公告后的法定异议期内对其提出了异议，商标局裁定该商标核准注册，后中粮酒业提出异议复审，商标局裁定该商标不予核准注册，绍兴黄酒集团不服该裁定向法院提起诉讼，最终法院判决维持商标局的裁定。在本案中，涉案外观专利系贴在酒瓶瓶身的贴纸，而涉案商标亦使用在33类酒类产品上，符合判断标准（1），即二者所应用的产品领域相同，此外，通过图一、图二的比对不难看出，涉案商标与外观专利从字体、字形和排列组合上都高度一致，符合判断标准（2），基于此，相关公众很有可能将绍兴黄酒集团使用涉案商标的产品同中粮酒业联系起来，即容易使相关公众产生混淆，误以为涉案商标产品与中粮酒业存在某种特定联系，符合判断标准（3）。
在（2018）京73行初1972号判决书中，法院也是采用了前述逻辑来裁判申请注册商标是否对在先外观设计专利构成侵权：“诉争商标标识与上述外观设计相比，仅在线条粗细、颜色及线条间的距离等方面存在细微差别，相关公众在对诉争商标与上述外观设计进行隔离比对时，形成的视觉效果均为中空圆柱体管状物上画有两条平行线条，线条间颜色较浅，二者间的细微差别并不会影响消费者对于二者整体的视觉感受。而且，对于表意抽象的图形商标而言，视觉对于近似性的判断影响较大，故应重点考虑设计元素、构图风格、线条运用等因素，如若在相近种类商品上允许诉争商标与上述外观设计专利共存，进而要求普通消费者在购买商品时通过标识的线条间距或颜色等进行认牌购物，无疑是不切实际的，同时也降低了商标所应具有的区分商品或服务来源的作用。”
相反的，若申请注册商标与在先外观设计并不满足上述三点的判断标准，则可能不会被认定为“损害他人现有的在先权利”，例如在（2021）京73行初5151号案件判决书中，法院就指出：“关于外观设计专利权，原告主张诉争商标的注册损害了其对“201430312934.X的酒盒”等外观设计专利权，但诉争商标仅由普通字体的文字“迎驾贡”构成，未经艺术设计，其与原告主张的上述涉案专利存在较大区别，故诉争商标的注册未损害原告在先外观设计专利权”，即因不符合第（2）项标准，故不构成侵权。
此外，前述原则亦可适用于申请外观设计专利同在先商标权发生冲突时的情形。例如知名的打火机包装盒案，美国之宝制造公司（以下简称“之宝公司”）系3091639号商标（如图三）商标权人，该商标核准注册日为2003年3月14日，国际分类34号。孙孟林于2006年11月27日提交外观设计专利，并于2007年11月28日授权公告，专利号为CN200630159047（如图四）。之宝公司向法院提起诉讼，请求判决孙孟林不得实施该专利，并向专利局请求宣告该专利无效，最终法院判决专利权人不得实施该专利，且专利局宣告该专利因侵犯之宝公司在先注册商标进而无效。由此可见，无论商标权和外观设计专利权孰为在先权利，均可通过前述三个判断标准进行分析，以确定是否存在“侵害他人现有的在先权利”的情况存在。
三、申请注册商标与在先著作权相冲突
著作权法第三条规定“本法所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括（一）文字作品；（二）口述作品；（三）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；（四）美术、建筑作品；（五）摄影作品；（六）视听作品；（七）工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；（八）计算机软件；（九）符合作品特征的其他智力成果。”根据本条规定不难想到，一些作品尤其是文字作品、美术作品的部分元素，可能同商标中的部分元素相重叠进而相冲突，随着声音商标、三维商标的不断涌现迭出，这些新型商标还可能同摄影作品、视听作品等相冲突。
相较于在先外观设计专利权，商标权更容易与在先著作权发生冲突，因为后者的形成并不需要经过审查，二者的产生方式不同，导致埋下了冲突的根源。尤因我国对于作品保护采用的是自愿登记原则，并且对作品内容只做形式审查，这就导致一方面申请注册商标人很难穷尽避开可能侵权的作品，另一方面在先著作权的确权时间也不如在先外观设计专利权那样明确。
类比之前分析申请注册商标与在先著作权是否构成冲突的三项判断标准，亦可用如下两项标准去判断申请注册商标与在先著作权是否构成冲突：（1）申请注册商标是否与在先著作权的文字、图形上构成相同或实质性相似；（2）申请注册商标人是否有可能接触到他人享有著作权的作品。第（1）项在此不做赘述，第（2）项标准在信息技术科学如此发达的现代，申请注册商标人自称无接触到他人著作权的可能性一般也很难成为抗辩理由，除非申请注册商标人能提供足够的证据证明该商标系由自己在未接触过在先著作权作品的情况下独立创作完成的，例如提供能证明创作时间的手稿、文本等，否则一般情况下都会认定为侵权。
四、申请注册商标与在先名称权、商号相冲突
公司名称、商号可以说是一家公司最为核心的竞争力之一，一个响亮好记的商号可以为企业宣传、市场开拓等起到事半功倍的效果，这也是实践中存在大量申请注册商标同在先公司名称、商号相冲突的案例的原因之一。商标和商号都是商业标识的一部分，都起到承载着一个企业的商誉，吸引消费者并帮助消费者选择商品的功能，二者在客体上也高度近似，都是由文字（商标还可以有图形、声音等）组成。并且二者在监管部门上也相对割裂，商标的申请、注册、核准由商标局负责，而公司名称、商号则由市场监管部门负责，这也导致了在不同地域可能出现商标和商号相冲突的情形。
类比之前的分析，可用如下三项标准去判断申请注册商标与在先名称权、商号是否构成冲突：（1）申请注册商标是否与在先企业名称、商号构成相同或实质性相似；（2）该企业名称、商号是否在一定地域内享有较高的知名度；（3）申请注册商标指定使用的商品分类是否同商号权人提供的服务/商品同属一类或近似类别。第（1）项标准毋需赘言，第（2）项标准是为了确定相关公众是否有混淆二者的可能性，如在先企业名称、商号负有较高的知名度，则一般消费者将二者联系起来以致在先权利人遭受损失的可能性就较高，第（3）项标准亦属一般评判标准，不做展开解释。
五、申请注册商标与在先商品知名包装、装潢相冲突
商品包装是为识别商品以及方便携带、储运而使用在商品上的辅助物和容器，商品装潢是为识别与美化商品而在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。知名商品的包装和装潢是独特的，具有很高的商业价值，因此它们也需要得到知识产权的保护，以防止他人模仿或盗用。对商品知名包装、装潢特殊保护的前提是权利人未将其注册成商标或申请外观设计专利，否则可以参照第二、三点中的方法进行分析。若在先权利人的知名包装、装潢未注册成商标的，则可以适用反不正当竞争法第六条第一项进行保护，即“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”。基于此，可以用如下两个标准去判断申请注册商标是否与在先商品知名包装、装潢相冲突：（1）申请注册商标与在先商品知名包装、装潢是否相同或实质相似；（2）申请注册商标是否容易导致相关公众产生混淆或误认。由于在先商品的知名包装、装潢不同于商标、外观设计，一经核准注册或授权公告即取得受认可的对应权利，根据《商标审查及审理标准》的规定，特有包装、装潢如属于如下的情形的，则不能认定为特有的包装、装潢：“（一）商品的通用名称、图形、符号；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商品名称；（三）仅由商品自身的性质产生的形状，为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状；（4）其他缺乏显著特征的商品名称、包装、装潢。
综上所述，申请注册商标时可能会对他人的在先权利构成侵权，申请注册商标人应当提前做好检索排查工作，避免对他人的在先外观设计专利权、著作权、商号权等权益造成侵害，在先权利人也可以通过请求法院判决侵权人停止侵权行为或向商标主管部门申请商标无效的方式来保障自身权益，法院和行政部门在判定是否对他人现有的在先权利构成侵权时也应当从多方面、多角度、多标准进行分析，既要保障商事主体的自由意志，亦要保障在先权利人的合法权益。（徐润言）