一、“禁止重复注册”制度的产生背景
现行的《商标法》及相关司法解释中并没有对“重复注册商标行为”进行任何实质性的约束。即便《商标法》第五十条[1]规定了商标注册申请的一年隔离期，但是根据《商标审查审理指南》中第十八章对该条所作出的释义来看，其主要是“为了避免市场上同时存在不同主体提供使用相同或近似商标的商品或者服务，使消费者对商品或者服务的来源产生混淆”，即针对他人对相同或近似商标的注册与使用，而非是同一主体。
据此，在实践中，该条仅适用于前后申请人不同的情形。例如，在第23808162号“五羊”商标无效宣告请求裁定书[2]中，争议商标在第3782390号“五羊”商标注册日之后申请注册，而因为 第3782390号商标与争议商标的所有权人为同一主体，故原商评审委员会认为，原商标注册人重新提出商标注册申请的，不用《商标法》第五十条的规定。[3]
由此可见，立法的空缺导致了实践中的种种让步，也使得“商标重复注册”成为近年来众多商标代理机构以及部分企业心照不宣的一项技巧和策略（往往会和不当目的相关）。这不仅消耗了较多的商标审查资源，也加重了在先权利人维权的难度和成本，有待立法进一步规制。
二、“禁止重复注册”制度的修订情况及意义
国家知识产权局于2023年1月发布了《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（下称《修订草案》），并就其向社会各界公开征求意见。《修订草案》对现行《商标法》提出了诸多修改，例如打击恶意申请、强化商标使用义务、优化商标授权确权程序等。其中，“禁止重复注册”制度的规定引发了广泛热议。相关规定为：
第十四条【注册条件】……除另有规定外，同一申请人在相同商品或者服务上应当只注册一件相同商标。
第二十一条【禁止重复注册】申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同。但有下列情形或者申请人同意注销原注册商标的除外：
因生产经营的需要，在已实际使用的在先商标基础上做细微改进，申请人能够说明区别的；因不可归责于申请人的原因，导致在先商标未能续展的；
因未及时提交商标使用说明，导致在先注册商标被注销，但该在先商标已实际使用的；
因不可归责于申请人的原因，导致在先商标因未能在连续三年不使用撤销程序中提供使用证据而被撤销，但该在先商标已经实际使用的；
在先商标因与他人在先权利或者权益相冲突而被宣告无效，但该在先权利或者权益已不复存在的；
有其他重复或者重新申请商标注册的正当理由的。
禁止重复注册规则的引入，具有很强的现实意义。若规则设置合理，那么不仅会有效规制一系列不正当重复注册行为，节约商标审查资源，还有助于强调商标“一标一权”的价值导向。然而，该规则的有效适用，仍需要科学、合理的制度保障，需要厘清边界、精准界定，并形成行之有效的操作规则。
三、制度设计的不足之处
（一）“细微改进”与“细微差别”之争
《修订草案》在第二十一条规定的“禁止重复注册的例外情形”中包括“因生产经营的需要，在已实际使用的在先商标基础上做细微改进，申请人能够说明区别的”之情形。而现行《商标审查审理指南》对相同商标的定义为“两商标在视觉效果上或者声音商标在听觉感知上完全相同或者基本无差别”。其中就文字商标是否相同的审查而言，除了“完全相同”情形之外，还包括“字体、字母大小写或者文字排列方式有横排竖排之分使两商标存在细微差别”。由此便引出了“细微改进”与“细微差别”之争：一方面，从字面含义来看，“细微改进”与“细微差别”几乎没有实质意义上的不同（或者“细微改进”可以归为“细微差别”的一种具体方式），这就导致了《修订草案》将“细微改进”作为一种例外情形之一规定就失去了意义；但另一方面，如果尊重立法原意，那么在法律解释上便存有矛盾，可能会导致司法适用上的混乱。
（二）“相同商品或服务”界限不明晰
《修订草案》第二十一条第一款规定，“申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同……”。关于“同一种商品”的认定问题，《商标审查审理指南》对此虽然考虑到了名称不同但在其他一些方面相同或基本相同的情形，但是在实务中，商标申请人或委托的代理机构通常会选择多个商品或服务项目进行注册，就会不可避免地出现在后申请商标与基础商标部分商品项目相同或者不同但属于类似商品的情形。此时，是否要对同一种商品项目上的注册予以驳回？对仅构成类似的商品项目不认定为是重复注册？此类问题也必须予以考虑，否则会给后续的制度实施带来实操上的困难。
（三）没有区分“正当”与“非正当”的重复注册情形
“一刀切”式的禁止重复注册对于非恶意的防御注册，或者商标申请人为等待引证商标结果、争取相同或近似商标确权而递交的非恶意重复注册情形不利。
1. 基于保护目的而重复注册（主要是防御性商标）
作为“接力式申请”的产物之一，“基于防御目的申请与其注册商标标识相同或近似的商标”主要指商标注册人在其主营业务以外的商品或者服务上申请注册与其核心品牌相同或者近似的商标，以防止他人攀附或者污损其在主营业务、核心品牌上已经形成的商誉。[4]例如，华为技术有限公司最早于1994年在其主营业务第9类程控交换机上注册了主商标“华为”。但此后华为遭遇了诸如陈红梅等第三人在华为公司非主营业务类别中申请注册“华为”商标的情形，这给华为公司主商标保护带来了极大的困扰。而宣告此类商标无效也经历了一系列程序，耗费了巨大的时间成本。有鉴于此，华为公司格外重视在其非主营业务类别中注册主商标“华为”，现已实现全类别注册，从而建立了较为完善的主商标防御体系。[5]可见，企业以相对较低的注册成本降低了主商标被他人“冲淡”“稀释”或“污损”的法律风险，减少了将来维权的成本，较好地维护了企业商誉。[6] 防御性注册行为的正当性已为《商标审查审理指南》所认可。《商标审查审理指南》规定，“以下情形不适用《商标法》第四条：（1）申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标……”。
而此次《修订草案》中对于禁止重复注册的例外情形的规定并没有包括防御性商标，也没有就其保护作出其他制度上的规定，使得该部分权利人失去了保护依据。但其在否定防御性商标之时，能否替代防御性商标在实践中发挥的作用，以及事实上能否达到避免重复注册、督促权利人使用商标的终目的则有待商榷。[7]
2.“补位申请”情形
“补位申请”是指为等待关联案件审查结果而提交的重复注册申请。禁止重复注册制度对于“补位申请”，即商标申请人为等待引证商标结果、争取相同或近似商标确权而递交的重复注册申请也将产生不利影响：由于商标复审申请程序、撤销程序与宣告无效程序的审查时长不同，且两者之间也没有程序衔接的规定，这使得在实践中，申请人为了避免进入成本较高的诉讼程序，往往会选择在递交商标（A商标）复审申请时，再次就该商标递交一件相同商标注册申请（B商标）。在此情况下，即便A商标的复审结果不如意，也可选择不进入诉讼程序；B商标作为有效商标申请，如引证商标最终被撤销或宣告无效，即可进入初审程序。虽然这种行为有助于商标注册人捍卫自己的未注册商标，但是却加重了申请人及司法机关的负担。
而新《修订草案》第四十二条[8]的规定虽然对这一行为予以了否认，但也导致申请人诉诸司法程序以争取商标确权的诉求落空，使得申请人只能任A商标失效后，再申请B商标。那么如果有第三人在A商标申请后、B商标申请前就相同标识申请注册C商标，A商标失效后，C商标因其申请日早于B商标而成为B商标新的在先权利障碍，A、B商标申请人如何反击？A、B商标申请人为争取商标确权而对引证商标采取的撤销、无效宣告等措施，岂非为他人做嫁衣？
（四）其他有待完善之处
当然，除了上述几点之外，还存在其他的一些不足，例如《修订草案》中第二十一条第一款规定：“申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同。但有下列情形或者申请人同意注销原注册商标的除外：……（二）因不可归责于申请人的原因，导致在先商标未能续展的。”但是考虑到商标续展有 6 个月的宽展期，且新的注册申请审查也需要几个月，对于未续展商标来说，这一年的期限可能形同虚设。[9]
四、“禁止重复注册”制度的完善建议
与《修订草案》一同发布的还有《关于 < 中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）> 的说明》（下称《草案说明》）。该《草案说明》对于修改《商标法》的必要性、修改的基本思路、主要制度设计及考虑等作了详细的介绍。其中，在“主要制度设计及考虑”部分写道：“确立禁止重复申请原则，对在原商品服务上恶意重复申请注册原商标以及在商标失效后立即重新申请注册等不正当行为予以规制，但需要明确的是企业商标品牌升级优化以及出于其他正当目的商标注册申请，不纳入规制范围，同时加强对相关审查标准和操作规则的研究论证。”
笔者认为，《草案说明》该部分对于“禁止重复申请原则”的目的与践行路径作了清晰的介绍与规划。第一，重点打击恶意重复申请注册以及在商标失效后立即重新申请注册等不正当行为；第二，加强打击力度的同时，应当明确规制界限、做好制度衔接，以免对出于正当目的的重复注册带来不利的影响；第三，相应地，就是否属于重复注册的审查标准与操作方法方面，应当加强研究，明确裁判标准与尺度，以更好适用司法实践。注册”的立法定位
（一）明确“禁止出于非正当目的的重复
首先，应当明确《商标法》对于禁止重复恶意注册的立法目的和主要打击对象是“防止恶意注册”等不正当行为，其次才是“强调注册商标‘一标一权’的价值导向”, 让商标更好地发挥其标识和区分商品或服务来源等更深层面的作用。重复注册行为并不都是不正当行为，应当允许企业善意的重复注册行为，以保障商标权利的稳定性。试想如果不加区分地将基于任何目的的重复注册予以否定，由于该制度牵涉众多主体及程序，在没有其他配套制度的情况下，会给商标法律法规、行政及司法审查、商标申请人带来远大于该制度所能实现收益的冲击。
（二）做好制度上的衔接以保护正当的重复注册行为
《草案说明》中第四部分将禁止重复注册的规定置于“完善商标授权确权程序，固化‘放管服’改革成果”之下，表明该制度设定的原因之一是对商标授权确权的程序加以精进。因此，应当在其他方面做好与该规定的衔接与协调。本文主要以防御性注册与存在在先障碍商标，且障碍商标权利状态不稳定的情况下重复注册行为为例展开。
1. 对正当目的的防御商标的保护
企业申请防御性商标的目的在于提前占位、对抗恶意申请。而当防御性商标的合法性基础不复存在，现行商标法律制度能否给予企业同防御性商标在保护力度、实现成本等方面大致相同的保护？笔者认为是有一定困难的。因为商标申请人在最开始注册商标之时，是无法预测其未来的发展势头与方向的。如果发展势头迅猛良好，那么就会有他人恶意“蹭名气”而在其未注册的领域进行注册。此时，如果权利人再想要拓展品牌发展领域与方向，很有可能会出现被他人占位的情况。因此，许多企业不得不大量进行包括跨类注册甚至全类注册在内的防御性注册，以及为防止“撤三”，不得不每三年重新进行注册。据说有知名企业商标年维持费已达数千万元，不堪重负。[10]
基于此，笔者认为，在申请人能证明其为防御性注册的前提下，可以免于提供商标使用证据，由此申请人无须为避免“撤三”而重复注册。
2. 对商标复审等待期间“补位申请”
申请人选择“补位申请”，在多数情况下仅仅是为了充分保障自身商标的确权，避免在引证商标被清除后，反倒被其他主体抢先注册，而非出于其他非正当目的。但是根据目前《修订草案》第二十一条的表述，“补位申请”的重复注册情形将被禁止，且例外情形中也未将之予以排除。虽然《修订草案》第四十二条同时也作出了“在商标审查审理过程中，所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止审查审理”的有关规定，但笔者认为，此时行政机关仍具有较大的自由裁量空间，仍存在一定的不确定性。因此，笔者主张，统一“中止审查审理”的标准，并单设“应当终止审理”的规定，使行政机关有法可依，商标权人也无需再被迫采取重复申请注册的策略。如此，才能在禁止重复注册行为和保障企业商标确权之间达到平衡。
（三）立法细节问题：如统一用语（细微差别与细微改进）
一方面，如上文所提及的，《修订草案》中的“细微改进”与《商标审查审理指南》中的“细微差别”存在一定的冲突，有待立法统一用语，防止造成进一步的混淆与司法实践中的混乱；另一方面，对于“细微改进”的衡量尺度、“说明区别”的要求，也需要一些具体的细则或在《商标审查审理指南》中进行明确。否则，例外情形可能会发展为被申请注册人利用的法律漏洞，如针对完全相同的商标进行“细微改进”后仍然进行大量的重复注册行为。总之，“相同商标”的界定不仅需要考虑与现有法律规定中用语的一致性，避免造成判断标准上的混乱，也应考虑与第二十一条例外情形的呼应与衔接。
（四）对“相同商品或服务”的界定
前文已经提到，“相同商品或服务”的界限不够明晰，使得商品和服务范围部分重合的情形难以界定。笔者认为，参照域外实践，美国的做法值得我们参考。其具体做法为：对于商品/服务而言，若申请时归属的类别不同（由于分类表发生的类别归属的变化），则不视为重复注册。此外，若指定商品 / 服务为交叉关系（有部分商品不同的），不视为重复注册。相反，若指定商品 / 服务存在完全相同或者是包含关系的，则视为重复注册。对于马德里国际注册指定美国的注册申请，若基础号不同的，不视为重复注册。[11]虽然就商标注册的实践而言，我国与美国存在较大的不同，但是以上相对客观与清晰的判断标准，还是值得我们借鉴的。
五、结语
禁止重复注册制度作为此次《商标法》修订的一项重大突破，其不仅彰显了官方打击恶意注册、减轻审查审理负担的决心，还会对日后的商标申请注册以及管理产生较大的影响。一方面，制度本身有其合理性，体现了立法对实践中商标重复注册问题的关切；但另一方面，正是因为该制度“初来乍到”，使得其本身还存在进一步推敲与完善的空间。因此，应当斟酌与考量禁止重复注册制度背后的出发点，将出于不正当目的的重复注册与正当的重复注册予以区分，并做好与其他制度的衔接，完善立法细节。如此，才能发挥该项制度的积极作用，推动我国知识产权高质量发展。（肖舒然）
注释
[1]《中华人民共和国商标法》第五十条:"注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准."
[2]商评字〔2020〕第0000121268号无效宣告请求裁定书.
[3]刘舟,李晓枚.禁止商标重复注册行为的正当性及制度探析——兼评《商标法修订草案(征求意见稿)》第21条.微信公众号"天地人律师事务所",2023年4月24日. |