“以其他不正当手段取得注册”作为商标无效的情形之一被规定在《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第四十四条第一款中，用以规制商标注册人除欺骗手段以外的损害公共利益的行为。该条款随着《商标法》立法的修订而沿革，内涵较为复杂，尤其在《商标法》第四条第一款中增加“不以使用为目的的恶意商标注册”规定后，如何在司法实践中立足于现行《商标法》对二者准确理解和区分适用，成为实务中的争议热点。近日，北京知识产权法院审理了一起争议焦点为《商标法》第四十四条第一款的行政纠纷案。
一案情简介
原告史某系“江山和天下”商标（下称诉争商标）权利人，第三人湖南某有限责任公司向国家知识产权局请求宣告诉争商标无效，被告国家知识产权局以诉争商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形为由，对诉争商标予以无效宣告。原告史某认为，其注册商标系正常生产经营需要，未违反《商标法》第四十四条第一款的规定，故向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。北京知识产权法院经审理后作出判决，认定被告国家知识产权局关于诉争商标构成“以其他不正当手段取得注册”的裁定结论正确，应予维持，判决驳回原告史某的诉讼请求。
二案情分析
北京知识产权法院经审理认为：本案的争议焦点为诉争商标是否构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之情形。
本案查明，原告在第5类、第30类、第32类、第33类、第35类等多个商品或服务类别上申请注册了150余件商标，其中包括第48966XXX号“中华”商标、第49762XXX号“黄金叶荣华”商标、第54506XXX号“勇闯天涯”商标等与烟草和酒类行业具有较高知名度的商标相同或高度近似的商标，其中部分商标已被宣告无效。
本案中，原告大量注册与“和天下”商标等众多具有较高知名度的商标构成相同或者近似的商标，且在案证据无法证明原告具有实际使用意图。原告大量注册商标的行为不具有正当性，属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源之情形，落入《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规制范围，故法院判决驳回原告诉讼请求。
三法官说法
《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、 第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”该款规定在《商标法》第五章“注册商标的无效宣告”中，与第四十五条第一款共同构成宣告注册商标无效的事由。二者的不同之处在于，第四十四条第一款规定的是无效的绝对事由，国家知识产权局依职权或任意相对人依申请都可启动无效审查程序；而第四十五条第一款规定的是无效的相对事由，仅在先权利人或者利害关系人可启动无效审查程序。前者保护公共利益，后者保护有在先权利的民事主体的利益。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2020年修正）（下称《规定》）第二十四条指出：以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者牟取不正当利益的，人民法院可以认定其属于《商标法》第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。在适用主体方面，一般而言，“其他不正当手段”的行为主体是向国家知识产权局申请注册商标的商标申请人。在例外情形中，若有证据证明商标受让人（现商标注册人）与商标申请人有特定关联或意思联络，商标受让人也应作为审查对象。质言之，二者间的特定关联或意思联络阻却了商标受让人主张善意取得该注册商标，不应对其适用“其他不正当手段”规定的可能性。试举一例，A公司与B公司有特定关联或意思联络，B公司作为申请人 , 以不正当手段向国家知识产权局申请的商标获准注册后，将该商标转让给A公司。此时，A公司作为现商标注册人，虽未实施不正当手段注册商标，但有证据证明其与B公司之间的特定关联或意思联络，可以认为A公司实质上将B公司作为申请注册商标的“白手套”。因而在此情形下，可将商标受让人（现商标注册人）作为适用主体。
《商标法》第四条第一款规定：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”其中“不以使用为目的的恶意商标注册”指的是申请人并非基于实际使用需要而提交大量商标注册申请，缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为，与第四十四条第一款中的“以其他不正当手段取得注册”并列，均用于规制滥用商标权利、对公共利益产生不良影响的行为。那么，这两个规定具体有何区别？
《商标法》在2019年修订前， 主要通过第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”对滥用权利申请注册商标以扰乱秩序、损害公共利益的行为进行规范，遏制恶意注册、囤积商标等行为。《商标法》在 2019年修订中专门新增第四条“不以使用为目的的恶意商标注册”条款，为打击上述行为提供了更明确的法律依据。在此背景下，从解释论的角度考察现行《商标法》，“不以使用为目的的恶意商标注册”与 “以其他不正当手段取得注册”有两方面的区别：一是适用程序不同；二是对使用目的的要求不同。
在适用程序方面，“不以使用为目的的恶意商标注册”规定在总则部分（第一章第四条）和注册商标的无效宣告部分（第五章第四十四条），因而在商标驳回程序、异议公告程序、无效宣告程序中均可适用；而“以其他不正当手段取得注册”规定在注册商标的无效宣告部分（第五章第四十四条），因而应在无效宣告程序中适用。
在对使用目的的要求方面，“不以使用为目的的恶意商标注册”明确要求申请人申请注册商标的主观目的并非在生产经营中进行真实使用，而是买卖商标牟取不当利益等。对“使用目的”的判断需要结合诉争商标的使用证据、诉争商标申请人的实际经营能力和诉争商标的具体构成情况等因素综合考量。而“以其他不正当手段取得注册”适用于申请人对注册商标有使用目的或已经使用，但客观上导致了损害社会利益的不良后果的情形。需要强调的是，就《商标法》原理而言，商标的生命在于使用，商标审查注册制度旨在权利公示，按照申请人需求分配商标资源后供其在生产经营中使用。因此，“以其他不正当手段取得注册”条款应谨慎适用。例如，商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。
综上所述，在现行《商标法》的框架下，“以其他不正当手段取得注册”应具有兜底条款的适用价值。在构成“不以使用为目的的恶意商标注册”的情况下，可以优先适用该条款对诉争商标作出恶意注册认定 , 驳回注册申请或者宣告注册无效。若不能得出“无使用目的”的结论，但诉争商标取得注册后实际上扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益的，可以适用“以其他不正当手段取得注册”条款， 对诉争商标予以无效宣告。（李卓楠 吴尧） |