要旨：《商标法》第十五条第二款系保护未注册商标、遏制商标恶意注册行为的条款，实践中对于“其他关系”的司法认定在一定程度上存在扩张的倾向。而考察当事人是否构成《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”，应从该款的立法目的、功能定位出发，结合在案证据，在正确认定在先商标权利归属的前提下，以双方的联系达到相当程度为重要考量因素进行综合判断。
一、案情
第18083335号“德诺资本”文字商标（下称诉争商标）由深圳市通正企业管理咨询有限公司（下称通正公司）于2015年10月19日申请注册，核定使用在第36类“保险经纪；分期付款的贷款；融资租赁”等服务上。2018年10月6日，诉争商标由通正公司转让至德诺资本投资有限公司（下称德诺资本公司）。2020年10月28日，深圳市德诺瑞和创业投资合伙企业（有限合伙）（下称德诺瑞和合伙企业）针对诉争商标向国家知识产权局提出无效宣告请求。
2022年5月17日，国家知识产权局作出商评字〔2022〕第157489号《关于第18083335号“德诺资本”商标无效宣告请求裁定书》（下称被诉裁定），认定诉争商标的注册未违反《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第十五条第二款、第三十二条等规定，裁定：诉争商标予以维持。
德诺瑞和合伙企业不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起诉讼。
二、审判
北京知识产权法院查明：
第一，2013年3月5日，深圳市德诺华凯投资有限公司成立，訾振军作为控股股东持股66.7%，林云峰持股33.3%，唐仕民担任该公司监事。2013年4月1日，深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为深圳市德诺华凯投资有限公司。訾振军作为控股股东持股60%，林云峰持股39%。
2013年4月24日，德诺瑞和合伙企业成立，彼时执行事务合伙人为深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）。2016年9月26日，深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）不再担任德诺瑞和合伙企业的执行事务合伙人，并退出德诺瑞和合伙企业。同时，訾振军控股的另一家公司深圳市德诺投资合伙企业（有限合伙）成为德诺瑞和合伙企业的执行事务合伙人。
2017年4月10日，林云峰从深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）退伙。2017年9月8日，深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）注销。2018年2月26日，深圳市德诺华凯投资有限公司注销。
第二，2009年9月24日，通正公司成立，股东（投资人）袁立香持股90%，袁美霞持股10%。2016年12月12日，通正公司的股东由袁立香、袁美霞变更为袁立香、唐仕民，袁立香、唐仕民各持股50%。2012年2月17日，深圳市德明资本投资有限公司成立，唐仕民为出资人之一。2014年11月24日，袁立香入股该公司并担任法定代表人、执行董事，唐仕民此时仍担任公司总经理。
第三，2015年10月19日，通正公司在第36类服务上除申请注册诉争商标之外，还申请注册第18083338号“德诺华凯”商标、第18083336号“德诺瑞”商标、第18083337号“DINOVA”商标（德诺瑞和合伙企业主张DINOVA系德诺的对应英文标志）。
2016年3月1日，德诺资本公司成立，林云峰担任该公司的法定代表人和高管。
北京知识产权法院认为：首先，根据本案查明的事实可知，通正公司在诉争商标申请注册日之前，通过唐仕民、袁立香、林云峰在上述公司的持股或任职情况，其理应知晓深圳市德诺华凯投资有限公司、深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）、德诺瑞和合伙企业在先使用“德诺”商号或商标及其知名度等情况。其次，“启明医疗器械⸺德诺资本”被评为“投中2014年度中国最佳产业投资案例TOP5”之一，“德诺资本”被评为“投中2014年度中国最佳外资创业投资机构TOP30”之一和“投中2014年度中国最佳创业投资机构TOP50”之一。结合其他在案证据可知，关于获得前述荣誉的“德诺资本”，现虽不能明确其指向的是深圳市德诺华凯投资有限公司、深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）抑或德诺瑞和合伙企业中的某一家或几家公司，但可以确认，“德诺资本”获得的前述荣誉必然应当归属于上述三家公司或合伙企业而非案外的其他主体。鉴于上述三公司和合伙企业之间在股权等方面存在密切关系，且深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）已于2017年9月8日注销，深圳市德诺华凯投资有限公司已于2018年2月26日注销，德诺瑞和合伙企业作为成立较早且存续至今、持续使用“德诺”商号的企业，上述三公司或合伙企业通过持续运营使“德诺”商标或商号在相关领域所积累的商誉应当归属于德诺瑞和合伙企业。再次，诉争商标为“德诺资本”，和德诺瑞和合伙企业在先使用的“德诺”商标或商号构成近似标志。诉争商标指定使用的保险经纪、分期付款的贷款、融资租赁等服务，与德诺瑞和合伙企业在先使用“德诺”商标或商号并使其具有一定知名度的金融相关领域服务相同或相近。故综上可知，通正公司在诉争商标申请日之前，通过唐仕民曾在深圳市德诺华凯投资有限公司担任监事，唐仕民、袁立香曾共同投资入股深圳市德明资本投资有限公司、通正公司等契机，理应知晓德诺瑞和合伙企业等在先使用并在金融相关领域已具有一定知名度的“德诺”商标或商号，仍在相同或类似服务上申请注册与“德诺”商标或商号近似的诉争商标，主观上难谓善意。综合考虑上述情况，诉争商标的注册违反了《商标法》第十五条第二款的规定，依法应当予以无效宣告。通正公司此后将诉争商标转让给德诺资本公司的事实，并不影响前述认定结论。北京知识产权法院判决：1.撤销被诉裁定；2.国家知识产权局重新作出裁定。[1]
德诺资本公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
北京市高级人民法院认为，诉争商标申请日为2015年10月19日，彼时原申请人通正公司的股东仅有袁立香、袁美霞，唐仕民于诉争商标申请日后的2016年12月12日成为该公司股东。虽然在诉争商标申请日以前，唐仕民与袁立香在案外人深圳市德明资本投资有限公司中分别任职，唐仕民与诉争商标现注册人德诺资本公司的法定代表人林云峰在深圳市德诺华凯投资有限公司中分别任监事和股东，但上述公司均系独立的民事主体，不能依据诉争商标申请日之前唐仕民、袁立香、林云峰在案外公司的持股或任职情况，而当然认定诉争商标原申请人通正公司与德诺瑞和合伙企业存在“其他关系”，故在案证据尚不足以证明通正公司与德诺瑞和合伙企业之间存在合同、业务往来关系或其他关系。因此，诉争商标的注册不属于2013年《商标法》第十五条第二款所指情形。北京市高级人民法院判决：1.撤销一审判决；2.驳回德诺瑞和合伙企业的诉讼请求。[2]
三、重点评析
《商标法》第十五条第二款是诚实信用原则在商标法具体条款中的体现，该条款旨在打击恶意抢注他人未注册商标的行为，保护具有特定关系的商标在先使用人的权益，维护公平的市场竞争秩序。从具体适用来看，由于法律规定的原则性、实践中相关关系链条的复杂性，对于该款中“其他关系”的认识并非不言自明的，在司法认定中仍存在一定的模糊之处。本文将结合案例，对《商标法》第十五条第二款“其他关系”的司法认定进行探讨。
（一）《商标法》第十五条第二款的功能定位
《商标法》第十五条第二款是2013年《商标法》修改时增加的条款，该条款与《商标法》第十五条第一款、第十三条第二款、第三十二条后半段均为保护未注册商标、遏制恶意注册的条款。在2013年《商标法》修改以前，2001年《商标法》第十五条仅有第一款规定，虽然已在司法实践中对2001年《商标法》第十五条“代理人和代表人”的范围予以扩张适用，但适用范围有限。实践中，一些企业或者个人利用与商标在先使用人的特定关系而恶意抢注商标的现象时有发生，如在订立合同过程中知悉的他人已经使用的未注册商标而抢先注册等，严重损害了商标在先使用人的权益，也不利于营造公平竞争的市场环境。[3]对此，2013年《商标法》增设的第十五条第二款采取列举加兜底的方式，将“特定关系”扩张至“合同、业务往来或者其他关系”。
与《商标法》第十三条第二款要求的在先商标构成驰名商标、第三十二条后半段要求的“在先使用并有一定影响的商标”不同，《商标法》第十五条第二款仅要求权利人在先使用，对使用的规模、知名度等均未作要求，其原因即在于商标申请人与商标在先使用人之间具有合同、业务往来或者其他关系。[4]
（二）“其他关系”在实践中的适用空间
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条对《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”作了列举，包括亲属关系、劳动关系、营业地址邻近，曾就达成代理、代表关系或者合同、业务往来关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系或者合同、业务往来关系。该条款仅为示例性的列举，并非穷尽。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第12.7条对该款的“其他关系”进一步解释为，诉争商标申请人与在先使用人存在代理、代表关系以外的，能够知道他人商标且应予主动避让的关系，属于《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”的情形。
实践中，《商标法》第十五条第二款项下涉及的关系比上述规定列举的情形更为错综复杂，通过第三方建立连接的间接商业往来而对他人未注册商标进行抢注的情况并不鲜见。因此，对于“其他关系”的司法认定亦存在扩张的倾向。在“健保闪赔”案[5]中，法院认定，员工在职期间得知本公司投入使用的商标，离职后担任股东或法定代表人的公司抢先注册原公司在先使用的该商标，属于《商标法》第十五条第二款规定的情形；在“NORTH及图”案[6]中，法院认定，诉争商标申请人的法定代表人多次参加KTA国际风筝冲浪巡回赛，并曾于2012年该项赛事的中国站比赛中取得较好成绩，此次比赛中使用了权利人赞助的使用在先商标的冲浪器材，可以证明诉争商标的法定代表人接触并知晓权利人在先使用的商标。
对于“其他关系”的认定，主流观点认为，由于立法具有一定的滞后性，法律和司法解释难以对“其他关系”的类型进行一一列举，为维护商标注册秩序和公平的市场竞争秩序，应结合《商标法》第十五条第二款的立法目的以及现阶段恶意注册的状况衡量，进行目的性扩张，其他关系不限于商业关系或者职务、身份关系。[7]也有观点认为，当前实践中对“特定关系”的无序扩张，在法理上缺少必要性和正当性，既有碍于商标法其他条款的适用，又不符合效率原则、社会成本理论及诚实信用原则的应有之意。[8]
（三）“其他关系”的边界认定
由于实践的复杂性，本文认为，对于“其他关系”的认定应从《商标法》第十五条第二款的立法目的、功能定位出发，结合在案证据对具体涉案情形予以判断。
1.考察对象为商标申请人与在先使用人
该款考察对象一方为商标申请人，商标申请以后的转让情况以及受让人是否为善意，通常不影响对原申请人抢注行为的认定。在“巴尔达”案[9]中，法院认为，诉争商标在关联主体之间来回转让，目的难谓正当，亦难以改变原申请人与在先使用人之间存在业务往来，知晓其在先使用的未注册商标并予以抢注的事实。本案中，虽诉争商标后转让至德诺资本公司名下，但考察的对象仍为诉争商标原申请人通正公司。特定情况下，对于在案证据可以证明受让人具有恶意的，为更好地遏制不正当抢注他人商标行为，实践中亦存在将考察主体延伸至商标受让人的情形。在“SPARBAR”案[10]中，法院认为，南通瑞升公司业务员与司必达公司法定代表人的商业磋商行为发生在诉争商标申请日之前，此时南通瑞升公司理应知晓司必达公司使用的“SPARBAR”未注册商标。在此情况下，南通瑞升公司仍通过受让方式取得诉争商标，难谓善意。法院据此认定，诉争商标属于《商标法》第十五条第二款规定的情形。
该条款考察对象的另一方为商标的在先使用人，虽然《商标法》第十五条第二款对于“在先使用”的规模等并无要求，但实践中对于在先商标的权利归属往往存在较大争议。一般而言，在先商标权利的归属应以当事人的约定为优先；在当事人无约定或约定不明的情况下，由主张存在“其他关系”的一方当事人进行举证，根据优势证据规则判断在先商标的权利归属。本案中，在案并无证据证明深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）注销时对其存续期间所使用商标标志等权利归属作出了约定，即使涉案相关荣誉奖项持有人确为深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙），在其注销以后相关荣誉亦不能当然由德诺瑞和合伙企业所承继。
2.以诉争商标申请日作为判断的时间节点
基于诚实信用原则，商标申请人在申请商标之时即应尽到合理的避让义务，不得抢注他人在先使用的未注册商标。故判断申请人的商标申请注册行为是否具有可责性，应以诉争商标申请日为时间节点。本案中，在诉争商标申请日之前，原申请人通正公司的股东仅有袁立香、袁美霞，唐仕民尚未成为该公司股东，不能依据诉争商标申请日之前唐仕民、袁立香、林云峰在案外不同公司的持股或任职情况，而当然认定诉争商标原申请人通正公司与德诺瑞和合伙企业存在“其他关系”。
3.双方的联系应达到相当程度
对“其他关系”范围的界定，应以维护诚实信用原则的立法目的为出发点，以保护在先使用的未注册商标、维护公平竞争秩序为落脚点。对于存在代理、代表关系以外的，能够知道他人商标且应予主动避让的关系，仍对他人在先使用未注册商标进行抢注的，可纳入《商标法》第十五条第二款予以规制。同时，基于我国商标法采取的注册取得原则，对已注册商标采取相对强保护，对未注册商标采取相对弱保护，故对于本款中诉争商标申请人与在先使用人的联系，以及申请人违反诚实信用的行为应达到相当的程度。具体到本案，2013年3月，案外人深圳市德诺华凯投资有限公司成立，訾振军、林云峰为公司股东，唐仕民担任该公司监事，该公司于2018年注销；2013年4月，案外人深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）成立，訾振军、林云峰为公司股东，执行事务合伙人为深圳市德诺华凯投资有限公司，该公司于2017年注销；2013年4月，德诺瑞和合伙企业成立，彼时执行事务合伙人为深圳市德诺华凯投资管理合伙企业（有限合伙）；2009年，诉争商标原申请人通正公司成立，股东为袁立香、袁美霞，2016年，该公司股东变更为袁立香、唐仕民；2014年，唐仕民与袁立香均在案外人深圳市德明资本投资有限公司任职。德诺瑞和合伙企业根据上述相关人员的任职关系主张诉争商标原申请人通正公司与其之间存在“其他关系”，但二者至少通过三个连接点才能产生联系，在案证据亦不能证明相关主体之间存在抢注商标的合意。在此情况下，难以认定通正公司与德诺瑞和合伙企业之间已建立起《商标法》第十五条第二款所规定的“其他关系”。
四、结论
对于《商标法》第十五条第二款“其他关系”的认定，应结合案件证据所能证明的事实，既要防止转借关联主体之手恶意抢注商标，以达到规避该条款的规制，同时又要对“其他关系”的认定持审慎态度，以双方的联系达到相当程度为重要考量因素，防止“其他关系”范围的不当扩张。（莫嘉敏）
注释
[1]北京知识产权法院(2022)京73行初14905号行政判决书.
[2]北京市高级人民法院(2024)京行终1654号行政判决书.
[3]全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编.中华人民共和国商标法释义[M].北京:法律出版社,2013:42.
[4]王闯等.《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的理解与适用[J].人民司法·应用,2017(10).
[5]北京市高级人民法院(2020)京行终4862号行政判决书.
[6]北京市高级人民法院(2020)京行终3680号行政判决书.
[7]臧宝清.关于商标法第十五条第二款适用的几个问题[J].中华商标,2020(1).
[8]张守莲.商标恶意抢注中特定关系"非特定化"之反思——《商标法》第15条的解释论[J].电子知识产权,2021(2).
[9]北京市高级人民法院(2022)京行终5416号行政判决书.
[10]北京市高级人民法院(2022)京行终6716号行政判决书. |