一、案情简介
在“环球网校”商标撤销复审案[1]中，商标权利人与撤销申请人曾经为合作伙伴，并就涉案争议商标签订商标独占许可使用协议。根据该协议，撤销申请人与另一案外人共同作为被许可人享有独占使用争议商标的权利，商标权利人在此期间无权使用争议商标。后该许可使用协议被另案仲裁裁决确认于2016年7月15日解除（裁决时间2019年6月25日）。许可使用协议解除后，撤销申请人以连续三年未使用为由，针对争议商标向国家知识产权局提出撤销申请。商标权利人在撤销程序及后续诉讼程序中提交的证据主要为撤销申请人对争议商标的使用证据，包括官方网站、微博、微信公众号页面截图以及网络课程评价相关信息截图等。撤销申请人并未否认其进行了上述使用行为，但认为鉴于双方关于商标许可使用存在争议且关于商标许可的合作协议最终已被解除，那么其前述使用行为不能被认为是商标权人的使用行为。
由上可知，该案的争议焦点为：在前述商标许可使用协议解除时间之后（即2016年7月15日之后），撤销申请人对争议商标的使用行为是否还能被认定为可以维持商标注册的有效使用行为，从而确定是否应根据《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第四十九条第二款之规定对争议商标的注册予以撤销。
案件经过国家知识产权局评审、法院一审及二审审理程序后，最终认定争议商标在指定期间内已经有效使用，应维持商标注册。根据法院生效判决的观点，在双方的商标许可使用合同存续期间，撤销申请人享有独占使用诉争商标的权利。双方间的商标许可使用合同虽然由上海国际经济贸易仲裁委员会裁定于2016年7月15日解除，但上述裁决的作出时间为2019年6月25日。在裁决作出之前，撤销申请人对诉争商标的实际使用仍具有合同依据，且在此期间，商标权利人依据合同约定并无使用诉争商标的权利。双方之间虽然存在合同争议，但并不能据此认定撤销申请人对争议商标的使用是违背权利人意志的使用，否则将可能导致作为非违约方的商标权人因诉讼维权而丧失商标权利，商标许可使用违约方则可能因此而获益。这不符合商标使用应遵循的诚实信用原则。因此，法院判决认定，争议商标不构成《商标法》第四十九条第二款所指的“连续三年不使用”的情形，其注册应予维持。
二、法律分析
在双方当事人的商标许可使用协议已被解除的情况下，被许可人的使用行为是否还能被认定为不违背商标权人意志的使用，是当事人在本案中的争议焦点。本案终审判决的论理部分提到了诚实信用原则，认为将涉案使用行为认定为不违背商标权人意志的使用符合诚实信用原则。诚实信用原则是民法领域的一项基本原则，是经济社会活动应遵循的基本规范，它要求人们“在市场活动中讲究信用，恪守诺言，诚实不欺，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益”。[2]商标法是规制商标申请注册与使用行为的专门法律，与市场经济活动息息相关。诚实信用原则也是商标法领域的一项基本原则，在商标法的具体适用中具有重要的指引作用。
（一）商标法中的诚实信用原则
我国商标法规范体系最早明确体现诚实信用原则是在1993年修订的《商标法实施细则》第二十五条的规定中。该条规定，“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册”属于1993年修正版《商标法》第二十七条第一款规定所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”。2013年修改《商标法》时，更是进一步在第七条第一款明确规定，“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。这一规定在现行商标法中继续沿用。据此，诚实信用原则已经成为商标法明文规定的一项基本原则，可以在商标法具体条款的适用中发挥基础性的指引作用。当在涉及商标法具体条款争议的实践中，直接关联的条款不足以充分恰当地评价具体涉案行为时，诚实信用原则可以适当补充作为法律依据之一，更好地发挥商标法的规范作用。
商标法司法实践中不乏引用诚实信用原则的案例。例如在涉及“歌力思”商标的侵害商标权纠纷案[3]中，法院生效判决的观点认为，当事人违反诚实信用原则，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的主张不能获得支持。在“福联升 FULIANSHENG”商标异议复审行政纠纷[4]中，法院生效判决的观点认为，在涉案引证商标已具有较高知名度和显著性的情况下，异议商标申请人作为同地域的同业竞争者，应当遵守诚实信用原则，合理避让而不是恶意攀附引证商标的知名度和良好商誉。基于此，即使异议商标已通过使用在客观上形成了一定的市场规模，依然不能获得注册。在“乔丹”商标争议行政纠纷案[5]中，法院生效判决裁判要旨亦指出，违反诚实信用原则，恶意申请注册商标，侵犯他人现有在先权利的“商标权人”，以该商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况形成了“市场秩序”或者“商业成功”为由，主张该商标注册合法有效的，人民法院不予支持。
上述案例体现了诚实信用原则在商标注册、维权等环节所产生争议中的应用。由前述案例判决观点可知，商标的申请注册和使用要遵循诚实信用原则，关注的不是具体争议行为表面形式上的合法合规，而是该种行为本质上的正当性与合理性，从而引导商标申请注册与使用行为与商标法鼓励诚信经营的立法精神相契合。
（二）“撤三”制度的立法目的
“撤三”制度的法律依据是《商标法》第四十九条第二款之规定。该条规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内作出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”《最高人民法院印发 < 关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见 > 的通知》指出，“人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用”。由此可见，“撤三”制度涉及对注册商标的使用管理，其核心要求是注册商标的实际使用。众所周知，“商标的生命在于使用”。只有基于市场主体在合法经营活动中积极有效的商标性使用行为，商标才能发挥其应有的识别来源、积累商誉的作用，成为促进经济发展的重要元素。
在“撤三”争议中，商标权利人承担主要的举证义务，需要提供充分的使用证据来证明争议商标已真实地流入市场流通环节，否则将面临商标被撤销注册的风险。但是应该认识到的是，使用证据虽然是“ 撤三 ” 案件中审查的核心内容，但是“撤三”案件的审理又绝非局限于仅关注使用证据本身。例如，司法实践认定商标“象征性使用”不能产生维持商标注册的法律效果[6]。因为在此类情形中，虽然商标权人提交了表面符合形式要求的使用证据，但综合所涉商品或服务类别、使用方式及行业惯例等具体个案因素考量，该使用证据未能证明权利人具有真实的使用意图，亦不足以证明相关商标已进入市场交易流通领域。又如，商标法在设立“撤三”制度的同时又明确规定了“正当理由”的例外，给符合特定客观条件暂时无法被使用的商标留出一定的生存空间[7]，且“商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由”[8]。同时，商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用均可认定属于实际使用的行为[9]。
由上述情况可知，商标法设立“撤三”制度关注的重点在于注册商标得到真实的使用以确定其实质有效性，并且还会充分考量商标权人是否具有真实使用意图、是否有正当理由而暂时无法使用商标等因素，最终综合评价商标是否应予撤销注册。因此，商标“撤三”制度的目的在于督促注册商标权利人积极使用商标、避免商标资源闲置浪费，而非仅在于撤销注册商标。已在公开市场实际使用的商标，通常不属于“撤三”规则下应予撤销注册的范围。
（三）诚实信用原则在“撤三”争议使用行为评价中的应用
本案中，撤销申请人系争议商标在涉案指定期间内的唯一实际使用人。由于自身并未使用争议商标且双方合作关系已破裂，商标权人在举证方面存在较大困难，其所能提供的使用证据为“环球网校”官方网站、手机应用课程及相关用户评价截图等材料，所体现的内容均系撤销申请人的使用情况，而且无法提供“撤三”案件证据审查中通常要求的发票等客观履行证据。撤销申请人在本案争议中认为，虽然其对争议商标进行了使用，但因为双方协议已被确认解除，且双方之间一直存在关于许可使用协议的纠纷，前述使用行为不应再被认定为“不违背商标权人意志的使用”。撤销申请人的该项理由不能成立。其一，从在案证据以及各方当事人共同认可所体现的事实来看，争议商标确实已由撤销申请人进行了使用，已实际进入公开市场并产生市场价值，并不属于“撤三”制度所要清理的闲置商标资源。其二，根据在案证据可知，关于双方许可协议是否解除的仲裁裁决所确认的协议解除时间与该裁决作出的时间存在近三年的时间差。在此期间，协议各方对于许可协议是否会被认定解除均处于未知状态，商标权人未直接对争议商标进行使用系因遵守双方间仍有效的独占许可使用协议，符合商标使用应遵循诚实信用原则的基本要求。其三，在许可协议未最终被确认解除的期间，撤销申请人基于协议确立的许可权利继续使用争议商标，商标权人则由于无法确认协议是否会解除而继续遵守协议所设置的不得使用商标之义务，亦可被视为对撤销申请人在此期间使用争议商标的默示许可。同时，通过使用以维持争议商标的有效性当然也符合商标权利人的利益和真正意图。在此情形下，如果机械地认定撤销申请人的使用行为是违背权利人意志的使用、争议商标应予撤销，不仅不符合商标已经实际使用的客观情况，于商标权人而言则会因其遵守协议、履行约定义务而承受不利后果，显然与商标使用应遵循诚实信用原则的基本要求背道而驰，也会让其他市场主体在面临类似纠纷情况时，处于承担违约责任或失去注册商标的双重风险选择之中而无所适从。
本案生效判决基于在案证据以及当事人共同认可商标已由撤销申请人实际使用的情况，合理认定争议商标已进入市场的客观事实，并在此基础上对使用行为进行进一步定性，分析争议双方许可协议纠纷处理情况并援引诚实信用原则，指出应将撤销申请人的商标使用行为认定为“不违背权利人意志的使用”，争议商标的注册应予维持。该认定结论既符合争议商标已经被实际使用、已进入市场的客观情况，也是对商标权人履行合同义务、尊重契约精神的行为的正面肯定，发挥了诚实信用原则在具体案件中的指导作用，有利于鼓励市场主体在商标使用活动中遵循契约精神、诚信经营，为塑造诚实守信的市场环境提供了指引。
本案体现了在法律规则缺乏对具体争议的直接规定时，法律原则所发挥的补充指引作用。通过对诚实信用原则的运用，本案在法律规则确定的框架内，准确恰当地评价了当事人的涉案行为，符合在案证据所证明的事实，亦避免了对法律规则的机械适用，防止“撤三”制度沦为不当竞争行为的工具。（李适）
注释
[1] 北京知识产权法院(2022)京73行初5179号行政判决书、北京市高级人民法院(2024)京行终588号行政判决书.
[2] 梁慧星.诚实信用原则与漏洞补充[J].法学研究,1994(2).
[3] 最高人民法院(2014)民提字第24号行政判决书.
[4] 最高人民法院(2015)知行字第116号行政裁定书.
[5] 最高人民法院(2016)最高法行再27号行政判决书.
[6] 北京市高级人民法院(2010)京行终294号行政判决书.
[7] 《商标法实施条例》第六十七条.
[8] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条.
[9] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条.
作者单位：北京知识产权法院 |