要旨：显著性是商标具有可注册性的基本要求，外文商标也不例外。除不具有任何含义的外文臆造词外，外文商标显著性一般需要结合其对应的中文含义进行判断。外文商标显著性判断的不确定性虽会因翻译后含义的扩张性而增强，但其显著性认定仍应遵循商标法的一般规则。司法实践中，外文商标是否具有显著性一般应结合标志本身是否具有识别性、相关公众的通常认识及外文辨识能力、外文商标标志整体等方面综合认定。
一案情
第50812986号“Thermage”商标（下称诉争商标）由索尔塔医疗公司（下称索尔塔公司）于2020年10月29日提出注册申请，指定使用商品为第3类“化妆品；美容面膜；护肤霜”等。国家知识产权局于2022年2月28日作出商评字〔2022〕第65090号《关于第50812986号“Thermage”商标驳回复审决定书》（下称被诉决定），认为诉争商标与引证商标二至四构成《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。同时，诉争商标“Thermage”可译为“热玛吉”（美容术名）。其作为商标指定使用在化妆品等商品上，仅直接表示了商品的功能、用途等特点，缺乏显著性，难以起到区分商品来源的作用。诉争商标在复审商品上的注册申请被驳回。
索尔塔公司不服国家知识产权局作出的被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
一审诉讼阶段，索尔塔公司为证明诉争商标具有可注册性，提交了相关词典解释打印件、公证书、著作权登记证书、系列商标注册信息、国家药品监督管理局审批记录、授权函、审计报告、发票、销售数据、媒体宣传报道、各类维权和行政机关的执法信息、判决书、决定书、裁定书、专家意见书、国家图书馆检索报告、声明书、市场调查报告等证据。
二审判
北京知识产权法院审理认为，诉争商标在指定使用的除“清洁制剂；研磨材料；动物用化妆品”以外的复审商品上与引证商标二构成《商标法》第三十条规定的使用在同一种或类似商品上的近似商标。诉争商标“Thermage”为臆造词，无固定含义，也无固定和权威的中文翻译，本身具有显著性。根据索尔塔公司所述及提供的在案证据，索尔塔公司研发了一种射频紧肤美容专利技术，使用在索尔塔公司生产的一种美容设备上，该设备的商标为“Thermage”。该种技术和设备进入中国市场后，在市场中存在“热玛吉”“塑美极”“塑美子”“热酷紧肤”等多种版本的中文翻译。从双方提交的证据和市场现状看，“热玛吉”通常指一种射频美容技术及使用该技术的美容项目，其使用范围和受众较为宽泛，并不指向特定的商品或服务提供主体。而“Thermage”的使用范围和指向性较为确定，与索尔塔公司及其产品形成了较强的对应性。因此，诉争商标的英文“Thermage”具有较强的显著性，指定使用在“化妆品”等复审商品上，可以区分商品的来源。被诉决定对此认定有误，予以纠正。
北京知识产权法院判决：1.撤销被诉决定；2.国家知识产权局重新作出决定。
国家知识产权局不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
北京市高级人民法院认为，引证商标二不再构成诉争商标申请注册的在先权利障碍。此外，诉争商标由英文文字“Thermage”构成，以中国相关公众对英文文字的认知水平，“Thermage”为臆造词，无固定含义。现有证据可以证明索尔塔公司研发了一种射频紧肤美容专利技术，使用在索尔塔公司生产的一种美容设备上，该设备的商标为“Thermage”。该种技术和设备进入中国市场后，“Thermage”在市场中一般译作“热玛吉”等中文。中国相关公众将“热玛吉”通常理解为一种射频美容技术及使用该技术的美容项目，“Thermage”与“热玛吉”形成对应关系。因此，诉争商标的英文“Thermage”在指定使用的商品上仅直接表示了商品的功能、用途等特点，缺乏显著性，难以起到区分商品来源的作用。诉争商标的申请注册构成《商标法》第十一条第一款第（二）项不得作为商标注册的情形。
北京市高级人民法院二审判决：1.撤销原判；2.驳回索尔塔公司的诉讼请求。
三重点评析
就文字商标而言，确定其表达的含义是显著性审查中的重要前提。外文商标与中文商标的显著性认定标准虽无本质差异，但鉴于我国相关公众对外文的认知程度不同，以及不同案件中指定使用商品或服务的差别，外文商标是否具有显著性，需要根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《商标授权确权规定》）第八条规定[1]，并结合具体情况综合判断。本文拟结合相关案例，对外文商标显著性认定标准进行分析解读。
（一）外文商标的识别性
商标的显著性包含两个层面，即识别性和区分性。前者指的是相关公众能够将该标志作为标示商品或服务来源的商标加以识别；后者指的是该标志能够与其他商标在同一种或类似商品或服务上相区分。实践中，识别性是判断商标是否具有显著性的前提。易言之，如果该商标不会被相关公众作为区分商品或服务来源的商标加以识别，则其不具有识别性，更无需进一步审查其区分性。例如，在“LABRIOCHE”商标异议复审案中[2]，诉争商标“LABRIOCHE”为英文文字，可译为“奶油面包；奶油圆球蛋糕”，指定使用在“蛋糕；面包”等商品上。二审法院认为，诉争商标使用在指定商品上是否具备识别性是判断该商标是否能够与引证商标相区分的前提。就诉争商标而言，相关公众不会将其认识为表示商品特定提供者的商标，即相关公众不会将其作为区别商品来源的商标加以识别，缺乏识别性，故不再对诉争商标是否能够与引证商标相区分进行审查。
（二）相关公众的通常认识
“相关公众的通常认识”一般从相关公众的范围、相关公众的认知程度、相关公众的认知依据三个层面进行考量。
1.关于相关公众范围的确定
确定相关公众范围的意义在于，相关公众范围影响其对外文商标含义的认知，进而影响外文商标显著性的认定。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020年修正）》第八条规定[3]，相关公众包括消费者和经营者。因此，除在所有商品或服务上均不具有显著性的外文商标外，外文商标的“相关公众”主体范围一般系指定使用商品或服务的消费者及经营者。考虑到消费者系商品或服务的直接受众，且经营者亦是围绕消费者提供商品或服务，实践中以消费者作为相关公众的情况较为常见。此外,不同类型的商品或服务，对应着不同的相关公众的群体范围。例如，在指定商品为洗衣液等日常消耗品的情形下，普通消费者即为相关公众；若指定商品为锻压设备等专业性较强的商品，则非相关领域人员对该类商品了解较少，不宜作为相关公众[4]。
消费者作为相关公众虽然较为常见，但根据前述司法解释规定，经营者也属于相关公众范畴。例如，在“ひじき”商标争议行政纠纷案[5]中，二审法院认为，消费者并不是认定通用名称唯一的相关公众，中国境内特定地域、特定行业的生产者、经营者也可以成为通用名称判定的主体。羊栖菜作为中国特定地区主要供出口日本的产品，其相关市场较为固定，故特定区域内的羊栖菜加工出口企业应系相关公众，其均在产品包装上标注羊栖菜的日文名称“ひじき”。同时，诉争商标已被多部辞典列为通用名称。故“ひじき”在诉争商标申请注册之前已成为羊栖菜的俗称，诉争商标不具有区分商品提供者的功能，缺乏显著性。
2.关于相关公众认知程度的判断
司法实践中，外文文字申请注册商标的情形不同，包括采用具有固定含义的外文注册的商标、采用外文字词组合注册的商标或者采用外文臆造词汇的注册商标。而其是否具有显著性，并非仅根据其对应的中文是否具有显著性来判断，还需要结合我国相关公众对该外文词汇的认知程度来认定。若相关公众对商标固有含义认知程度较低，能够以该标志识别商品来源的，可以认定其具有显著性。例如，在“AMLA等文字及图”商标异议复审案[6]中，上诉人主张“AMLA”系“印度醋栗”北印度语的通用名称，指定使用在“头油”商品上不能成为诉争商标的显著识别部分。二审法院认为，“AMLA”在北印度语中的含义并不为中国相关公众所熟知，故未支持上诉人的相关主张。
当然，即便外文商标本身没有固有含义，但是结合其在我国境内的使用宣传情况，相关公众对该外文“赋予”了中文含义的，可以根据该中文含义认定诉争商标是否具有显著性。本案中，诉争商标“Thermage”本身并无固定含义，但在案证据显示，索尔塔公司研发了一种射频紧肤美容技术，使用在其生产的商标为“Thermage”美容设备上。进入中国市场后，“Thermage”一词一般译作“热玛吉”，而中国相关公众将“热玛吉”理解为一种美容技术或美容项目。因此，诉争商标指定使用在“化妆品；美容面膜；护肤霜”等商品上，仅直接表示了商品的功能用途等特点，缺乏显著性。
3.关于相关公众认知依据的基础
相关公众对外文商标认知程度的判断并非主观认定，而要结合在案证据证明，从而确保认定标准的客观性和裁判结果的可预见性。在”MLGB”商标权无效宣告请求行政纠纷案中，二审法院指出，对由单独字母或者字母组合构成的标志，就诉争商标标志或者其构成要素含义的理解，应以我国公众通常认知为标准，即以辞典、工具书等正式官方出版物或者能够为公众广泛接触的具有“公信力”的信息载体等所确定的内容为准，但是若我国公众基于生活常识已经对相关内容形成普遍认知的情况下，亦可以经过充分说明予以确定[7]。该案虽涉及的是“不良影响”标志的判定，但其所确定的上述判定规则亦可作为相关公众对外文商标认知程度的认定依据。
此外，关于司法实践中存在的认为正式出版的权威字典是确定外文含义的主要依据，而网络词典和搜索结果一般只能作为参考的观点[8]，笔者认为，正式出版的权威字典作为判断相关公众对外文商标认知程度的依据并无不妥，但考虑到字典等出版物的滞后性[9]以及近年来相关公众获取信息方式的变化，结合具体案件情况，网络词典、网络报道等作为公众广泛接触的具有“公信力”的信息载体，亦可作为认定相关公众认知依据的基础。如当事人对通过网络词典、网络报道等获得的外文商标中文含义提出疑义[10]，则可通过适用举证证明责任规则予以解决。
（三）从外文商标整体进行判断
《商标授权确权规定》第七条指出，商标标志中含有描述性要素，但不影响其整体具有显著特征的，应当认定其具有显著特征。实践中，由两个及以上外文字词组合构成的商标较为常见，其是否具有显著性，并不取决于该外文商标中的某一字词，而应从外文商标整体考量，并结合指定使用的商品或服务来认定。例如，在“BIODERMA”商标申请驳回复审行政纠纷案中，诉争商标“BIODERMA”指定使用在第5类的“医药制剂；护肤药剂”等商品上，最高人民法院再审认为，虽然诉争商标中的“BIO”有“生物的”含义,“DERMA”有“真皮”含义，但“DERMA”并非常用词根，且常用英汉词典以及专业医学词典均未收录“BIODERMA”含义，同时百度翻译等网络在线词典均将“BIODERMA”译为“贝德玛”或“法国贝德玛”。相关公众不会将诉争商标理解为“生物真皮”，指定使用在复审商品上相关公众不易将之理解为对原料、功能、用途等特点的直接描述。最高人民法院同时指出，判断诉争商标的显著性，应主要从其整体构成要素和含义进行考量，拆分之后的词根释义组合不能简单机械地作为“BIODERMA”具有固有含义的认定依据。
由上述案例可知，当相关公众已经对外文商标有中文对应含义的认识时，不宜再机械拆分单词而认定其字面含义。不过，这并不意味着不能就外文组合词汇进行分别认读并在此基础上认定外文商标的中文含义，但应避免过于简单机械地认定，也要符合相关公众的认读习惯，特别是若标志通过大小写表达方式进行呈现时，应当尤为关注，作出符合日常辨识习惯的判定结论。例如，在“FLYINGCAMERA”商标申请驳回复审行政纠纷案中[11]，法院认为，“FLYING”对应的中文为“会飞的、迅速的”等，“CAMERA”对应的中文为“照相机”，二者均为常见的英文单词，“FLYING”系对“CAMERA”的修饰用语，对于中国的相关公众而言，诉争商标可翻译为“会飞的照相机”或“飞速的照相机”。在该案中，法院即采用拆分认读并在此基础上认定外文商标的整体含义，进而认定诉争商标指定使用在“照相机（摄影）；光学镜头；探测器、数据处理设备”等商品上缺乏显著性。 （刘娅）
注释：
[1] 《商标授权确权规定》第八条规定:诉争商标为外文标志时,人民法院应当根据中国境内相关公众的通常认识,对该外文商标是否具有显著特征进行审查判断.标志中外文的固有含义可能影响其在指定使用商品上的显著特征,但相关公众对该固有含义的认知程度较低,能够以该标志识别商品来源的,可以认定其具有显著特征.
[2] 北京市高级人民法院(2012)高行终字第1725号行政判决书.
[3] 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020年修正)》第八条:商标法所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者.
[4] 葛亚妍.外文商标的显著性认定[D].南京师范大学,2021.
[5] 北京市高级人民法院(2012)高行终字第668号行政判决书.
[6] 北京市高级人民法院(2013)高行终字第539号行政判决书.
[7] 北京市高级人民法院(2018)京行终137号行政判决书.
[8] 杨钊.判断外文商标显著性 需以权威字典中的含义为依据[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/cFP0ppA-9ZPgLMlt6kg75A,知产北京,2019-01-03.
[9] 李俊青,杨是.从"FULL-2WAY"案谈英文商标显著性的审查[J].中华商标,2011(9):56-57.
[10] 实际上,即便是权威字典等正式出版物的翻译,因其翻译后含义的扩张性,亦有当事人对此提出疑义.
[11] 北京市高级人民法院(2016)京行终2854号行政判决书. |