《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的司法判断
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信息来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
要旨
2019年《商标法》第四条立法目的在于遏制不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积等恶意申请行为，该条规定作为一个绝对理由，在驳回、异议、无效宣告程序中均可直接援引适用。“不以使用为目的的恶意商标注册申请”主要从商标申请人是否具有不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积等申请行为、不以使用为目的的申请注册商标和意欲借此牟利的意图等因素综合进行判定。该条与第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”在立法目的、适用场景、证明标准等方面存在一定差异。
案情
当事人
上诉人（原审原告）：凤山县顺兴商行
被上诉人（原审被告）：国家知识产权局
案由：商标申请驳回复审行政纠纷
2019年8月16日，凤山县顺兴商行（简称顺兴商行）提出第40418108号“蓝马果乐”商标（简称诉争商标）的注册申请，指定使用在第32类“无酒精饮料”等商品（统称复审商品）上。
2020年7月23日，国家知识产权局作出商评字[2020]第204838号《关于第40418108号“蓝马果乐”商标驳回复审决定书》（简称被诉决定），认定：诉争商标的申请注册构成2019年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）第四条所指情形，决定：诉争商标在复审商品上的注册申请予以驳回。
审判
顺兴商行不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼。
原审另查，经检索发现顺兴商行短期内在多个类别上申请注册了多件与他人具有一定知名度的商标相同标志作为商标，引发了大量驳回复审、无效宣告案件。
北京知识产权法院认为：商标的注册应当是以具有真实使用的意图为前提。在顺兴商行短期内在多个类别上申请注册多件与他人具有一定知名度的商标相同标志作为商标的情形下，其虽主张申请注册诉争商标具有真实使用意图，但其提供的证据并不足以证明其主张，故顺兴商行申请注册诉争商标不具有真实使用意图，其申请注册诉争商标显然违背了商标的内在价值，有碍于商品经济中诚实守信的经营者进行正常经营。顺兴商行的该商标注册行为明显的超出了实际使用的需求，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。故诉争商标的申请注册违反了2019年商标法第四条之规定。北京知识产权法院判决：驳回顺兴商行的诉讼请求。[1]
顺兴商行不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
二审另查，顺兴商行先后在第32类、第33类等商品上申请注册了40余件商标，其中包括“香格里拉”“中华”“老村长”“冰城”“西湖十景”“千岛湖秀水节”“中华”“黄鹤”“黄鹤酒楼”“南昌亚”“宝鸡宝”“RIO NILO VIA”等商标，其中多件商标已被予以驳回。
在商标评审阶段和原审诉讼阶段，顺兴商行提交了确认书、委托加工合同和销售合同等证据，用以证明其申请注册诉争商标具有真实的使用目的以及持续使用“蓝马”“蓝马果乐”“蓝马果啤”等商标。
北京市高级人民法院认为：根据查明的事实，顺兴商行虽然提交了部分使用证据证明对诉争商标进行了使用，但委托加工合同和销售合同等均缺乏客观、充分的履行证据，难以认定顺兴商行对诉争商标具有真实使用意图或者使用行为。同时，考虑到顺兴商行还先后申请注册了40余件商标，其中包括与知名景点、县级以上行政区划名称、他人知名品牌等相同或者近似的标志，顺兴商行并未提交证据证明对前述商标具有真实使用意图，故结合上述因素，可以认定顺兴商行申请注册诉争商标并非基于生产经营活动的需要。诉争商标的注册申请违反了2019年商标法第四条之规定。北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。[2]
重点评析
根据2019年商标法第四条第一款规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。2019年商标法第十九条、第三十三条、第四十四条、第六十八条规定分别对违反第四条的行为进行了规制，其中第十九条规定商标代理机构发现第四条规定情形的不得接受委托，第三十三条规定初审公告期间内任何人可以提出异议，第四十四条规定针对已经注册的商标宣告无效，第六十八条规定针对违反第四条规定的代理机构要进行行政处罚或刑事处罚。
根据2019年商标法第四条规定，我国对商标注册实行的是统一注册原则[3]，即注册由国家知识产权局统一进行，经国家知识产权局审核注册的商标才能取得商标专用权，对不以使用为目的的恶意商标注册申请予以驳回。本案为商标申请驳回复审行政纠纷案件，国家知识产权局、北京知识产权法院、北京市高级人民法院均认定诉争商标的申请注册违反了2019年商标法第四条规定。本案的焦点问题之一为诉争商标的申请注册是否违反了第四条规定，即顺兴商行的行为是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请。
一、“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的适用场景
2019年商标法于2019年4月23日作出修改时，在第四条中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，旨在遏制“不以使用为目的”的恶意商标注册申请行为，打击囤积商标的注册申请行为，规范商标申请注册秩序。第四条的立法意图在于规制“不以使用为目的”的恶意申请、囤积注册商标等行为和增强注册商标申请人的使用义务。从2019年商标法整体上看，第四条作为一个绝对理由，在驳回、异议、无效宣告程序中均可直接援引第四条规定。
1.在商标注册申请实质审查程序中的适用
商标注册实质审查工作负责审查商标注册申请是否存在法律禁止使用的情形、是否具备商标的显著特征、三维标志商标是否具备功能性、与他人在先申请或者注册商标权利是否冲突，同时负责对不以使用为目的的恶意商标注册申请、商标代理机构超出代理服务范围的商标注册申请予以驳回。主要适用2019年商标法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十六条第一款、第十九条第四款、第三十条、第三十一条、第五十条。
驳回复审案件针对驳回决定和商标申请人申请复审的事实、理由、请求及评审时的事实状态进行审理。发现申请注册的商标有违反2019年商标法第四条、第十条等绝对条款规定情形，驳回决定未依据上述条款作出的，可以依据上述条款在听取商标申请人的意见后，作出驳回复审决定。
由此可知，在商标注册申请实质审查程序中，国家知识产权局审查员可以依据第四条以申请商标是“不以使用为目的的恶意商标注册申请”为理由对申请商标予以驳回，其目的在于遏制不具有使用目的的囤积性商标注册，从源头上遏制恶意申请注册行为。以本案为例，国家知识产权局在诉争商标实质审查程序中适用了2019年商标法第四条规定，驳回诉争商标的注册申请。
2.在商标异议和无效宣告申请程序中的适用
根据2019年商标法第三十三条规定，对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，任何人认为违反本法第四条、第十条等绝对条款的，可以向国家知识产权局提出异议。
根据2019年商标法第四十四条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第四条、第十条等绝对条款的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由国家知识产权局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求国家知识产权局宣告该注册商标无效。
根据上述规定，任何人认为商标注册申请人经商标注册部门初步审定并刊登公告的商标和已经注册的商标违反了2019年商标法第四条规定的，有权在法定期限内向国家知识产权局对已初步审定公告商标提出异议，或者向国家知识产权局对已注册商标提出无效宣告请求。国家知识产权局作为我国商标注册部门，对已注册的商标，在申请或核准注册时违反第四条规定的，国家知识产权局可以依职权主动宣告该商标无效。2019年商标法第四条第一款将“不以实际使用为目的的恶意商标注册”规定为驳回申请的绝对禁注事由，且第四十四条第一款明确将第四条规定为无效已注册商标的支撑性法条之一。这意味着“不以实际使用为目的”条款有独立的适用空间和认定条件。
目前在司法实践中，商标权无效宣告行政纠纷案件中的诉争商标核准注册日期大多处于2019年商标法施行前，故不能直接适用2019年商标法第四条规定，随着2019年商标法的施行，于2019年11月1日后核准注册的商标，都有可能适用2019年商标法第四条规定予以无效宣告。2019年商标法第四条规定在商标异议和无效宣告程序中的适用，对我国商标注册秩序和管理制度的现实影响有待在未来实践中进一步探究。
二、“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的理解判断
商标使用是商标法的核心概念之一。无论是商标注册、商标存续还是商标侵权行为，都涉及商标使用问题。根据2019年商标法，第四条规定申请注册商标需要以使用为目的；第四十九条规定，商标权的存续必须以使用为基础，连续三年不使用的可以撤销注册商标；第五十七条规定，使用他人商标是构成商标侵权行为的要件。因此，商标使用贯穿于商标法的各项基本制度。
2019年商标法第四条规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，通常是指商标申请人并非基于生产经营活动的需要而提交大量商标注册申请，缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为。“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，是由“不以使用为目的”和“恶意”两个要素构成，即两者是该行为的构成要件和限制性条件。两个要件各有其独立的含义与价值。适应该条规定的关键是恰当处理“不以使用为目的”与“恶意”之间的关系。[4]
“不以使用为目的”申请商标注册的行为是指商标申请人在申请注册商标的时候，既无实际使用商标的目的，也无准备使用商标的行为，或者依据合理推断，无实际使用商标可能性。2019年商标法第四条立法目的在于遏制不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积等恶意申请行为，其不以使用为目的的大量申请商标和意欲借此牟利的意图，即属于此条款予以规制的“不以使用为目的”的“恶意”。[5]“恶意”要件，主要用于对企业正当的防御性商标注册和企业正当的预先适量申请商标的行为，与不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积行为作出区分。
对于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”判定标准，我国法律及相关司法解释并未作出具体规定。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南（2019）》（简称《北高指南》）第7.1条规定，商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：（1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；（2）申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；（3）申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；（4）申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；（5）大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。
国家市场监督管理总局《规范商标申请注册行为若干规定》（2019年12月1日施行）（简称《商标申请注册规定》）第八条规定，商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：（一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；（二）申请人所在行业、经营状况等；（三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商标标识等相同或者近似的情况；（六）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
2022年1月1日起施行的国家知识产权局《商标审查审理指南》（简称《审查指南》）中规定，判断是否构成“不以使用为目的的恶意”，应综合考虑申请人所在的行业特点、经营范围、经营资质等基本情况；申请人提交的商标注册申请的数量、类别跨度和时间跨度等整体情况；提交的商标注册申请标志的具体构成、商标实际使用情况，以及申请人在先是否存在商标恶意注册及侵犯多个主体注册商标专用权等多方面因素，综合判断其申请是否明显不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力以及明显具有牟取不当利益和扰乱正常商标注册秩序的意图。
根据上述规定，《北高指南》《商标申请注册规定》《审查指南》均明确将商标申请人的商标注册申请的数量、商标注册申请标志的具体构成、商标实际使用情况，以及申请人在先是否存在商标恶意注册及侵犯其他主体注册商标专用权等方面因素作为适用2019年商标法第四条规定的考量因素；同时，《商标申请注册规定》《审查指南》还将与商标申请人存在关联关系的案外主体申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等以及商标申请人所在的行业特点、经营范围、经营资质等基本情况作为考量因素。结合审判实践，本文认为对于是否构成2019年商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”规定可以从以下五个要件进行考量：
第一，主体要件。“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的判断对象以商标申请人为原则，在个案审理中可能会考量与商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定关系的自然人、法人或者其他组织申请注册的商标的情况。
第二，主观要件。商标申请人不具有真实使用意图，且申请注册行为不具有正当理由。由于主观意图通常通过行为予以判断，故商标申请人在申请商标注册过程中及取得商标注册后，是否具有大量注册、复制或摹仿他人知名商标或商业标识的行为，是否具有兜售、转售意欲借此牟利的行为，是否具有抢占公共资源等行为作为判断商标申请人主观意图的考量因素。
第三，客观要件。从整体判断与局部判断相结合，商标申请人申请注册商标的数量及标志构成、时间跨度、商品或服务类别、密集程度是作为判断“不以使用为目的的恶意商标注册申请”构成的客观要件。一方面，若商标申请人申请商标数量大，已经明显超出了正常经营活动的需求，可作为独立的考量因素；另一方面，若商标申请人申请商标数量较大，但其申请注册的商标与他人知名的在先商标、商业标识或企业名称相同或近似，或与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似，则可以综合考量商标申请数量及申请商标标志构成等因素进行判定。
第四，证明标准要件。判断是否构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，商标申请人应当对其申请商标“具有使用意图”承担举证责任。在商标申请注册阶段对商标申请人具有使用意图的证明标准略低，在无效宣告阶段对商标申请人所提证据的真实性、合法性、关联性进行严格判断，相对于商标申请注册阶段，商标申请人在无效宣告阶段证明“具有使用意图”的标准更为严格。
第五，裁量要件。判断是否构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，商标申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况，可以作为考量因素。
就本案而言，首先，诉争商标与他人在先注册的商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标；其次，除诉争商标外，诉争商标申请人顺兴商行先后申请注册了40余件商标，其中包括“香格里拉”“中华”“西湖十景”等与知名景点、县级以上行政区划名称、他人知名品牌等相同或者近似的标志；最后，虽然诉争商标申请人提交了委托加工合同和销售合同等证据，但在缺乏客观、充分的履行证据的情况下，难以证明其对诉争商标具有真实的使用意图或使用行为。综合本案情况，商标注册部门和司法机关一致认定诉争商标的注册违反2019年商标法第四条规定，并无不当。
三、“不以使用为目的的恶意商标注册申请”与“以其他不正当手段取得注册”的异同
首先，2019年商标法第四条的立法意图在于规制“不以使用为目的”的恶意申请、囤积注册等行为和增强商标注册申请人的使用义务，其增加了商标法中规制不以使用为目的的恶意商标注册申请的内容，旨在从源头上制止不以使用为目的的恶意商标注册申请行为，使商标申请注册回归以使用为目的的制度本源。第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”规定的立法目的在于规制扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。第四条规制的“不以使用为目的批量注册商标”即商标囤积注册行为，与第四十四条第一款规制的“不正当占用公共资源和扰乱商标注册秩序”行为相接近。
其次，在法律制度上，虽然目前尚未出现适用2019年商标法第四条规定对已注册商标予以无效宣告的司法案例，但第四条规定可以适用于商标驳回程序、商标异议及无效宣告程序，任何人均可以依据该条款对已经注册商标提起无效宣告申请；第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”规定，通常适用于无效宣告程序中，其适用于已经注册的商标。
再次，从认定标准上，适用2019年商标法第四条和第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的证明标准存在一定差异。我国商标注册申请不以实际使用为条件和前提，不实行先使用后注册制度，第四条的禁注事由只是维护实际使用目的的一项制度，在适用时应适当限制其适用范围，因而在商标注册申请阶段对申请人“具有使用意图”的证明标准不宜过严。因此，相较于第四十四条第一款中关于商标申请人“具有使用意图”的证明标准，第四条申请人证明其“具有使用意图”的证明标准是略低的。
总而言之，2019年商标法以多种制度设计共同维护商标实际使用目的，推动和激励商标的实际使用，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”禁注事由只是维护实际使用目的的一项制度，在适用该规定时应尽可能使法律适用精准定位，同时认识到其功能价值的局限性，适当限制其适用范围，防止超越其应有范围和定位进行适用[6]。该规定作为2019年商标法的新增条款，其对商标管理制度的影响在未来有待进一步探讨。（黄涛 亓蕾）
注释
[1]北京知识产权法院（2020）京73行初13779号行政判决书。
[2]北京市高级人民法院（2021）京行终1966号行政判决书。
[3]杜颖等：《商标概念的调整与非传统商标的保护（一）》，载《中华商标》2019年第11期。
[4]孔祥俊：《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析》，载《比较法研究》2020年第2期。
[5]国家知识产权局：《商标审查审理指南》（2021年制定），第162页。
[6]同注[4]。