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侵权要件和侵权抗辩：商标性使用和描述性使用
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信息来源：中华商标杂志信息整理编辑：悠乐

侵权要件和侵权抗辩：商标性使用和描述性使用——评析项目管理协会有限公司诉京经信（北京）信息技术研究院、经济日报出版社等侵害商标权及不正当竞争纠纷案要旨：《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第四十八条对商标的使用行为进行了界定。判断被控侵权行为是否侵害他人的注册商标专用权，根据体系化解释的原则，被诉侵权行为应当是符合商标法第四十八条规定的商标的使用行为[1]，即应当是能够发挥识别商品或服务来源作用的行为。若被诉侵权行为不是商标的使用行为，则不构成侵害他人注册商标专用权的行为。非商标的使用行为并不必然构成正当使用行为，对于侵权与否的定性还应根据相关因素予以考量。案情上诉人（原审原告）：项目管理协会有限公司（下称项目管理协会）被上诉人（原审被告）：京经信（北京）信息技术研究院（下称京经信研究院）被上诉人（原审被告）：贾志威被上诉人（原审被告）：经济日报出版社 2003年8月7日，项目管理协会获准注册第3177317号“PMBOK”商标，该商标核定使用在第16类的有关项目管理的参考书籍商品上。《PMBOK®指南》系项目管理协会授权电子工业出版社出版的图书，该图书系PMP认证考试的指定用书。其中，《PMBOK®指南》第4版所附术语表1中，载有“PMBOK”一词，对应中文释义为“项目管理知识体系”。 2012年5月，经济日报出版社出版发行了《项目管理知识体系（大纲）通用1.0版本》（下称涉案图书）。涉案图书封面显示：中文书名为“项目管理知识体系（大纲）通用1.0版本”，英文书名为“PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE （OUTLINE）GENERAL 1.0”。涉案图书扉页除显示前述中英文名称外，还显示有“项管体系（大纲）1.0”和“PMBOK（O） G1.0”。涉案图书导论部分在“名称、版本说明”中提到以下内容“本体系全称为：项目管理知识体系，简称：项管体系。英文名称（暂定）为：PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE，英文缩写为：PMBOK。本著作全称为：项目管理知识体系（大纲）通用1.0版本，简称：项管体系（大纲）1.0。英文名称（暂定）为：PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE （OUTLINE）GENERAL 1.0，简称PMBOK（O）G1.0”。此外，涉案图书正文的偶数页页眉处显示有“项目管理知识体系（大纲）”“PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE （OUTLINE）”。涉案图书内页正文中多次出现“PMBOK”用于指代“项目管理知识体系”。项目管理协会认为，涉案图书中使用 “PMBOK”侵害了其注册商标专用权，同时使用 “Project Management Body of Knowledge”构成擅自使用知名商品特有的名称的行为，请求判令：三被告停止侵权，消除影响并赔偿经济损失。贾志威等辩称：1、“Project Management Body of Knowledge”是中文“项目管理知识体系”的英文标准翻译。而“PMBOK”是“Project Management Body of Knowledge”的通用缩写。2、“PMBOK”“Project Management Body of Knowledge”“项目管理知识体系”三个词组均已经成为广泛使用的科学理论、术语和通用词组。涉案图书中关于“PMBOK”的使用是在作为名称、缩写、术语使用，而不是作为商标使用。3、“PMBOK”作为术语、通用词汇和商标的双重身份，其商标权益自始就存在使用限制，而且与书名、理论、术语的使用存在相互排他现象。审判北京知识产权法院认为：贾志威、京经信研究院和经济日报出版社在涉案图书中使用“PMBOK”属于使用相关中文名称的英文缩写的行为，不属于商标使用行为， “PMBOK”不具有指示商品来源的作用。项目管理协会有关贾志威、京经信研究院和经济日报出版社在涉案图书中使用“PMBOK”侵犯其注册商标专用权的主张缺乏事实及法律依据，不予支持。“Project Management Body of Knowledge”文字组合作为项目管理类书籍的名称，不具有区别商品来源的显著特征，不构成反不正当竞争法第五条第二项所指的特有名称。据此，一审判决：驳回项目管理协会的全部诉讼请求。项目管理协会不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。重点评析笔者仅对侵犯商标权的问题进行分析。根据项目管理协会的主张，其权利商标注册在第16类有关项目管理的参考书籍商品上。涉案图书也是有关项目管理类的图书，涉案图书扉页、导论、正文页眉及正文部分内容使用了与项目管理协会权利商标相同的“PMBOK”标志。从形式上看，被诉侵权行为系在相同商品上使用相同标志，应直接推定为已有混淆之虞，构成商标侵权。但法院并未得出该结论，其关键点在于注册商标专用权控制的行为，或者说注册商标专用权禁止的行为是商标法意义下的商标使用行为。因此，被诉侵权行为是否构成商标法意义下的商标使用行为是本案的核心问题。（一）侵犯注册商标专用权的行为应是商标商标法第五十七条规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，构成侵犯注册商标专用权的行为。该条款中 “使用”应如何理解？除商标法第五十七条外，商标法若干条款中出现“使用”一词，如商标法第十条中“不得作为商标使用”，第十三条中“禁止使用”，第十五条中“他人在先使用”，第三十二条中“他人已经使用并有一定影响”，第四十三条中 “许可他人使用”，第四十九条中“使用注册商标”“连续三年不使用的”等。根据相同术语在同一部法律中通常应作相同解释的原则，上述“使用”对象均指向商标，则“使用”的含义应当保持一致。商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。基于上述体系化解释，商标法第五十七条规定的侵犯注册商标专用权的行为，应当是符合商标法第四十八条规定的行为，即被诉侵权行为应当是构成商标法意义上商标的使用行为。当被诉侵权行为中相关标志的使用并不能发挥识别商品或服务来源的作用，并非商标法意义上商标的使用时，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断是否在相同商品上使用近似的商标，或者判断是否在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具有实际意义。接下来还需要探讨的问题是，商标使用行为在侵害注册商标专用权的判断中处于何种地位？有观点认为，商标使用虽然是获得或维持商标权的必要条件，但若在商标侵权中仍以商标使用为要件，会不合理地限制商标权人的权利，因此商标使用不属于商标侵权判断的必要条件。有观点认为，商标使用的判断是商标侵权判断中的一个独立、必不可少的要件，且商标使用的判断优先于混淆可能性的判断。还有观点认为，虽然商标使用属于商标侵权判定的要件，但商标使用不具有优先于混淆可能性判断的前置性地位。商标注册后赋予商标所有人专有权可以禁止他人未经许可，在可能造成混淆的情况下，对其商标进行商业性使用[2]。本文较为赞同应当将商标使用行为作为商标侵权判断的一个独立、必不可少的要件。注册商标专用权实质上是基于商标而产生的权利，而商标的本质在于区分商品或者服务来源，这在商标法第八条中已经作出明确规定，即任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，均可作为商标申请注册。因此，注册商标专用权所控制或者所禁止的行为应当与商标的本质相符合，即禁止相关公众对商品或服务来源产生混淆的行为。基于此，才能正确确定商标权的保护范围，合理界定商标侵权的界限。如果不使用“在商业上使用”来限制商标侵权的范围，商标法很可能侵入到个人和私人领域，这将对言论自由和整个社会的自由都造成消极影响[3]。混淆可能性虽然是商标侵权认定的核心要件，但混淆可能性是建立在商标识别功能基础之上，也就是说只有发挥识别功能的商标使用行为，才能导致相关公众对商品或服务来源的混淆。因此，若被诉侵权行为并非商标使用行为，则已无讨论混淆可能性之必要。最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第22条中已经明确， “妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益。商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件，被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用。”对于如何判断被诉侵权行为是否是商标使用行为，可以从使用的方式、使用的意图、使用的效果等方面进行考量。（二）非商标性使用和正当使用如果被诉侵权行为并非商标性使用行为，仍然需要对它是什么行为作出回答。这就涉及到商标法第五十七条和商标法第五十九条的关系。商标法第五十九条规定了正当使用抗辩和在先使用抗辩，构成对注册商标专用权的限制，其中正当使用包括描述性使用、功能性形状的使用。被诉侵权行为不构成商标使用行为，是否意味着其必须是正当使用行为。本文认为，非商标使用行为与商标法上的正当使用行为不能划等号。即使被诉侵权行为不构成商标使用行为，但如果存在虚假的、误导性的、丑化的等言论，通常可能会受到反不正当竞争法、侵权责任法的规制[4]。如果被诉侵权行为不构成商标使用行为，但符合商标法第五十七条的规定，则违法阻却事由成立，被诉行为不构成侵犯商标权的行为，也不应当成为其他侵权行为。本文主要分析描述性的正当使用。对于描述性使用的实质在于，构成该商标的词汇本来是一种叙述性词汇，一般人并不会认为它是一个商标，只经过长期使用，该商标取得事实上的区别作用，或者说取得一种不同于其本来含义的“第二含义”，最终才能被允许注册。由于他人仍可能在该词汇的本义上使用，想要绝对禁止他人使用该词汇是不现实的，也是不公平的[5]。描述性使用，使用的对象并非商标，而是商标的构成标志。描述性或叙述性词汇作为一种标志符号，本身自有的含义是“第一含义”，该种层面的含义是一种具体、客观的存在。描述性或叙述性词汇经过使用获得显著特征成为注册商标后，具有了商标法意义下的“第二含义”，该种层面的含义是一种抽象、拟制的存在。当他人在“第一含义”层面使用标志符号，且善意、合理，则构成描述性使用的正当使用。在判断是否构成正当使用时，首先应当判断权利商标的构成标志是否具有“第一含义”。根据商标法第五十九条的规定，商标构成标志的“第一含义”主要是指含有商品的通用名称、图形、型号的标志，含有直接表示商品或服务性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特点的标志，含有的地名标志。其次，应当对被诉侵权人是否在使用商标构成标志的“第一含义”予以判断，在进行判断时应结合被诉行为人主观上使用标志是否出于善意，客观上使用标志是否为了说明或者描述自己的商品或服务予以考量。基于权利商标对其构成标志的“第一含义”并无垄断之权，商标权人自然无权禁止他人正当使用该“第一含义”。（三）本案被诉行为的分析根据在案证据，“项目管理”作为一门研究学科已经有一定的发展历程。虽然项目管理协会为该学科领域的重要主体，较早提炼总结了项目管理的相关内容，并形成了“Project Management Body of Knowledge”（即项目管理知识体系）的概念以及相应的理论、术语，也就是说项目管理协会建立了其自有的一套项目管理知识体系，并且围绕该体系开展图书出版、认证考试等。但是，“项目管理”作为一项研究学科在中国亦早已开展， “项目管理知识体系”是学科研究中的常用术语，通常对应的英文翻译即为“Project Management Body of Knowledge”，简称为“PMBOK”。因此，从这个意义上说，“PMBOK”或者“Project Management Body of Knowledge”所指代事物是属于学科研究对象范畴的一种理论知识体系，即“项目管理知识体系”。故“PMBOK”作为一种理论知识体系的名称。项目管理协会拥有第3177317号 “PMBOK”商标，其核定使用商品为“有关项目管理的参考书籍”，该商标的获准注册及有效存续意味着其在“有关项目管理的参考书籍”上具备显著特征，这与“PMBOK”一词同时指代有关“项目管理知识体系”理论知识体系并不冲突。从涉案图书具体使用“PMBOK”的方式来看。涉案图书的中文全称是《项目管理知识体系（大纲）通用1.0版本》，其是一本有关项目管理的书籍，涉案图书扉页中使用“PMBOK”是该页上方英文“Project Management Body of Knowledge” 的对应简称。导论的“名称、版本使用”部分也明确说明，“PMBOK”系对项目管理知识体系对应的英文名称“PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE”的英文缩写。涉案图书内页正文中部分内容使用“PMBOK”，亦是对“Project Management Body of Knowledge”的英文缩写。因此，相关公众结合涉案图书中使用“PMBOK”的具体情形，不会将其作为识别商品来源的商标，而是会将其识别为对“项目管理知识体系”这一概念对应英文翻译的缩写形式。综上，涉案图书使用“PMBOK“标志不构成商标性使用行为，而是为了说明图书内容而使用该标志的“第一含义”。（亓蕾）注释： [1] 如无特别说明，本文中商标性使用行为和商标的使用行为内涵一致。 [2] 黄晖著：《商标法》，法律出版社2016年版，第113页。 [3] 邓宏光著：《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》，法律出版社2008年版，第205页。 [4] 《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条规定，在同一种或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。其中，将注册商标作为商品名称或者商品装潢是否为非商标性使用行为，但基于商标法实施条例的特别规定而构成侵犯商标专用权的行为，仍有讨论的余地。 [5] 同注[2]，第167页。